Sentencia 2003-00157 de junio 12 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200300157 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Rodolfo Mora Mora

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS:« 4.Consideraciones de la Sala

Las siguientes son las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

“a) Las palabras o combinación de palabras;

“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

“c) Los sonidos y los olores;

“d) Las letras y los números;

“e) Un color delimitado por una forma; o una combinación de colores;

“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

“a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

“b) (...).

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

“f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.

“g) (...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

“b) (...)”.

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

“Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta o la identidad o similitud de los productos o servicios.

“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

“ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

“También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

“El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Sea lo primero precisar que el registro de la expresión “brocha mona” como marca fue solicitado para amparar “toda clase de artículos para pintores, tales como brochas, rodillos, etc., materiales para artistas, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, adhesivos, material de instrucción o de enseñanza, materias para embalaje” (2) .

Por su parte, la marca “mono”, fundamento de la negativa de la superintendencia, de conformidad con la Resolución 12354 de 26 de abril de 2002 distingue “instrumentos de escritura y dibujo; adhesivos y cintas adhesivas para ser usadas en el hogar y la oficina; correctores, borradores, taches o tachuelas para sujetar papeles a tableros de dibujo, materiales para artistas, a saber: artículos para dibujar, pintar y moldear (excluyendo expresamente papel y artículos de papel)”.

La parte actora interpuso contra la negativa de la demandada el recurso de reposición y en subsidio el de apelación y solicitó como petición principal que fuera revocada dicha negativa y en su lugar se le concediera el registro de la marca “brocha mona”, y como petición subsidiaria que se diera trámite a su solicitud de cancelación de registro de la marca “mono” por su no uso y que, en consecuencia, se suspendiera el trámite referente al registro de la marca “brocha mona” hasta tanto se decidiera sobre la mencionada solicitud de cancelación.

Mediante Resolución 27948 de 29 de agosto de 2002 la división de signos distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, confirmándola, y en su parte motiva, después de transcribir el artículo 165 de la Decisión 486, concluyó que la solicitud de cancelación de la marca “mono” por su no uso no podía ser presentada en el escrito de interposición de los recursos “... debido a que su oportunidad y procedimiento está reglada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin poderse salir de los parámetros de la norma, es decir, como acción administrativa directa o como excepción dentro de procedimientos de infracción, nulidad u observaciones, ... por quien ostente interés legítimo”.

Comoquiera que el actor citó como violados los artículos 167 y siguientes de la Decisión 486 en cuanto la demandada no le dio trámite a su solicitud de cancelación de la marca opositora, dichos preceptos, que versan sobre la cancelación deI registro de una marca por su no utilización y el respectivo procedimiento, fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien sobre el particular concluyó:

“a) Legitimación para adelantar el trámite.

“De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la oficina nacional competente.

“Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente.

“b) Oportunidad para adelantar el trámite.

“El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de la marca.

“c) Falta de uso de la marca.

“Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

“Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

“Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

“(...).

“d) Carga de la prueba. La prueba del uso.

“La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena de que se cancele dicha marca.

“f) Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la oficina de registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

“1. Presentación de la solicitud.

“2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

“3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro.

“4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

“De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria.

“g) Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

“1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

“2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede en firme la resolución de cancelación.

“(...).

“4. Cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro.

“El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro de marca.

“Si bien la norma comentada dispone que el trámite de la cancelación por no uso puede iniciarse como defensa en un procedimiento de oposición adelantado con base en la marca no usada el tribunal ha extendido dicha figura a los casos en que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida.

“Sobre el particular ha manifestado:

‘Sin embargo, es importante destacar en el caso de autos, que el artículo 165 de la decisión en análisis establece que ‘la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada’.

‘Dicha defensa deberá ser entendida, no solo como oportuna en un procedimiento en el que un tercero ha iniciado una oposición, sino en aquel procedimiento en el que se deniegue de oficio un registro de marca con base en otra ya concedida, es decir, sin que el titular de esta última haya interpuesto oposición.

‘En este sentido si dicha acción es interpuesta en tiempo oportuno, es decir, durante la tramitación del procedimiento administrativo, la autoridad deberá resolver el procedimiento de registrabilidad considerando el resultado de dicha cancelación’.

“Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo al juez nacional si dicho trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo marcario”.

Pues bien, teniendo en cuenta la anterior interpretación prejudicial, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 165 de la Decisión 486 cuando no atendió la petición subsidiaria del actor presentada en su escrito de reposición y en subsidio apelación contra la negativa de registro como marca de la expresión “brocha mona” (3) , respecto de que suspendiera el trámite de solicitud de dicha marca hasta tanto culminara el trámite de cancelación por no uso de la marca “mono” en dicho escrito interpuesto, aduciendo la demandada, para no atender la mencionada petición, que la misma no era factible de ser propuesta al interponer los recursos, motivación con la que no se encuentra de acuerdo esta corporación.

Lo anterior, por cuanto si el solicitante de un registro de marca desconoce que existe una marca previamente registrada o solicitada igual o semejante a la que está solicitando y respecto de la cual no se presentó oposición alguna, es apenas obvio que solo hasta cuando la superintendencia niega de oficio dicha solicitud con fundamento en una marca previamente registrada o solicitada susceptible de ser confundida con la solicitada posteriormente el respectivo peticionario tiene conocimiento de tal circunstancia y, por tanto, es en el escrito de interposición de los correspondientes recursos cuando tiene oportunidad de proponer el trámite de cancelación de la marca por no uso, trámite al que debe darle curso la demandada y el cual concluye con una resolución que debe ser notificada a las partes (Dec. 486, art. 170), antes de resolverse el recurso correspondiente.

Como complemento de la viabilidad de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo que dice “concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. // La decisión resolverá todas las decisiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo haya sido antes”.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones 27988 de 29 de agosto y 35901 de 14 de noviembre de 2002, mediante las cuales se confirmó la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, al resolver, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor.

A título de restablecimiento del derecho, ordenará a la demandada suspender el trámite de solicitud de registro como marca de “brocha mona”, clase 16; tramitar la solicitud de cancelación por no uso de la marca “mono”, clase 16, cuyo titular es Tombow Pencil Co. Ltda.; y, una vez concluya dicho trámite de cancelación por no uso, reanudar el de la solicitud de registro como marca de “brocha mona”, clase 16, presentada por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 27988 de 29 de agosto y 35901 de 14 de noviembre de 2002, mediante las cuales se confirmó la Resolución 12354 de 26 de abril del mismo año, al resolver, en su orden, los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio suspender el trámite de solicitud de registro como marca de “brocha mona”, clase 16; tramitar la solicitud de cancelación por no uso de la marca “mono”, clase 16, cuyo titular es Tonbow Pencil Co. Ltda.; y, una vez concluya dicho trámite de cancelación por no uso, reanudar el de la solicitud de registro como marca de “brocha mona”, clase 16, presentada por el actor.

3. ORDÉNASE a la demandada publicar la parte resolutiva de la presente sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de junio de 2008».

(2) Folio 60 del expediente.

(3) Folio 79 del expediente.

___________________________________