Sentencia 2003-00183 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.11001-0324-000-2003-00183-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Sociedad Kellogg Company

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados concedieron el registro del signo Zucosos (Nominativo) solicitado por la Société des Produits Nestlé S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, declarando infundada la oposición presentada por la firma Kellogg Company.

En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si la marca solicitada (Zucosos) es confundible o no con la marca Zucaritas para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y si, por consiguiente, el signo cuestionado se encuentra incurso o no en alguna causal de irregistrabilidad. Con esa finalidad, la Sala procederá a dar aplicación a los criterios y lineamientos señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, no sin antes precisar cuáles son las disposiciones aplicables al caso particular.

2. Normatividad aplicable.

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las disposiciones aplicables al caso bajo examen son las de la Decisión 344 que se transcriben a continuación, por cuanto la solicitud de registro del signo “Zucosos” (denominativo), fue presentada el 6 de junio de 1996, en vigencia de dicha Decisión.

Decisión 486

Disposición transitoria

Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

Decisión 344

De los requisitos para el registro de marcas

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

3. Análisis de los cargos.

Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexión competitiva, es necesario analizar la finalidad de los productos o servicios; la clase a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si se trata de productos o servicios de consumo masivo o selectivo.

Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas nominativas Zucaritas y Zucosos, el análisis se centrará en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos a los cuales hizo referencia la demandante.

De acuerdo con las reglas de cotejo enunciadas en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar integradas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

Marca concedida y cuestionada

zucosos
1234567

Marca opositoria previamente registrada

zucaritas
123456789

Sin necesidad de realizar mayores elucubraciones, salta a la vista que las marcas enfrentadas no son idénticas y ni siquiera similares desde el punto de vista ortográfico y gramatical, ya que el número de sílabas, consonantes y vocales es distinto, tal como se observa a continuación:

• Las sílabas en los signos enfrentados:

Marca concedida y cuestionada

zucosos
123

Marca opositoria previamente registrada

zucaritas
1234

Las vocales en los signos enfrentados:

Marca concedida y cuestionada

uoo
246

Marca opositoria previamente registrada

uaia
2468

Las consonantes en los signos enfrentados:

Marca concedida y cuestionada

zcss
1357

Marca opositoria previamente registrada

zcrts
13579

Desde el punto de vista fonético, las marcas en conflicto son de suyo diferentes. Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva:

- Zucaritas - Zucosos - Zucaritas - Zucosos -

- Zucaritas - Zucosos - Zucaritas - Zucosos -

Además de lo expuesto, el acento prosódico tampoco es coincidente, pues mientras en la marca Zucaritas el acento está marcado en la tercera sílaba (RI), en la marca Zucosos está marcado en la segunda sílaba (CO).

En el plano eminentemente conceptual debe destacarse, que las expresiones enfrentadas son signos de fantasía, fruto de la creación o la imaginación de quienes los concibieron y, por ende, no tienen una definición concreta en nuestro idioma.

La pertenencia de ambas marcas a la clase 30 del nomenclátor no tiene a juicio de la Sala ninguna incidencia, pues al no ser idénticas y ni siquiera semejantes, no es dable señalar que existan riesgos de confusión o asociación y por lo mismo no hay razones que impidan su coexistencia en el mercado.

Por otra parte, el hecho de que el riesgo de confusión o asociación sea inexistente desde el punto de vista ortográfico, gramatical y conceptual, hace innecesario entrar a establecer la conexión competitiva que pudiere existir entre los productos.

Los argumentos expuestos en esta providencia y el estudio de registrabilidad efectuado, desmiente por completo las conclusiones contenidas en el dictamen pericial y por lo mismo, ha de concluirse que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos cuestionados en este proceso.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 23 de mayo de dos mil trece».