Sentencia 2003-00210 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2003-00210-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Jafer Limited

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Según se desprende de las pretensiones de la demanda, de sus respectivas oposiciones manifestadas en la contestación que de ella hicieran tanto la entidad demandada como el tercero interviniente, y teniendo en cuenta los antecedentes administrativos allegados al plenario, la Sala encuentra que el problema que a ella se plantea se contrae a verificar si las denominaciones OHM y HOM presentes en la marca cuyo registro fue negado y en la marca opositora, son similares a tal grado que se impida su coexistencia dada la falta de registrabilidad conforme el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y al mismo tiempo, si el registro marcario denegado se ajustó a la normatividad correspondiente para ese tipo de decisiones administrativas.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO FUE NEGADO

Marca concedida:OHM (mixta)
Expediente:01-71487
Clasificación:Clase 3
Titular:Jafer Ltda.

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA

Marca opositora:HOM (nominativa)
Certificado:59.589
Clasificación:Clase 3
Titular:Ellipse S.A.

3. Análisis de los cargos.

La accionante se muestra inconforme con la Resolución 31966 de 30 de septiembre de 2002 y con aquellas posteriores que la confirmaron, dado que en su sentir el cotejo marcario adelantado por la entidad nacional competente fue inadecuado, de forma que las denominaciones OHM y HOM no son similares.

En primer orden a estudiar los cargos de la demanda, la Sala recuerda que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dispuesto que cuando se trate de la comparación entre un signo denominativo y uno mixto se deberá establecer cuál es el elemento predominante entre las marcas de forma que, si resulta que lo es el denominativo, se acuda a las reglas para el cotejo de ese tipo de signos(2).

En este caso se tiene que la controversia gira en torno a las denominaciones OHM y HOM, lo que a las claras demuestra que el elemento que predomina es el denominativo, esto es, es aquél que mayor impacto genera en la mente del consumidor, debiendo acudir a las reglas para el cotejo entre marcas de este tipo.

Así, la interpretación prejudicial dada en este proceso advierte:

“La jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

(…).

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

Siguiendo las reglas arriba señaladas, la Sala observa:

MARCA CUYO REGISTRO FUE NEGADO

OHM
123

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA

HOM
123

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA

HM
23

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA

HM
13

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA

O
1

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA

O
2

Como se puede apreciar, la secuencia de vocales en una y otra marca es diferente ya que la vocal (O) común a las dos denominaciones, se encuentra ubicada en un lugar diferente. La longitud de las expresiones es igual ya que se conforman por tres letras y valga decir, las letras son las mismas, aunque la marca cuyo registro fue negado invierte la vocal (O) para que esta preceda la consonante (H) mientras que, esta última se encuentra al inicio de la denominación contenida en la marca opositora, a lo que se suma el que las dos denominaciones están formadas por una sola sílaba.

Según lo visto la similitud ortográfica pude predicarse por la longitud de las palabras, el mismo número de sílabas y que se utilizan las mismas letras aunque en lugar diferente de cada composición, características que según las reglas de cotejo muestran semejanzas entre otra denominación.

En cuanto la similitud fonética la similitud es evidente, recuerda la Sala que este tipo de semejanza se presenta cuando al pronunciar las dos denominaciones se produce un sonido similar o idéntico que generalmente se da porque la sílaba tónica es la misma. Pues bien, siendo las denominaciones cotejadas monosílabas ambas, se tiene que la sílaba tónica de la marca es propia de toda la expresión, para corroborar lo anterior basta con pronunciar de viva voz las denominaciones de manera sucesiva para advertir la identidad fonética.

- OHM - HOM - OHM - HOM -

- OHM - HOM - OHM - HOM -

- OHM - HOM - OHM - HOM -

Contrario a lo expresado por el actor la letra H no representa ningún sonido en el idioma español(3), de forma tal que la pronunciación de las denominaciones se reduce a las letras OM produciéndose idéntico sonido cuando se articula una y otra. En este específico punto la Sala encuentra que le asiste razón a la entidad nacional competente cuando advierte una clara similitud fonética entre los signos confrontados, situación que en principio conllevaría la negativa del registro solicitado.

Desde el punto de vista conceptual, preciso es advertir que las expresiones HOM y OHM no tienen significado en el idioma español pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siendo ellas de fantasía sin que evoquen una idea similar o semejante, notándose ausencia de similitud conceptual.

Del examen de registrabilidad se desprende sin ambages que existe similitud ortográfica y fonética presentándose un riesgo de confusión que le resta distintividad a la marca, quedando establecido que la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de negar el registro de la marca OHM para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza fue acertada y ajustada a las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad Jafer Limited contra las resoluciones 31966 de 30 de septiembre de 2002, 2792 de 31 de enero de 2003 y 5671 de 27 de febrero del mismo año, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo OHM (mixto) solicitado para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Por secretaría devuélvase el saldo de la suma depositada para cubrir los gastos del proceso si lo hubiere.

3. Una vez en firme esta decisión previas las anotaciones de rigor ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(2) En ese sentido puede verse la conclusión 2 a la que llegó el tribunal en la interpretación prejudicial dada para el presente asunto.

(3) Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. h.1. f. Novena letra del abecedario español, y octava del orden latino internacional. Su nombre es hache. En la lengua general no representa sonido alguno. Suele aspirarse en la dicción de algunas zonas españolas y americanas y en determinadas voces de origen extranjero.