Sentencia 2003-00228 de octubre 18 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

COEXISTENCIA DE MARCAS SEMEJANTES

Entre sociedades del mismo grupo empresarial.

EXTRACTOS: «Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución 29946 del 20 de septiembre de 2002, dictada por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca BBVA BANCOMER + gráfica a color solicitada por la sociedad BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, para distinguir productos de la clase 36 internacional y las resoluciones 41224 y 02741 de la misma división, expedidas el 20 de septiembre de 2002 y el 31 de enero de 2003, respectivamente, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación contra la inicial, confirmándola.

El examen de legalidad se hará a la luz de lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser la norma vigente a la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de este proceso (feb. 11/2002).

La causal de irregistrabilidad indicada por la demandada en el caso que se examina es la prevista en el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)” (las negrillas no son del texto original).

Las razones en que se funda el acto acusado, Resolución 29946 del 20 de septiembre de 2002, para concluir que se está en presencia de dicha causal son las siguientes:

“... la marca BBVA (nominativa), para distinguir servicios de seguros, servicios de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, servicios comprendidos en la clase 36 de la octava edición de la clasificación internacional de Niza, esta concedida según consta en el certificado 2411526, expediente 0098239, vigente hasta 18 de septiembre de 2011, cuyo titular es Banco Bilbao Vizcaya S.A., que al ser comparada con la marca solicitada es confundiblemente semejante.

Así las cosas se puede observar que la marca que solicita protección es BBVA BANCOMER (mixta) y la marca previamente registrada es BBVA (mixta) de tal manera que se concluye que son muy semejantes, toda vez que el signo que se pretende en su composición ortográfica y fonética, reproduce el signo ya registrado y vigente, sin que la expresión BANCOMER, al final del mismo, lo caractericen como distintivo. (...).

1.2. Relación de productos.

Se observa que la marca para la cual se solicita protección pretende distinguir servicios de seguros, servicios de negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, en tanto que la marca previamente solicitada distingue servicios financieros, monetarios e inmobiliarios, es decir que estos últimos involucrarían los servicios para los cuales se pide protección...”.

La demandante estima que no le asiste razón a la superintendencia cuando afirma que la marca BBVA pertenece a un tercero, habida cuenta que el Banco Bilbao Vizcaya S.A. y Bancomer actúan como grupo empresarial, razón por la cual no existe riesgo de confusión, menos aun si se tiene en cuenta que el Banco Bilbao emitió su consentimiento y autorización para registrar la marca BBVA a favor de Bancomer.

Agrega que en países como Perú y Ecuador está permitida la coexistencia de las marcas BBVA y BBVA BANCOMER, lo cual es razón adicional para disponer que se le conceda el registro deprecado.

La Sala procederá a constatar si en efecto se está en presencia de un grupo empresarial y si ello implica que las entidades bancarias mencionadas constituyen una sola persona jurídica, capaz de utilizar la misma marca BBVA para diferenciar sus productos en el mercado. Es decir, se determinará si en el presente asunto se afecta o no el derecho de un tercero titular de una marca previamente registrada.

Grupo empresarial.

Como ya se ha dicho la parte actora asevera que en este caso no se afecta el derecho de un tercero porque Bancomer y Bilbao Vizcaya conforman un grupo empresarial, lo cual indica que se trata de la misma persona jurídica. Por lo tanto, resulta útil precisar el concepto de grupo empresarial a la luz de la legislación colombiana y la jurisprudencia de esta corporación.

El artículo 28 de la Ley 222 de 1995 prescribe:

“ART. 28.—Grupo empresarial.

Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan”.

Los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados respectivamente por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, establecen el concepto de subordinación y los casos en que esta se presume, lo cual permite concluir que el término grupo empresarial supone el concurso de entidades matrices o controlantes y entidades subordinadas, de manera que las primeras participen del 50% o más del capital de las segundas; unas y otras ostenten el derecho a elegir los miembros de la junta directiva, si la hubiere, y la matriz ejerza influencia dominante sobre las subordinadas en virtud de un “acto o negocio”.

Adicionalmente entre controlantes y controladas debe existir unidad de propósito y dirección, esto es, que la actividad de ambas se dirija a conseguir el objetivo que determine la matriz.

Lo anterior no indica que las empresas que conforman un grupo empresarial constituyen una persona jurídica diferente a aquellas que lo integran, pues no está previsto que en virtud de la subordinación o la identidad de objeto puedan fusionarse las matrices y las subordinadas. Los derechos y obligaciones de unas y otras frente a sus socios o terceros son independientes, de ahí que la ley exija la inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil (1) , en aras de garantizar la seguridad jurídica. Al respecto esta Sala ha precisado lo siguiente:

“... Resulta apenas obvio que la preocupación en punto a la protección legal de los derechos de terceros, como de los socios minoritarios, se haya traducido, entre otras, en la obligación de inscripción de dichas situaciones en el registro mercantil, como quiera que este constituye la mejor garantía de publicidad. Ya la doctrina en torno a las nuevas instituciones propias de la dinámica inherente al derecho mercantil societario, entre ellas las atinentes a la conformación de grupos empresariales; al establecimiento o comprobación de relaciones de poder, así como a las obligaciones y responsabilidades derivadas del control, ha evidenciado cómo la preocupación porque los inversionistas, asociados, acreedores y terceros en general, cuenten con la herramienta de la información respecto de la situación de las empresas con las cuales entablen relaciones o proyecten inversiones, no estuvo ausente en las discusiones previas a la expedición de la Ley 222 de 1995” (2) (negrilla fuera del texto original)

En ese orden de ideas, aun cuando en la demanda se asevere que Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Bancomer forman parte del mismo grupo empresarial, ello no determina que uno y otro formen una sola persona jurídica que les permita servirse conjuntamente de los derechos de cada uno.

Por lo tanto, el hecho de que el primero de ellos sea titular de la marca BBVA previamente registrada, no autoriza al segundo a acceder al registro de la misma marca porque le pertenece a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el literal a artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el literal f de la mencionada decisión andina establece que excepcionalmente se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza. Así ocurre en el caso que se examina, como lo evidencian los documentos que se relacionan a continuación:

— A folio 4 obra certificación suscrita por el representante legal del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., según la cual:

“1. Que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. es titular de las marcas BBVA.

2. Que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. es accionista mayoritario de BBVA Bancomer, S.A. institución de banca múltiple grupo financiero BBVA Bancomer.

3. Que, por ello, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. autoriza y da su consentimiento a favor de BBVA Bancomer S.A. institución de banca múltiple grupo financiero BBVA Bancomer, para que registre a su propio nombre las marcas que se detallan a continuación, en la medida en que las siglas BBVA figuran en su denominación social ...”.

— A folios 256 a 258 obra la declaración jurada del mencionado representante legal, según la cual:

“— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. es una sociedad cuya actividad principal es “la prestación del servicio de banca y crédito”. Esta sociedad forma parte de un grupo empresarial que comparte unidad de propósito con otras sociedades en el mundo como son entre otras las siguientes:

BBVA Bancomer Sociedad Anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer.

— Declaro que la coexistencia pacífica de estas marcas no ha generado inducción a error o confusión en el público consumidor teniendo en cuenta que los titulares de las marcas forman parte de un grupo empresarial que presta sus servicios bajo una misma política y unidad de propósito”.

— A folios 314 a 316 obra idéntica declaración jurada del representante legal del BBVA Bancomer.

Dichas pruebas demuestran, por una parte, que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., titular de la marca BBVA previamente registrada, autoriza a Bancomer el uso de la misma y por lo tanto, no se afecta en este caso el derecho de un tercero.

Por otra parte, es claro que tales entidades bancarias aceptan que existe entre ellas un grupo empresarial en virtud de la identidad de objeto y la subordinación que surge por ser Bilbao Vizcaya Argentaria el accionista mayoritario del BBVA Bancomer, lo cual implica que los productos ofrecidos por estos provienen del mismo origen.

No le asiste entonces razón a la superintendencia demandada al negar el registro marcario aduciendo perjuicio al derecho de un tercero o riesgo de confusión a los consumidores pues, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterada en señalar que la protección al consumidor medio frente a la confusión que pueda generar la coexistencia en el mercado de marcas similares, pretende evitar que este crea erróneamente que los productos que amparan las marcas enfrentadas provienen de un mismo origen empresarial, lo cual como se dijo, no ocurre en este asunto, comoquiera que la percepción sobre el origen de los productos financieros ofrecidos por BBVA y BBVA Bancomer es el mismo.

Lo anterior conduce a declarar la nulidad de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 29946 del 20 de septiembre de 2002, por medio de la cual el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca BBVA BANCOMER + gráfica a color para distinguir productos de la clase 36 internacional y de las resoluciones 41224 del 23 de diciembre de 2002 y 2741 del 31 de enero de 2003 por medio de las cuales se resolvieron, respectivamente, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, confirmándola.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 18 de octubre de 2007. Expediente 11001-03-24-000-2003-00228-01. Consejera Ponente: Dra. Martha Sofía Sáenz Tobón).

(1) Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). Circular 007 de 1996, título I, capítulo 9, artículo 1º, numeral 1.3.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Rad. 2001-0388-01(7342), M.P. Olga Inés Navarrete, Bogotá, mayo diecisiete (17) de dos mil dos.

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