Sentencia 2003-00248 de junio 12 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200300248 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta

Actora: Novartis AG

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención fue presentada por el actor el 27 de enero de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, interpretó de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la referida solicitud, a saber, los artículos 1º, 2º, 4º, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y los artículos 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; expresó que por solicitud del demandante también interpretará los artículos 36 y 45 de la última de las decisiones citadas en consideración a que el examen de patentabilidad y la solicitud de modificaciones de la patente se realizaron en vigencia de esta y finalmente, interpretó la disposición transitoria primera ibídem, normas comunitarias que preceptúan:

Decisión 344

“ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes pare invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado d la técnica”.

“ART. 15.—La patente solo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

“ART. 20.—El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

“Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de de presentación de la solicitud inicial en cualquier país miembro.

“La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

“En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad”.

“ART. 21.—Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente decisión”.

“ART. 22.—Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

“ART. 23.—Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada país miembro”.

Decisión 486

“ART. 34.—El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

“ART. 36.—El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

“En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

“A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

“ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

“ART. 45.—Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.

“Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

“Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

“Disposición transitoria primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

La solicitud de patente denominada “composición herbicida sinergética y método para el control de hierbas” le fue negada a la actora por no cumplir con el requisito de unidad de invención, al que alude el artículo 15 de la Decisión 344, vigente para la fecha de presentación de aquella.

Ante la anterior negativa la demandante interpuso el recurso de reposición, en el que informó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dividió su solicitud en seis fracciones para así dar cumplimiento al requisito de unidad de invención; que luego de haber solicitado las patentes divisionales antes mencionadas solicitó la modificación de su solicitud de patente original, limitándolas a mezclas que comprenden el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II; y que para el efecto presentó el correspondiente formulario único de correcciones y modificaciones con su respectiva tasa oficial y anexó el nuevo texto de la memoria descriptiva y del capítulo reivindicatorio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 ibídem.

Mediante Resolución 30 de 13 de enero de 2003 se resolvió el recurso interpuesto por la actora, en el que se le puso de presente que no controvirtió la decisión de negar la patente solicitada y, por el contrario, la aceptó, al manifestar que al dividirse y modificarse la solicitud “el invento (...) sí cumple a cabalidad el requisito de unidad de invención por cuanto comprende una invención con un único concepto inventivo”.

En consecuencia, al no expresar la demandante las razones concretas de su inconformidad el recurso fue rechazado, al igual que la solicitud de modificación y división propuestas.

En esencia, la actora considera que si la superintendencia determinó que su solicitud carecía de unidad de invención, en cumplimiento del artículo 36 de la Decisión 486 debió entonces requerirla para que la dividiera.

Sobre el particular la Sala encuentra que la norma andina citada en efecto permite que en cualquier estado del trámite la oficina nacional competente requiera al solicitante para que divida la solicitud si esta no cumple con el requisito de unidad de invención y que al igual faculta al solicitante para que también en cualquier estado del trámite divida su solicitud.

Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, como se desprende del artículo 36 en cita cuando señala que la oficina nacional competente “podrá”..., razón por la cual no es de recibo la violación endilgada, máxime cuando, se reitera, la misma norma autoriza para que el solicitante, si a bien lo tiene, divida su solicitud.

A más de lo anterior, la Sala observa que mediante Oficio 2628 la jefe de la división de nuevas creaciones puso en conocimiento de la actora, entre otras, la evaluación de la unidad de invención, así (2) :

“La presente solicitud tal como se reivindica (y de acuerdo a lo expuesto en el numeral 3º, claridad en la solicitud) comprende más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la decisión de la Comunidad Andina: ‘La solicitud de patente solo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo’.

“En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente” (el énfasis no es del texto).

El aparte trascrito demuestra que no obstante que es potestativa la facultad de la oficina nacional competente para requerir del solicitante la división de su solicitud, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio hizo uso de dicha facultad, la que no atendió oportunamente la actora, pues en respuesta a dicho requerimiento señaló (3) :

“En cuanto a la falta de unidad de invención de la presente solicitud de patente aducida por el examinador, mi mandante respetuosamente se permite manifestar que esta apreciación no es correcta pues existe una clara relación técnica entre la invención tal como está actualmente reivindicada. Es claro que una característica técnica que define una contribución en la cual cada una de las composiciones reivindicadas es considerada como un todo reforma, renueva y mejora el estado de la técnica por medio de proporcionar una mezcla herbicida selectiva con propiedades superiores que comprende un único compuesto (el compuesto de la fórmula I) en una mezcla con un grupo específico de herbicidas. Es el compuesto único de la fórmula I el que es responsable de las sorprendentes propiedades sinergéticas cuando dicho compuesto es combinado con otros herbicidas”.

Comoquiera que la actora no solicitó la división de su solicitud de patente y al no haber desvirtuado la falta de unidad de su invención, la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente mediante la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, en la cual consideró:

“No obstante la respuesta a la notificación de fondo, y de acuerdo con lo antes expuesto, es claro que subsiste la unidad de invención la cual, como ya se dijo, fue oportunamente advertida al solicitante, mediante el Oficio 2628...”.

Es evidente que como la negativa de la entidad demandada fue la falta de unidad de invención, correspondía a la actora en su recurso demostrar que su solicitud sí gozaba de la misma, la cual, contrario a lo afirmado por la demandante, es un requisito necesario para su otorgamiento, como expresamente lo señala el artículo 36 de la Decisión 486: “... La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención...”.

La solicitante en su recurso no intentó, siquiera, demostrar la unidad de invención de su solicitud, pues se limitó a señalar que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 mencionado había dividido y modificado su solicitud y dado que la superintendencia, como ya se dijo, rechazó dicho recurso, ante esta instancia aduce la violación de los principios de igualdad, imparcialidad y eficacia, así como la de la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no estudió la división que de su solicitud hizo.

Al respecto, debe destacarse que la modificación y división que de su solicitud hizo la actora fueron presentadas ante la oficina nacional competente el 12 de noviembre de 2002, esto es, el mismo día en que interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 30891 de 26 de septiembre del mismo año que le negó el privilegio de patente y, por tanto, dicha presentación fue extemporánea, como ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala en un asunto similar (4) :

“Por lo tanto, la modificación presentada por la actora con el recurso de reposición es claramente de su libre iniciativa, sin que pueda atribuirse a requerimiento alguno de la administración, pues este fue un acto de trámite que ya había sido cumplido. Pero atendido lo expuesto, el problema va más allá de establecer si, por ser tal, esa modificación estaba sujeta a las exigencias de la citada Resolución 0210 de 2001, pues lo realmente decisivo en este caso es precisar si el estado procedimental del asunto permitía que se presentara esa modificación, debiéndose decir por la Sala que ya no era posible, pues el trámite de la solicitud se había surtido y llegado a su fin, y según el artículo 34 en cita de la Decisión 486, solo la autoriza ‘en cualquier momento del trámite’, y este, según la regulación comunitaria, culmina con la decisión de otorgar o negar la patente, prevista en el artículo 48 ibídem, por cuanto en el régimen comunitario no se prevé ningún diligenciamiento posterior. Además, de esa forma se preserva la lealtad procesal con relación a los terceros que intervengan en dicho trámite.

“Al respecto, la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto está dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a esta, sin que pueda plantear nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa, ya que permitírselo abriría la puerta a una cadena sin fin de nuevas decisiones y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en este caso modificación) implicaría nuevo examen de fondo y una nueva decisión, que a su vez, por ser punto nuevo, sería también susceptible de recurso, en especial por los terceros que solo podrían conocer de la modificación en virtud del acto que desate el recurso de reposición.

“Así las cosas, las modificaciones que por autorización del artículo 34 de la Decisión 486 de la omisión del Acuerdo de Cartagena pueden hacer los solicitantes de patente, solo procede dentro del trámite de la misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva que ponga fin a ese trámite, amén de que si es por su iniciativa debe cumplir los requisitos señalados en la Resolución 0210 de 2001.

“En consecuencia, la modificación cuyo examen reclama la actora, por haber sido presentada después de culminado el trámite, no es procedente, aparte de que no cumplió con los mencionados requisitos, de allí que el acto acusado no viola el artículo 34 de la Decisión 486 de 1998, pues se ajusta al mismo, lo cual excluye la violación de los demás artículos invocados en los cargos de la demanda...”.

Las anteriores consideraciones, que se refieren a la oportunidad para modificar una solicitud de patente, la Sala las reitera en el presente asunto y, además, las hace extensivas a la oportunidad que tiene el solicitante para dividir su solicitud, por cuanto el artículo 36 de la Decisión 486 también dispone que tanto la oficina nacional competente como el interesado podrán hacerlo “... en cualquier momento del trámite...”, el cual, como ya se dijo, culmina con la decisión de la superintendencia de otorgar o negar la patente.

Concluye esta corporación que la decisión acusada no violó disposición alguna de las citadas en la demanda, razón por la cual denegará las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de junio de 2008».

(2) Folio 129 del anexo 1.

(3) Folio 133 del anexo 1.

(4) Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2004. Expediente 0044-01 (7684), actora: Vertex Pharmaceuticals lncorporated. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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