Sentencia 2003-00289 de septiembre 23 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00289

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actora: Transpack Ltda.

Acción: Nulidad

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO. El juez consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos Transpack, aplicando los criterios adoptados por este tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO. El juez consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto Transpack y el nombre comercial Transpack, aplicando los criterios adoptados por este tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO. Comoquiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el juez consultante deberá, al momento en que el signo mixto Transpack fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial Transpack era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEXTO. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores:

a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

SÉPTIMO. Como los signos en conflicto amparan servicios y productos de las clases 41, 39, 36 y 16, es preciso que el juez consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

OCTAVO. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece, una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, de la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.

En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la oficina nacional competente o a la autoridad nacional competente, con base en las pruebas presentadas” (fls. 496 a 498).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 69-IP-2009, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente interpretar los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, de oficio los artículos 191, 192, 193, 200, 224 y 229 de la misma decisión. Las demás normas no son pertinentes al asunto bajo examen.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

b) carezcan de distintividad;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”.

“ART. 193.—Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191”.

“ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

“ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

“ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

(...).

“ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

“ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

Al respecto, esta Sala mediante sentencia de 18 de junio de 2009, ya se había pronunciado, decretando la nulidad de los actos administrativos, en relación con la marca mixta “Transpack” clase 16 internacional, frente a la marca registrada “Transpack” clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, el nombre comercial con la misma denominación y la enseña comercial con idéntica nominación, cuyos signos son de la actora, con la diferencia de que en el caso sub examine, se debate acerca de la marca mixta “Transpack” clase 41 internacional frente a los mismos signos de la sociedad demandante.

En dicha providencia se expuso lo siguiente:

“Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandada frente a la marca en conflicto, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos acusados.

1. Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a continuación se reseñan, salta a la vista que no es otro que el de sus denominaciones.

 

marca1.JPG
 

Clase 16. Titular: Internexa S.A. ESP

 

marca2.JPG
 

Clase 39. Titular: Transpack Ltda.

 

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común.

No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se ha referido esta corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.

La marca mixta cuestionada “Transpack” distingue los siguientes productos: “revistas, folletos, directorios, periódicos, libros y similares; productos comprendidos en la clase 16 de la clasificación internacional”. La marca mixta registrada de titularidad de la demandante, distingue servicios de: “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; servicios comprendidos en la clase 39 de la clasificación internacional”.

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege solo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, solo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy disímiles, pues mientras la empresa Internexa S.A. ESP, de acuerdo con su objeto social se mueve en el mundo de las telecomunicaciones, la empresa Transpack Ltda., lo hace dentro de la órbita del transporte especialmente, así como del embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios de la clase 39 que distingue la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la clase 16 que ampara la marca cuestionada cuales son: revistas, folletos, periódicos, etc., son bien diferentes, para predicar que exista riesgo de confusión o de asociación.

Además, considerando que el consumidor medio que compra una revista, un folleto, un libro o un periódico, es distinto a aquel que solicita o adquiere el servicio de transporte, embalaje o almacenamiento de mercancías, sumado a ello, que la finalidad de los productos y servicios, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, difieren ostensiblemente, debe concluirse que no afecta el origen empresarial de las mismas, ni crea riesgo de confusión alguno para el consumidor.

En consecuencia, estima esta Sala que los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron analizados por la administración acertadamente, conforme a derecho.

2. Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta conducente precisar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial.

El nombre comercial y la enseña comercial tienen en común con la marca mixta de la actora, la misma denominación Transpack. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.

De la noción transcrita se colige que la enseña comercial se encuentra incursa en la misma, ya que este signo distintivo tiene como destino proteger el establecimiento o establecimientos mercantiles que tenga una empresa. La enseña comercial se rige por las mismas disposiciones que regula el nombre comercial, según lo dispone el artículo 200 de la referida Decisión 486.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486, que por supuesto es aplicable a la enseña comercial, “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

Según lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial.

Al repecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.

En el presente caso, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial siguientes:

• Certificado de cámara de comercio donde demuestra la constitución de la empresa por escritura pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (fl. 39).

• Resolución 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta “Transpack” clase 39 a la demandante, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 50).

• Resolución 07590 del 28 de febrero de 2001, mediante la cual se concede el depósito del nombre comercial Transpack clase 39 a favor de la actora, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Documento donde consta comunicaciones expedidas por Dow Química de Colombia S.A. del 9 de diciembre de 1987, Federación Nacional de Cafeteros del 17 de diciembre de 1987, Ernst & Whinney de 1987, Xeros de Colombia S.A. del 7 de octubre de 1985, Morrison-Knudsen Internacional Company Inc. del 10 de diciembre de 1987, Richard R. Plamondon Dudget & Management Officer del 17 de junio de 1986, The Chase Manhattan Bank, N.A. del 3 de mayo de 1983, IBM de Colombia S.A. del 5 de mayo de 1982 (fl. 72).

• Certificación de Colomsat S.A. del 8 de noviembre de 2002, donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de hosting desde el 8 de junio de 1999 (fl. 75).

• Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de Transpack Ltda. desde hace 15 años a dicha cámara (fl. 76).

• Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana del 27 de junio de 2001, donde señalan la vinculación de Transpack Ltda. a dicha cámara desde el año 1973 (fl. 78).

• Certificación de la Cámara de Comercio Italiana del 5 de julio de 2001, donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997 (fl. 79).

• Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial (fl. 80).

• Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de Transpack Ltda. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción, desde el año 1985 (fls. 81 a 82).

• Certificados de empresas como Variglog, Air France, Panavia S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con Transpack Ltda. y destacan su cumplimiento y responsabilidad (fls. 83 a 85).

• Certificado suscrito por el gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones embalajes, transportes internaciones, depósitos para muebles mudanzas internaciones, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la edición 1969 a 2002 (anexos a fls. 88 a 161).

• Certificaciones de Ecopetrol donde consta el contrato celebrado con la sociedad demandante desde el 22 de febrero de 1984 hasta el 21 de febrero de 2001, y dan fe que el servicio prestado durante dicho tiempo fue eficiente y oportuno (fls. 277 y 278).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas reseñadas permiten concluir que la sociedad Transpack Ltda. usó los signos distintivos con la denominación Transpack en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades de transporte, embalaje, almacenaje de mercancías y organización de viajes.

No obstante, para que el derecho del tercero, en este caso de la demandante, se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de asociación, cuestión que no ocurre en este asunto, ya que no existe relación alguna entre los productos de la clase 16 que distingue la marca en conflicto con las actividades que despliega la actora en desarrollo de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales productos no tienen la misma finalidad, como tampoco van dirigidos a los mismos consumidores.

3. Sentados los presupuestos jurídicos contenidos en los numerales que anteceden, la Sala entra a analizar la notoriedad de los signos distintivos de la sociedad actora, toda vez que esta invoca como causal la vulneración de las normas relacionadas con esta figura.

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486, señala:

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...);

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En el presente caso, la marca en conflicto reproduce nominativamente los signos distintivos de la demandante, al utilizar la denominación Transpack, sin embargo, es motivo de análisis determinar la existencia o no de la notoriedad, para efectos de establecer si tal utilización fue susceptible de generar un riesgo confusión o de asociación con respecto a la actora o con sus servicios; si hubo aprovechamiento injusto del prestigio de los signos de la demandante, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

De conformidad con lo previsto en el artículo 224 de la Decisión 486, se entiende por signo distintivo notoriamente conocido “... el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la definición dada, se destacan los siguientes aspectos que merecen detención en su estudio: i) la expresión notoriamente conocido; ii) que sea reconocido en cualquier País Miembro; iii) que sea conocido por el sector pertinente; iv) que sea conocido a través de cualquier manera o medio.

i) El diccionario de la Real Academia Española, define el término “notorio, ria”: “Adjetivo. Público y sabido por todos. 2. Claro, evidente” y “notoriedad”: “Cualidad de notorio. 2. Nombradía, fama”.

A su vez, define la expresión “conocido, da”: “Adjetivo. Distinguido, acreditado, ilustre”, y “conocer” como: “Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él”.

De manera que para que un signo distintivo goce de la calidad de notorio, debe sobresalir o tener la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia.

(...).

iii) Lo relativo a que el signo distintivo sea conocido por el sector pertinente, debe entenderse que no es necesario su reconocimiento en el mercado en general, de manera que en este caso, basta que los signos sean conocidos dentro de los límites del sector relacionado con las actividades propias de su objeto social.

iv) Que el signo distintivo sea conocido a través de cualquier forma o medio, no es otra cosa, que este sea divulgado mediante la publicidad, exposiciones, redes de comunicación, etc. ..., sin que ello implique que el signo necesariamente haya sido utilizado en alguno de los citados países, ya que la norma no exige dicho requisito.

De la interpretación conjunta de las aludidas normas en armonía con lo contemplado en el artículo 225 de la mencionada Decisión 486, se deduce que tiene razón la actora en cuanto a que el signo Transpack del tercero interesado en las resultas de este proceso, es idéntico en su denominación a sus signos distintivos, más no en que la marca en conflicto pueda generar riesgo de confusión o de asociación, por las razones anotadas en los numerales anteriores cuando se trató el tema de las marcas, nombre comercial y enseña comercial desde el punto de vista de signos normales o comunes, es decir, sin que haya aflorado el estudio sobre aquellos signos revestidos del carácter de notoriamente conocidos.

En cuanto a este último aspecto, debe tenerse en cuenta que las normas enunciadas, en particular el artículo 136 en su literal h), protege la aplicación del signo distintivo notoriamente conocido contra cualquier producto o servicio contenido en la Clasificación Internacional de Niza, “... cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

En este orden de ideas, resulta necesario analizar las pruebas aportadas por la sociedad actora, con el objeto de precisar el alcance de la causal invocada, relacionada con la notoriedad de sus signos distintivos.

Para tales efectos, el artículo 228 de la Decisión 486, señala:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De la norma transcrita se infiere que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente, pues no es lo mismo la prueba sobre la utilización en incursión en dicho campo de la marca, que la evidencia de un nombre comercial o enseña comercial en tales aspectos, por cuanto la marca sirve para distinguir productos o servicios, mientras que el nombre comercial sirve para proteger la actividad, la empresa o el establecimiento mercantil, este último que la enseña comercial tiene también como destino.

No obstante lo anterior y dado que los signos distintivos de la actora contienen la misma denominación Transpack, deberán evaluarse, en forma conjunta, las pruebas allegadas por la sociedad demandante.

Para efectos de tener en cuenta las pruebas que deben ser consideradas, se recuerda que el tercero interesado en las resultas del proceso, solicitó el 4 de abril de 2001 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “Transpack”, para distinguir productos de la clase 16.

De las pruebas relacionadas en el considerando 2 de esta providencia, que fueron tenidas en cuenta para demostrar el uso del nombre comercial, se evidencia claramente que la marca mixta Transpack y, por ende, su actividad, poseían una amplia trayectoria empresarial, y por lo tanto, sus signos distintivos gozan de la calidad de notorios.

Todo lo anterior permite concluir que los signos distintivos de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por sí mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o vender sus servicios, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1968, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos.

Además, Transpack se ha sostenido altivamente dentro del sector correspondiente a las actividades de transporte y embalaje en particular, lo que hace que al mantenerse el registro de la marca en conflicto, se pueda diluir la fuerza distintiva que lo caracteriza así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la norma comunitaria.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia”(1).

Igualmente, mediante sentencia de 8 de junio de 2006, esta Sala declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual actuaron las mismas partes que en este proceso, con la diferencia que tales actos y la clase de los servicios eran distintos a los que se debaten en esta oportunidad.

En síntesis la citada providencia se refirió a los siguientes aspectos:

“El argumento esencial del actor consiste en afirmar que la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto los derechos de exclusividad y uso que posee la empresa Transpack Ltda. sobre el nombre comercial, desde hace más de 33 años con un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que Internexa S.A. se apropie de su good will, adquirido con trabajo, esfuerzo y dedicación al igual que ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado; igualmente manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Transpack Ltda. el registro de la marca y el depósito de enseña comercial respectivamente en las clases 36 y 16 de las cuales quiere desconocerse su propiedad y sus derechos adquiridos.

En primer lugar, establece la Sala que existen suficientes pruebas dentro del expediente que permiten concluir que la sociedad Transpack Ltda. posee una amplia trayectoria empresarial tanto nacional como internacionalmente.

En efecto, muestra la actora dentro del expediente las pruebas de la actividad empresarial desde 1968 con:

• Certificado de cámara de comercio donde demuestra la constitución de la empresa por escritura pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (fl. 39)

• Certificados de desarrollo de páginas web para internet con Páginas Amarillas (2001) y Colomsat (1999).

• Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de Transpack desde hace 15 años a dicha cámara (fl. 74)

• Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana donde señalan la vinculación de Transpack a dicha cámara desde el año 1973 (fl. 76).

• Certificación de la Cámara de Comercio Italiana donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997 (fl. 77).

• Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial (fl. 78).

• Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de Transpack Ltda. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción (fl. 79 a 80).

• Certificados de empresas como Varilglog, Air France, Panavia S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con Transpack Ltda. y destacan su cumplimiento y responsabilidad (fls. 81 a 83).

• Certificado suscrito por el gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones embalajes, transportes internaciones, depósitos para muebles mudanzas internaciones, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la edición 1969 a 2002a (anexos a fls. 86 a 159).

Todo lo anterior permite concluir que Transpack se ha sostenido activamente dentro del mercado interno durante muchos años y es ampliamente conocida dentro del sector y como lo deduce el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “el uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre” lo que se encuentra debidamente probado dentro del proceso.

Igualmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que “el nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado” en efecto el uso del nombre comercial se encuentra ampliamente probado dentro del proceso.

Ahora bien, la marca Transpack (mixta) de la empresa Internexa está diseñada dentro de un rectángulo dividido a la mitad y en una de las mitades se encuentra la palabra Internexa junto con un gráfico como se muestra en el diseño que se observó anteriormente y en la otra aparece la palabra Transpack. Por su parte el nombre comercial y marca de la empresa Transpack se encuentra dentro de un cuadro atravesado de manera diagonal por una flecha dentro de la cuales se encuentran las palabras trans y pack sin embargo las marcas se encuentran registradas como Transpack como se observó en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las palabras trans pack de las dos marcas son idénticas fonética, auditiva y ortográficamente además distingue el nombre comercial de la empresa Transpack Ltda.

Para la sala el signo mixto de la empresa Internexa es confundible con el signo y nombre comercial de la empresa Transpack. En efecto, el signo en controversia hace pensar en una fusión o un acuerdo empresarial entre Internexa y Transpack.

Además, como las palabras trans pack de las marcas en conflicto son de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, la asociación más lógica, en este caso, es de carácter empresarial.

Del cotejo de las marcas se concluye que la marca Transpack (mixta) de la sociedad Internexa como no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil.

Se concluye que la marca Transpack (mixta) de la sociedad Internexa S.A. está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declararse nulos los actos administrativos acusados”(2).

En el sub lite, la actora presenta como pruebas tendientes a demostrar la notoriedad de sus signos distintivos, así como el uso del nombre comercial Transpack, entre otras, las siguientes:

• Certificado de Cámara de Comercio donde demuestra la constitución de la empresa por escritura pública 1289 inscrita el 2 de mayo de 1968 (fl. 55).

• Resolución 7757 del 18 de abril de 1995, mediante la cual se concede el registro de la marca mixta “Transpack” clase 39 a la demandante, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 66).

• Resolución 07590 del 28 de febrero de 2001, mediante la cual se concede el depósito de la enseña comercial Transpack clase 39 a favor de la actora, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 70).

• Documento donde consta comunicaciones expedidas por Dow Química de Colombia S.A. del 9 de diciembre de 1987, Federación Nacional de Cafeteros del 17 de diciembre de 1987, Ernst & Whinney de 1987, Xeros de Colombia S.A. del 7 de octubre de 1985, Morrison-Knudsen Internacional Company. Inc. del 10 de diciembre de 1987, Richard R. Plamondon Dudget & Management Officer del 17 de junio de 1986, The Chase Manhattan Bank, N.A. del 3 de mayo de 1983, IBM de Colombia S.A. del 5 de mayo de 1982 (fl. 72).

• Certificación de Colomsat S.A. del 8 de noviembre de 2002, donde consta que la sociedad actora tiene un contrato de hosting desde el 8 de junio de 1999 (fl. 109).

• Certificación de la Cámara Colombo Francesa de Comercio de Industria, calendada el 28 de junio de 2001, donde señala la vinculación de Transpack Ltda. desde hace 15 años a dicha cámara (fl. 110).

• Certificación de la Cámara de Comercio Colombo Americana del 27 de junio de 2001, donde señalan la vinculación de Transpack Ltda. a dicha cámara desde el año 1973 (fl. 112).

• Certificación de la Cámara de Comercio Italiana del 5 de julio de 2001, donde señala la vinculación con dicha cámara desde el año 1997. (fl. 113).

• Documento donde la Cámara de Comercio de Bogotá, exalta la labor cumplida por Transpack Ltda. durante 25 años por haber contribuido al fortalecimiento del sector empresarial (fl. 114).

• Certificados del Banco Unión y Banco de Bogotá donde señalan la vinculación financiera de Transpack Ltda. con dichos bancos y manejo de cuentas a su entera satisfacción, desde el año 1985 (fls. 115 a 116).

• Certificados de empresas como Variglog, Air France, Panavia S.A. donde manifiestan tener vínculos comerciales con Transpack Ltda. y destacan su cumplimiento y responsabilidad (fls.117 a 119).

• Certificado suscrito por el gerente del Directorio Telefónico de Bogotá, el día 18 de octubre de 2002, en donde informa que la empresa Transpack Ltda. aparece publicada en las Páginas Blancas y Amarillas secciones embalajes, transportes internaciones, depósitos para muebles mudanzas internaciones, del Directorio Telefónico de Bogotá a partir de la edición 1969 a 2002 (fls. 122 a 195).

• Copia de la escritura pública de constitución de la sociedad Transpack Ltda. Nº 1289 de 25 de abril de 1968, expedida por la Notaría 8ª del círculo de Bogotá (fls. 418 a 424).

De manera que la Sala acoge plenamente los criterios adoptados en las providencias transcritas, toda vez que los presupuestos fácticos y de derecho, así como las pruebas aportadas son idénticos a los que en esta oportunidad son materia de la litis.

En el caso sub examine, contrario a lo que afirma la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, la notoriedad de los signos distintivos (marcas y nombre comercial “Transpack”) y el uso del nombre comercial fueron debidamente probados, tal como consta a folios 2 a 234 (excepto las pruebas posteriores a la fecha de la solicitud de registro de la marca Transpack clase 41 cuestionada), en especial la publicidad de tales signos a través del internet, circunstancia que contribuye en la generación de la confusión que induce a error al público consumidor al pensar que los signos con la denominación “Transpack” de la actora, prestan a su vez los servicios de la clase 41 internacional. En otras palabras, produce al consumidor confusión por riesgo indirecto que indudablemente afecta el origen empresarial de la actora, ya que si se permite la coexistencia de la marca cuestionada con los signos notoriamente conocidos de la sociedad demandante, se puede llegar a diluir la fuerza distintiva que los caracteriza y deteriorar sus valores comerciales y publicitarios, tal como lo pregona la norma comunitaria.

Respecto a la solicitud que efectúa la actora de que se le reconozca, determine, liquide y se pague los perjuicios materiales y morales, como bien se dijo en las providencias transcritas, la Sala estima que no debe pronunciarse sobre tal pretensión, ya que no existe prueba alguna que las establezca, como tampoco existen evidencias acerca de la vulneración de las normas constitucionales invocadas por la actora.

En consecuencia, esta Sala decretará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 44340 de 28 de diciembre de 2001, 42025 de 24 de diciembre de 2002 y 02517 de 31 de enero de 2003 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta “Transpack”, clase 41, otorgado a favor de la sociedad Internexa S.A. ESP.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de septiembre de 2010».

(1) Sentencia de 18 de junio de 2009. Referencia: Expediente 2003-00095. Consejero ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Transpack Ltda.

(2) Sentencia de 8 de junio de 2006. Radicación 2003 00096. Consejera ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Actora: Transpack Ltda.