Sentencia 2003-00290 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200300290 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Darío Hoyos Gómez

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 83 literales a) y b), 111 y 128 de la Decisión 344, así como de la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo mixto TEMPUS. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“De la referida jurisprudencia, este tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”.

La solicitud de registro del signo TEMPUS (mixto) fue presentada el 21 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo tanto, esta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad” (se resalta).

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo mixto TEMPUS, cuyo registro se solicitó para distinguir “metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Asimismo, debe hacerse hincapié, al amparo de lo dispuesto en la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que un nombre comercial “… identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, negó al actor el registro de la marca mixta TEMPUS, para distinguir “joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre esta y el nombre comercial TEMPUS usado por la sociedad TEMPUS S.A. para comercializar “prendas de vestir”.

Además, se tiene que el señor Eduardo Moreno Bigio, quien adquirió de TEMPUS S.A. los derechos sobre la marca TEMPUS, registrada en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, considera que un eventual registro de la marca solicitada por el demandante podría inducir a confusión a los consumidores, quienes podrían asociar con un mismo origen empresarial los productos que esta distinguiría con los que distingue la marca registrada a su favor en las clases internacionales descritas.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre marcas o entre una marca y un nombre comercial, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, ob. cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss.)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca mixta cuyo registro se cuestiona y la marca y el nombre comercial previamente registrados, se expresan como se señala a continuación:

 

TEMPUS.JPG
TEMPUS.JPG
 

 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, en la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

“En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto y un signo denominativo registrado o solicitado con anterioridad se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, pp. 237 a 239)”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca mixta TEMPUS y la marca nominativa y el nombre comercial TEMPUS.

5.1.1. Comparación ortográfica(2) y fonética(3). 

Ahora, de la confrontación directa que se hace entre el signo mixto TEMPUS y el signo nominativo y el nombre comercial de igual denominación, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica.

5.1.2. Comparación ideológica(4). 

Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre el signo mixto cuyo registro se negó y el signo nominativo y el nombre comercial TEMPUS, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “tiempo”. De hecho, la Sala considera que existe identidad conceptual entre los signos cotejados, pues el significado de la palabra TEMPUS es conocido por el consumidor medio, ya que en su escritura es similar al de la palabra TIEMPO.

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo TEMPUS que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, la identidad existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que la marca mixta TEMPUS se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a) y b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.1.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar los signos, el tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial 46-IP-2010:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”(5).

En el caso sub examine el registro de la marca nominativa TEMPUS se otorgó para distinguir “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería “ y “vestidos, calzados, sombrerería”, respectivamente, en las clases 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza; el depósito del nombre comercial de igual denominación se confirió para comercializar “prendas de vestir”; y el registro que se negó, correspondiente al signo mixto TEMPUS, se solicitó para distinguir “joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” en la clase 14 internacional.

Se resalta que las clases 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza disponen lo siguiente:

“Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos”.

“Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”.

“Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que la marca mixta TEMPUS y la marca nominativa TEMPUS son idénticas y distinguen productos semejantes.

De hecho, se advierte que el registro de la marca mixta TEMPUS se solicita para distinguir “joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza; y uno de los registros que se otorgó a la marca nominativa TEMPUS es para distinguir “vestidos, calzados, sombrerería” en la clase 25 internacional.

Lo anterior, permite constatar que la marca mixta TEMPUS no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca nominativa TEMPUS, pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, a pesar de que el actor solicita el registro de la marca mixta TEMPUS para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca nominativa TEMPUS ampara en la clase 25 “vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas DIESEL, NIKE, CALVIN KLEIN y SALVATORE FERRAGAMO. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo mixto TEMPUS, cuyo registró se solicitó para distinguir “joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones.

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta innecesario estudiar si el signo mixto TEMPUS se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, pues de plano se encuentra improcedente acceder el registro marcario deprecado, al haber constatado que dicho signo es idéntico a una marca anteriormente registrada por un tercero, para productos respecto de los cuales el uso de la marca podría inducir al público a error.

A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca AZZURRO, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre esta y la marca AZZURRO, previamente registrada por otro titular para distinguir productos de la clase 25, esta Sala manifestó:

“… la marca AZZURRO (mixta) no es lo suficientemente distintiva respecto de AZZURRO (nominativa), pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, a pesar de que los actores solicitan el registro de la marca AZZURRO (mixta) para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca AZZURRO (nominativa) ampara “Vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas DIESEL, NIKE, CALVIN KLEIN y SALVATORE FERRAGAMO. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo AZZURRO (mixto), cuyo registró se solicitó para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” correspondientes a la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(6).

Asimismo, en reciente pronunciamiento, esta Sala canceló el registro de la marca Transpack, cuyo registro se había concedido a favor de Internexa S.A. ESP para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, porque consideró que era confundible con la marca y el nombre comercial de igual denominación, registrados previamente a favor de la sociedad Transpack Ltda., para distinguir productos de la clase 38 internacional; al manifestar:

“… mediante sentencia de 8 de junio de 2006, esta Sala declaró la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual actuaron las mismas partes que en este proceso, con la diferencia que tales actos y la clase de los servicios eran distintos a los que se debaten en esta oportunidad.

En síntesis la citada providencia se refirió a los siguientes aspectos:

(…)

Las palabras Transpack de las dos marcas son idénticas fonética, auditiva y ortográficamente además distingue el nombre comercial de la empresa Transpack Ltda.

Para la sala el signo mixto de la empresa Internexa es confundible con el signo y nombre comercial de la empresa Transpack. En efecto, el signo en controversia hace pensar en una fusión o un acuerdo empresarial entre Internexa y Transpack.

Además, como las palabras Transpack de las marcas en conflicto son de fantasía y se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, la asociación más lógica, en este caso, es de carácter empresarial.

Del cotejo de las marcas se concluye que la marca Transpack (mixta) de la sociedad Internexa como no tiene otros elementos de distintividad, es una marca débil.

Se concluye que la marca Transpack (mixta) de la sociedad Internexa S.A. está incursa en causal de irregistrabilidad y por ello habrá de declararse nulos los actos administrativos acusados”(7)(8).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Radicado 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1º de abril de 2003, marca: “Chilis y diseño”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 18 de octubre de 2012, Radicado 110010324000200500093 01, actores: Lissette Spath Jadad y Luis Spath Nerel, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(7) Sentencia de 8 de junio de 2006. Radicado 2003 00096, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Actora: Transpack Ltda.

(8) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 21 de octubre de 2010, actora: Transpack Ltda., Radicado 11001032400020030034801, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.