Sentencia 2003-00312 de septiembre 22 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2003-00312-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Consuelo Plazas Lartigau

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los actos acusados.

La parte actora cuestiona la legalidad de las resoluciones 42072 de 24 de diciembre de 2002 y 6649 de 14 de marzo de 2003, proferidas en su orden por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la segunda, por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la misma entidad, mediante las cuales se dispuso la cancelación por no uso del registro de la marca Marcel France (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y se confirmó dicha determinación.

2. Normatividad aplicable.

De conformidad con la interpretación prejudicial 13-IP-2009 rendida por el tribunal andino de justicia con destino a este proceso, las siguientes son las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen:

Decisión 344

ART. 108.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular o por el licenciatario de este, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

ART. 110.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

ART. 111.—La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.

ART. 117.—Los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo país miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Decisión 486

ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

ART. 170.—Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

Disposición transitoria primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

3. De la cancelación de las marcas registradas por no uso.

Antes de abordar el análisis de los cargos planteados por la parte actora, es menester realizar, a manera de exordio, algunas consideraciones generales relacionadas con la cancelación de las marcas por falta de uso, por tratarse precisamente de la temática principal alrededor de la cual se estructura el presente debate.

Las marcas, como es bien sabido, contribuyen a la individualización y diferenciación de los productos o servicios que amparan, evitando que los consumidores o usuarios incurran en errores o confusiones al momento de adquirirlos o contratarlos. De conformidad con las disposiciones andinas, la concesión de su registro por parte de las instancias administrativas competentes, confiere a sus titulares no solamente el derecho sino la obligación de usarlas de manera efectiva.

En las economías de mercado, el uso efectivo de una marca registrada juega un papel de enorme relevancia desde el punto de vista económico y jurídico, pues además de contribuir a que aquella se consolide como un bien inmaterial que puede llegar a alcanzar un valor estimable en términos económicos, determina la continuidad y preservación de los derechos de exclusividad derivados de su registro, impidiendo a otras personas su utilización o explotación no consentida o autorizada.

A propósito del tema, la Sala, en sentencia proferida de agosto 17 de 2000, Rad. 3448, consejero ponente Manuel Urueta Ayola, indicó:

El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El derecho marcario busca la conciliación de esos dos extremos, en aras de un mayor beneficio para los consumidores. A través de la marca, se protege el derecho del propietario así como el derecho del consumidor a adquirir un producto o bien de una determinada calidad, pero cuando la marca no se usa, el derecho a la protección pierde su razón de ser y se convierte en irrazonable limitación al derecho de los demás actores de la vida económica. Es por ello que se habla de una cierta función social de la marca en la materia.

En ese contexto, la normatividad comunitaria establece que cualquier persona que acredite un interés, se encuentra legitimada para solicitar ante las autoridades nacionales competentes la cancelación por no uso de una marca registrada. Para que opere dicha cancelación, es preciso que la marca no haya sido utilizada de manera real y efectiva en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que se radique la correspondiente solicitud de cancelación.

Sobre el particular ha de tenerse en cuenta que el artículo 108 de la Decisión 344, interpretado por el Tribunal Andino de Justicia, señalaba de manera restrictiva que el uso de la marca debía realizarse directamente “por su titular o por el licenciatario de este,” pero el artículo 165 de la Decisión 486(2) fue mucho más amplio al consagrar que el uso bien puede efectuarse “por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello”. Dada la disparidad de las regulaciones y ante la necesidad de definir cual de los dos es la que debe aplicarse en el sub lite, debe tenerse en cuenta que la disposición transitoria primera de la Decisión 486(3), mencionada por el precitado tribunal en su interpretación, establece que si bien los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos de conformidad con la legislación comunitaria precedente, se rige por las disposiciones vigentes en la fecha de su otorgamiento, “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión” (el resaltado es ajeno al texto). Nótese además que la aplicación del artículo 165 de la Decisión 486, siendo una norma mucho más amplia y benévola, concuerda con el principio de favorabilidad.

Como corolario de lo anterior, la disposición a aplicar en el asunto sub examine no es otra distinta a la del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debiendo entenderse que el uso de la marca bien puede realizarlo el titular del registro, el licenciatario o cualquier persona autorizada. En ese sentido, además de admitirse el uso de la marca por quienes ostenten la calidad de “licenciatarios”, también es válido el uso que de la misma hagan los concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes, etc.

En cuanto a los contratos de licencia propiamente dichos(4), el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es claro al establecer que tales contratos deben ser sometidos a registro ante el respectivo organismo competente del país miembro, pues sin la observancia de ese requisito formal “la licencia no surtirá efectos”. Precisamente por ello, el titular de una marca licenciada cuya cancelación se pretende, “[...] deberá probar el uso real y efectivo de dicha marca por parte del licenciatario; pero además, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia respectivo”. Tal como lo previene el Tribunal Andino de Justicia en las conclusiones de la interpretación prejudicial 13-IP-2009.

Así las cosas, en el régimen de la Comunidad Andina solo podrá tenerse como válido el uso de una marca por parte de un licenciatario, cuando se acredite que las operaciones realizadas por este y que sean constitutivas de dicho uso, se encuentren soportadas en un contrato de licencia debidamente registrado ante la autoridad nacional competente.

A propósito de los elementos del contrato de licencia, el Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97, precisó lo siguiente:

La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’ (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305). [...] En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.

La exigencia del registro del contrato de licencia ante el organismo nacional competente, es explicada en la interpretación prejudicial 13-IP-2009, de la siguiente manera:

En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; solo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios. No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro.

Nótese que de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables al caso, la formalidad del registro anteriormente mencionada, solamente se exige en tratándose de contratos de licencia, pues las normas pertinentes nada disponen con respecto a las demás modalidades de negocios jurídicos que puede llegar celebrar el titular de la marca con terceras personas y que llevan implícita la autorización para hacer uso de la misma.

Empero, cuando la comercialización de los bienes y servicios identificados con una marca se realice a través de concesionarios, franquiciados, distribuidores, representantes o agentes autorizados o cualquier otra figura similar, la prueba del uso resulta igualmente exigible, sin necesidad de que exista un contrato formalmente celebrado y debidamente registrado ante la autoridad competente, bastando tan solo que la existencia del vínculo negocial pueda deducirse per facta concludentia con fundamento en las pruebas aportadas. En todo caso, lo realmente importante y significativo es que el titular de la marca esté en condiciones de demostrar que las operaciones realizadas a través de esos terceros, son representativas de un uso real, cierto y continuo que pueda serle atribuido, así en la comercialización de los productos haya intervenido otra persona.

Ahora bien, en orden a determinar el uso real y efectivo de una marca, es preciso tener en cuenta que las normas andinas no establecen un parámetro mínimo en términos de cantidad y volumen de ventas, a partir del cual una marca pueda tenerse por usada; por lo mismo, su uso real y efectivo no puede establecerse en términos absolutos. El comentario precedente, concuerda con la opinión expresada por el tratadista argentino Jorge Otamendi(5), quien al referirse al punto señala:

No pueden establecerse a priori cantidad de unidades ni de puntos de venta. Como bien lo estableció un tribunal de alzada francés al tratar el tema: “la explotación de una marca no es una noción cuantitativa expresada solamente por la multiplicidad de signos exteriores, sino esencialmente cualitativa”. Y luego agregó algo de perfecta aplicación a nuestra ley: “no hay lugar para exigir que esta explotación esté revestida de un cierto grado de frecuencia ni de ser geográficamente extendida”.

Siguiendo la secuencia de estas ideas, el Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 22-IP-2005 de 28 de abril de 2005, anotó:

El tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Es precisamente por lo anterior que el precitado tribunal recomienda tener en cuenta en cada caso particular y concreto, la naturaleza de los productos y servicios y la manera como aquellos se comercializan en el mercado, pues los que son de consumo masivo y venta libre se comercializan de ordinario en supermercados de cadena, en tiendas por departamentos e incluso en plazas y en pequeños establecimientos de comercio, en tanto que los productos y servicios catalogados como bienes de capital o como bienes suntuarios(6), suelen comercializarse bajo catálogo, de manera personalizada o por conducto de tiendas altamente especializadas y en volúmenes que si bien suelen ser no muy importantes en cuanto al número de operaciones realizadas, resultan altamente representativos desde el punto de vista económico en razón de su elevado precio.

En todo caso, para el tratadista Jorge Otamendi(7), el uso de una marca “[...] no debe ser tan poco como para que pueda aparecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular, de comercializar un producto o de prestar un servicio con la marca en cuestión”. En armonía con esa línea de pensamiento, el autor Rudolf Callmann(8) nos dice que el “uso debe ser deliberado y continuo, pero no necesariamente extensivo, no debe ser esporádico, secretivo, confidencial, casual, fortuito, experimental o transitorio”.

Desde el punto de vista teleológico, la figura de la cancelación de las marcas registradas por no uso, se inspira en la necesidad de depurar los registros marcarios, para permitir que aquellas puedan ser registradas y explotadas posteriormente por otras personas. En este tipo de situaciones, el artículo 111 de la Decisión 344 reconoce un derecho de preferencia a quien ha propiciado su cancelación, privilegio que puede ser ejercido “dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”.

En todo caso, bajo el régimen jurídico de la Comunidad Andina(9) resulta improcedente la cancelación de una marca por falta de uso, cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, por restricción de las importaciones o la imposición de otros requisitos a los bienes y servicios protegidos por la marca, su uso en el período consecutivo de tres años anteriores a la solicitud de cancelación se haya hecho imposible, pudiendo invocarse tales situaciones como causales de justificación por parte del titular del registro.

En relación con el tema, el reconocido autor Carlos Fernández Novoa señala: “A fin de aminorar el rigor de la carga del uso de la marca, el ordenamiento jurídico prevé equitativamente que el titular de la marca puede exonerarse del cumplimiento de tal carga, alegando la existencia de causas justificativas de la falta de uso ... Por causas justificativas de la falta de uso hay que entender la existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado”(10).

En lo que concierne a la acreditación probatoria del uso de la marca, el ordenamiento comunitario radica la carga de la prueba en cabeza de quien ostenta la titularidad de su registro. Por lo mismo, el tercero que pretende obtener su cancelación, se encuentra exonerado de la carga de la prueba, la cual se traslada, como ya se dijo, al titular de la marca registrada, por ser precisamente él quien se encuentra en condiciones de desvirtuar su falta de uso en el mercado y quien tiene por demás el interés de hacerlo. La traslación de la carga probatoria se justifica en estos casos ante la imposibilidad en que se encuentra el solicitante de demostrar el hecho negativo del no uso, pues ello equivaldría a imponerle una tarea probatoria demasiado dispendiosa y de difícil o imposible cumplimiento (probatio diabolica). Al fin y al cabo, la acreditación de los hechos extintivos, impeditivos, exonerativos y excluyentes debe recaer sobre quien los alega en defensa de sus propios intereses.

Es precisamente por lo anterior, que en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, la autoridad comunitaria competente expresó:

La carga de la prueba, en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, acorde con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

En lo que atañe al tema de los medios de prueba admisibles, el artículo 167 de la Decisión 486 dispone que, “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Ese listado, como bien lo aducen tanto el apoderado de la parte actora como el propio Tribunal Andino de Justicia, es meramente enunciativo y no puede tenerse como un numerus clausus, lo cual significa que el uso de la marca también puede ser probado mediante la aportación o práctica de otros medios de prueba distintos, siempre y cuando los mismos sean permitidos por la legislación nacional. Ciertamente, el empleo de las expresiones “podrá” y “entre otros” en el precepto comunitario anteriormente trascrito, desvirtúan de entrada la interpretación restrictiva consignada en los actos administrativos acusados, pues ante la falta de taxatividad de la norma comunitaria que trata de los medios de prueba y en aplicación del principio de complemento indispensable, debe acudirse a la legislación nacional”(11). En virtud de lo anterior, no puede perderse de vista que en nuestro ordenamiento interno rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

ART. 175.—Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.

La Sala, en sentencia proferida el 29 de abril de 2010, dentro del Expediente 2005-00165, consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, añadió:

La prueba de uso de la marca, básicamente está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella.

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar, en primer término, que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislado sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; que acredite que desde el punto de vista del ámbito territorial, el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y por último, que el uso de la marca registrada corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, teniendo como diez a quo para el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, pasa la Sala al escrutinio de los cuestionamientos que sirven de sustento a las pretensiones de la demanda.

4. El caso concreto.

La marca Marcel France, cuya cancelación por no uso se cuestiona en el presente proceso, fue concedida para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares y dentífricos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales, por razón de su propia naturaleza, se catalogan dentro del género de productos de consumo masivo.

El apoderado de la actora, señora Consuelo Plaza Lartigau, busca infirmar la legalidad de los actos administrativos acusados, mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso la cancelación de la marca Marcel France, allegando al proceso distintos medios de prueba para acreditar el uso real, efectivo y constante de dicha marca.

Dentro de las pruebas presentadas, aparecen la certificación del revisor fiscal de la empresa Cosmetic France Ltda. obrante a folios 38 y 39 del cuaderno principal y varias constancias expedidas por distintas personas naturales y jurídicas dedicadas a la comercialización y distribución de equipos, productos e implementos para salones de belleza y peluquería, visibles a folios 41 a 49 del mismo cuaderno, en las cuales se da cuenta de la comercialización y distribución efectiva, constante e inequívoca de los productos amparados con la marca cancelada durante los tres años anteriores al 19 de agosto de 2000, fecha en la cual la señora María Ivonne Hernández de Plazas radicó ante la superintendencia delegada para la propiedad industrial la correspondiente solicitud de cancelación de dicha marca por la causal de no uso (fls. 115 a 118, cdno. 1).

Las afirmaciones contenidas en tales documentos, son coincidentes con los testimonios rendidos en la etapa probatoria por los señores Gilberto Becerra Gaez (fls. 479 a 481, cdno. ppal.) y Héctor Navas Robayo (fls. 494 a 500, cdno. ppal.), Rodrigo Merino Muñoz (fls. 550 a 551, cdno. ppal.), Jairo Alonso Vargas Prieto (fls. 559 a 563, cdno. ppal.), y Livis Nancy Hernández Ochoa (fl. 49, cdno. identificado como anexo 5). En todos ellos los deponentes afirman haber adquirido, comercializado o distribuido distintos productos identificados con la marca Marcel France, durante períodos prolongados, abarcando los tres (3) años a los cuales se hizo referencia anteriormente. A propósito del tema, la Sala hace la salvedad de que el testimonio rendido por el señor Olmes Munevar Galarza, visible a folios 487 a 492, no puede ser tenido en cuenta, pues a pesar de haber sido recepcionado por el magistrado auxiliar comisionado para el efecto, no aparece decretado en el auto de pruebas proferido el 11 de noviembre de 2004 (fls. 201 y 202, cdno. ppal.).

Por otra parte, ha de tenerse presente que a instancias de la parte actora, se decretó y practicó en el período probatorio el dictamen pericial cuyas conclusiones y soportes documentales aparecen visibles a folios 213 a 218 y 278 a 279 del cuaderno principal y en los cuadernos identificados anexos números 3 y 4, con lo cual se quiso establecer la comercialización y distribución efectiva y constante de los productos amparados por la marca Marcel France durante el período trienal comprendido entre el 10 de agosto de 1997 y el 10 de agosto de 2000, así como también si en los libros de contabilidad de la precitada empresa, aparecen registradas las ventas de tales productos y los pagos efectuados a nombre de la señora Consuelo Plazas Lartigau como titular de la licencia, permiso o autorización para explotar ese signo marcario.

En el dictamen anteriormente mencionado, el perito, luego de referirse al hecho de que la sociedad Cosmetic France Ltda. lleva los libros, balances e inventarios de rigor, señala que dicha empresa dio cumplimiento a sus obligaciones tributarias correspondientes a los años 1997 - 2000, y agrega lo siguiente:

7. La Sociedad Cosmetic - France Ltda., para cumplir con el objetivo social de la producción o fabricación de productos Marcel - France, realiza permanentemente compras de diversas clases de materias primas y a un número considerable de proveedores; para demostrar este hecho, como perito, solicité en forma aleatoria mensualmente, fotocopias de los comprobantes de egreso y la sustentación de los mismos por la compra de las diferentes materias primas y durante los arios de 1997, 1998, 1999 y 2000 (ver anexos del 107 al 283).

8. En la misma forma y cumpliendo con el objeto social, Cosmetic - France Ltda., comercializó sus productos fabricados marca Marcel - France, en los diferentes centros de belleza y peluquerías de los distintos barrios de la ciudad y otros municipios de Colombia, tales corno tinturas, gelatinas, oxicremas, rinse, lacas, crema de manos, SH anticaspa, SH romero y quina, gel lac, SA productos marca Marcel - France, durante los años de 1997 al año 2000 (ver anexos del 463 al 538).

9. Por otra parte la Sociedad Cosmetic - France Ltda., vende sus productos marca Marcel France, a otros países como el Ecuador (Ver anexos del 383 al 386).

10. Como es normal en toda empresa, la Sociedad Cosmetic - France Ltda., registró y contabilizó formalmente todas y cada una de los ingresos obtenidos por las diferentes transacciones de ventas realizadas en Bogotá, Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Ecuador, Barranquilla, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, San Andrés, Sincelejo, Sogamoso, etc., etc.

En este caso de los ingresos, se tomó una muestra de 3 comprobantes de ingreso por mes, desde el año de 1997, al año 2000, sin que esto quiera decir que es el total de los ingresos por año, por tal razón no se da suma alguna (ver anexos del 387 al 461).

11. La Sociedad Cosmetic - France Ltda., adiciona una certificación expedida por el revisor fiscal, el doctor Jorge Leon Cifuentes, con C.C. 19.087.600 y tarjeta profesional como contador público 4556-T, relacionada con el total de ventas realizadas por la empresa desde el 1º de enero de 1985 a mayo 31 del 2004, la cual asciende a la suma de ($ 45.291.694.509) cuarenta y cinco mil doscientos noventa y un millones, seiscientos noventa y cuatro mil quinientos nueve pesos mcte., la cual está firmada con fecha junio 7 de 2004 (ver anexo 462).

12: La Sociedad Cosmetic - France Ltda., tiene en sus registros contables sumas causadas por gastos de propaganda realizadas en diferentes actividades y eventos promocionando los productos marca Marcel France, durante los años 1997 al año 2000 (ver anexos 463 al 583).

13. Dentro de los movimientos y registros contables de la Sociedad Cosmetic - France Ltda., aparecen comprobantes de egreso por sumas y diferentes conceptos, efectuados a la señora Ivonne Hernández Vargas, de acuerdo con la relación firmada por la doctora Nancy Ochoa Perdomo, como contadora de la firma antes mencionadas y sus correspondientes comprobantes de egreso, cuya suma asciende a ($ 201.477.726) doscientos un millones cuatrocientos setenta y siete mil setecientos veintiséis pesos M/cte.

Esta suma proviene de los ingresos obtenidos por la venta de los productos de la marca Marcel - France desde 1997 a la fecha (ver anexos 539 a 611).

[...].

18. Se anexan certificaciones de Notificación Sanitaria obligatoria (sic), expedidos por Invima y notificados por Profrance E.U., para elaboración de varios productos nuevos de la marca Marcel - France y fabricados por Cosmetic - France Ltda. (ver anexos 639 al 647).

Aunado a lo anterior, ha de tenerse en cuenta que en el expediente administrativo identificado bajo el número 92.191.759, correspondiente al trámite de cancelación de la marca Marcel France, obrante a folios 114 y siguientes del cuaderno identificado como “Anexo 1”, obran innumerables facturas, certificaciones, registros sanitarios, folletos, etiquetas y material promocional de los productos identificados con la marca en cuestión, correspondientes a los años 1997 a 2000, y que fueron tenidos en cuenta por la propia Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución 7665 del 8 de marzo de 2002, mediante la cual se negó la solicitud de cancelación de la marca tantas veces mencionada, acto, que como ya se dijo, fue revocado por las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en este proceso.

Al propio tiempo, el apoderado de quien interviene como tercero con interés en las resultas del proceso, señora María Ivonne Hernández de Plazas (hoy Hernández Vargas), allegó entre otros documentos un ejemplar del contrato de fabricación y servicios logísticos celebrado el 15 de enero de 2001 entre las sociedades Cosmetic France Ltda. y Profrance EU, visible a folios 11 y siguientes del cuaderno principal, en virtud del cual esta última firma se comprometió a asumir la fabricación y empaque, por su cuenta y riesgo, de manera exclusiva, independiente y estable, la línea de productos amparados por la marca Marcel France, en cuyas consideraciones preliminares se reconoce de manera expresa que “La señora Consuelo Plazas Lartigau es titular de los derechos que confiere el registro de la marca Marcel France nominativa clase 3, concedida mediante Resolución 6307 de septiembre 7 de 1990 y certificado de registro 133783” (fls. 111 a 122, cdno. ppal.), lo cual coincide plenamente con la información plasmada en el certificado expedido por la secretaría ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 9 de agosto de 2000 y que aparece a folio 128 del cuaderno identificado como “Anexo 1”. Si bien es cierto dicho contrato no obtuvo el registro correspondiente, constituye al menos un indicio bastante diciente del uso que pretendía darse a la marca en conflicto.

En relación con los actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Sociedades mediante los cuales se impone una multa al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad Cosmetic France Ltda., los cuales fueron allegados al proceso por la tercera interesada, considera la Sala que los mismos son inconducentes, pues a su juicio nada tienen que ver con el asunto que es objeto de este debate procesal.

En cuanto corresponde a la discusión que plantea el apoderado de la señora María Ivonne Hernández de Plazas, relativa al hecho de que la actora, la señora Consuelo Plazas Lartigau no ostenta la titularidad de la marca Marcel France, debe la Sala reiterar que a folio 128 del cuaderno identificado como “Anexo 1” aparece el certificado expedido por la secretaría ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 9 de agosto de 2000, que desmiente dicha aseveración.

Por otra parte, no puede perderse de vista de acuerdo con el acta de inventarios y avalúo de los bienes que se levantó en el Juzgado 17 de Familia de Bogotá el 29 de enero de 2002, dentro del proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal entre María Ivonne Hernández de Plazas y Marcel Plazas Lartigau, se incluyó como primera partida del activo la marca Marcel France registrada a nombre de Marcel Plazas Lartigau bajo certificado número 202146 para identificar productos de la clase 3 internacional, la cual fue concedida mediante Resolución 22569 del 28 de agosto de 1997, en el Expediente 923119333, tal como lo señala el apoderado de quien funge como tercera interviniente. Con todo, observa la Sala que en el cuaderno identificado como anexo 2, obra la providencia calendada el 8 de junio de 2005, dictada por ese mismo despacho judicial, en donde al decidir las objeciones formuladas por el apoderado del señor Marcel Plazas Lartigau contra los inventarios y avalúos presentados el 23 de agosto de 2001 y el 29 de enero de 2002, expresó:

2. Así las cosas, las únicas que sobreviven en el acta de inventarios y avalúos adicionales, son las del activo: a) Con todo, la relacionada con la marca Marcel France, registro 202146, debe excluirse, porque con motivo de la medida cautelar que se solicitó respecto de la misma marca, en el proceso quedó establecido que si bien Marcel Plazas Lartiagau, era su titular, lo cierto es que, no lo era al momento de la disolución de la sociedad conyugal, como así el juzgado ahora lo reitera frente a las pruebas que obran en el expediente como así se resolvió, aunque después del inventario adicional, en auto de 1° de junio de 2003, confirmado por el Tribunal del Distrito Superior de Bogotá, Sala de Familia, en providencia de 31 de mayo de 2004.

Con fundamento en lo expuesto, tal como se puede constatar revisando de manera pormenorizada los folios que forman parte del cuaderno en mención, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá decidió excluir dicho activo de los inventarios y avalúos. Se desprende de lo anterior que el supuesto carácter ficticio de la cesión de derechos efectuada entre los señores Marcel Plazas Laritgau y su hermana Consuelo, carece de fundamento.

La Sala encuentra atinada la afirmación del apoderado de la parte actora, cuando señala en su alegato de conclusión que en este proceso “[...] no se está controvirtiendo el real titular del registro de la marca o si existió una cesión regular de su uso o explotación por parte de Consuelo Plazas hacia la sociedad Cosmetic France Ltda., o cualquier otra tercera persona. No, en este caso la discusión gira es en torno a si se usó la marca durante los tres años precedentes a la solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso”.

En todo caso, es oportuno hacer referencia concreta a las conclusiones expuestas en el alegato radicado por el apoderado de la señora María Ivonne Hernández de Plazas relativas a la inexistencia de un contrato de licencia entre la titular de la marca y la firma Cosmetic France Ltda. Pues bien, tal como se mencionó en el acápite anterior, el uso de una marca por parte de terceros bien puede hacerla un licenciatario, cumpliendo las formalidades consagradas por el ordenamiento jurídico comunitario respecto del contrato de licencia, referidas a su celebración por escrito y a su registro ante la oficina nacional competente; o bien a través de una persona autorizada. En efecto, es totalmente cierto que en el expediente no obra dicho contrato de licencia ni la evidencia de que en caso de existir el mismo haya sido registrado. Sin embargo, el hecho de que el señor Marcel Plazas Lartigau, titular inicial del registro marcario, y posteriormente la señora Consuelo Plazas Lartigau, como cesionaria del mismo, hayan consentido el uso y explotación de la marca a través de la sociedad Cosmetic France Ltda., de la cual el primero es socio mayoritario, hacen presumir la existencia de una autorización no escrita, que se confirma por el hecho de que la segunda haya controvertido tanto en sede administrativa como judicial, la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la superintendencia del ramo dispuso su cancelación, tras negarle validez a los actos de uso y explotación de la marca adelantados por la firma anteriormente aludida.

Como se dijo en páginas anteriores, si bien el contrato de licencia está sujeto a las formalidades ya mencionadas, lo real y cierto es que las normas comunitarias no establecen formalidades específicas para otro de tipo de terceros que hayan sido autorizados para usar y explotar las marcas, no siendo entonces razonable ni admisible que se desconozca el hecho cierto de la explotación, por no haberse cumplido una formalidad que el ordenamiento jurídico no consagra.

En ese orden de ideas, estando debidamente demostrado en el proceso el uso efectivo y constante de la marca Marcel France durante el período trienal que antecedió a la solicitud de cancelación formulado por la señora María Ivonne Hernández de Plazas, la Sala procederá a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

La Sala denegará por improcedente la pretensión adicional formulada por el apoderado de la parte actora, en el sentido de que “[...] se declaren sin efectos los actos jurídicos que hubieren sido expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y otras autoridades administrativas o judiciales, durante el trámite de este proceso, y que fueron viables en razón de la cancelación de la marca Marcel France de propiedad de la actora por supuesto no uso”, por tratarse de actos que no fueron demandados y por no haberse dado estricto cumplimiento al deber de individualizar en la demanda esos actos jurídicos.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 42072 de diciembre 24 de 2002, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto revocó parcialmente la decisión contenida en la Resolución 7665 del 8 de marzo de 2002, emanada de ese mismo despacho, en el sentido de ordenar la cancelación por no uso del certificado de registro 133783, correspondiente a la marca Marcel France, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos; lociones capilares y dentífricos, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya titular es la señora Consuelo Plazas Lartigau”.

2. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 6649 de marzo 14 de 2003, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, en cuyo artículo primero de la parte resolutiva se dispuso confirmar la decisión contenida en la Resolución 042072 de 2002 y en el artículo segundo se declaró agotada la vía gubernativa.

3. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE que el certificado de registro 133783, correspondiente a la marca Marcel France (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, cuya titular es la señora Consuelo Plazas Lartigau, se encuentra vigente.

4. DENIÉGASE la pretensión adicional formulada por el apoderado de la parte actora mediante escrito visible a folio 88 del cuaderno principal, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

5. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

6. La Superintendencia de Industria y Comercio procederá a dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011)».

(2) El texto completo de la norma es el siguiente:

ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada (la negrilla es de la Sala).

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

(3) Si bien este artículo se transcribió anteriormente, se incorpora nuevamente para facilitar la lectura de esta providencia

Disposición transitoria primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(4) El contrato licencia es un negocio jurídico en virtud del cual, el titular de una marca registrada (licenciante) cede el derecho de uso de su marca a otra persona (licenciatario); a cambio de una remuneración denominada regalía, conservando el primero la titularidad del registro.

(5) Otamendi, Jorge. Derecho de marcas, Buenos Aires, Lexis-Nexis, Abeledo Perrot, 2002, p. 202.

(6) Los “bienes de capital” son aquellos factores de producción constituidos por inmuebles, maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones de cualquier género, que junto con otros factores, como el capital, el trabajo y los insumos, se destinan a la producción de bienes de consumo.

(7) Otamendi, Jorge. Op. cit.

(8) Callmann, Rudolf. The law of unfair competition, trademarks and monopolies, 1988, Cap. 29, p. 20.

(9) Ver el artículo 108 de la Decisión 344 y el artículo 165 de la decisión. Sobre el particular, se puede consultar también la interpretación prejudicial identificada bajo la referencia 15-IP-99.

(10) Carlos Fernández Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, 2001, p. 491.

(11) El principio de complemento indispensable, permite que normas internas regulen asuntos no reglados en la normativa comunitaria; como se establece en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: “ART. 276.—Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros”.