Sentencia 2003-00314 de septiembre 13 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 11001032400020030031401

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Actor: Exedy Corporation

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil siete

EXTRACTOS: «Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad Exedy Corporation, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 38195 del 26 de noviembre de 2001, por la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Exedy Corporation y en consecuencia se otorgó el registro de la marca Daikin Clutch (mixta) a favor de la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda.; 19683 del 27 de junio de 2002 por la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución 38195 del 26 de noviembre de 2001; y 6465 del 7 de marzo de 2003, por la cual se resolvió el recurso de apelación, estas dos últimas confirmando la primera.

1. Antecedentes

a) Las pretensiones de la demanda.

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos acusados y como consecuencia, pide que se ordene la cancelación del registro de la marca Daikin Clutch para identificar productos de la clase 12 de la clasificación internacional.

Consideraciones de la Sala

Mediante la Resolución 6465 del 7 de marzo de 2003, el superintendente de Industria y Comercio (E) resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Exedy Corporation, confirmando la Resolución 38195 de 2001 y en consecuencia, concediendo el registro de la marca Daikin Clutch (mixta) para distinguir productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza a favor de la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda.

Como lo han expresado en reiteradas ocasiones tanto el tribunal andino de justicia como esta corporación, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos y por tanto si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma con el fin de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

Teniendo en cuenta que la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda., solicitó el registro de la marca Daikin Clutch mixta el día 18 de febrero de 2000, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, se aplicará dicha norma y no la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, la cual empezó a regir el 1º de diciembre de 2000.

Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso la Decisión 486.

La Decisión 344 señala respecto de las observaciones y su oportunidad:

“ART. 93.—Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros.

ART. 94.—La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que la observación, fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa;

c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca,

d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondiente.

ART. 95.—Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo esta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

De acuerdo con las pruebas y los memoriales que obran en el expediente, puede observarse que la solicitud de registro de la marca Daikin Clutch (mixta) por parte de la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda. se efectuó el 18 de febrero de 2000. Por su parte la publicación se efectuó en la gaceta de propiedad industrial 490 del 27 de marzo de 2000 y las observaciones fueron presentadas el 11 de mayo del mismo año. Así mismo debe señalarse que dentro del traslado de treinta días otorgado al solicitante del registro de la marca, la sociedad opositora presentó las pruebas que había anunciado y el poder para actuar en nombre de la compañía que representa.

De lo anterior puede concluirse que las observaciones fueron presentadas en tiempo, es decir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación. Por su parte de acuerdo con las normas anteriormente transcritas, debe indicarse que la Decisión 344 no señala plazo alguno para la presentación de pruebas y por el contrario sí estipula un término para que el solicitante del registro se pronuncie si a bien lo tiene, el cual una vez vencido dará paso al análisis de las observaciones y consecuente concesión o denegatoria del registro.

Comoquiera que las pruebas fueron presentadas extemporáneamente, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo bien en no haber valorado las mismas, razón por la cual no es procedente la violación del artículo 148 de la Decisión 486 que alega la demandante.

Ahora bien, de acuerdo con lo expresado en párrafos precedentes, las normas aplicables al caso concreto son las contenidas en la Decisión 344, razón por la cual se analizarán las normas del mencionado estatuto que concuerden con las que la demandante señala como violadas en la Decisión 486.

Respecto de la notoriedad de una marca, el artículo 84 de la Decisión 344 señala:

“ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció en la interpretación prejudicial 169-IP-2005:

“Para determinar la notoriedad de una marca es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca. La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor”.

Con el fin de establecer la notoriedad de la marca Daikin Clutch es necesario analizar si las pruebas que obran en el expediente son suficientemente demostrativas de dicha característica de acuerdo con lo estipulado en la Decisión 344 y la interpretación prejudicial anteriormente mencionada. Al respecto es pertinente reseñar algunas de las pruebas que obran en el expediente de la referencia:

• Documentos allegados por la parte actora en la vía gubernativa en donde relaciona la lista de registros de la marca Daikin Clutch a su nombre en diferentes países, así como las respectivas constancias (fls. 113 - 162, anexo 1)

PaísMarcaClaseNúmero de registroFecha de registro aa/mm/dd
1.AustraliaDaikin Clutch (Logo)12A37260286/03/20
2.CanadáDaikin Clutch (Logo)-26239081/09/11
3.FranciaDaikin Clutch (Logo)07,12152339789/04/10
4.AlemaniaDaikin Clutch (Logo)07,12100405080/06/30
5.IndonesiaDaikin Clutch (Logo)07,1214843080/08/18
6.ItaliaDaikin Clutch (Logo)0737493385/10/24
7.JapónDaikin Clutch (Logo)12*187694186/07/30
8.FilipinasDaikin Clutch (Logo)124055188/08/12
9.Arabia SauditaDaikin Clutch (Logo)07,1299/5182/12/01
10.TailandiaDaikin Clutch (Loso)13*7194581/04/28
11.Estados UnidosDaikin Clutch (Logo)121.166.41881/08/25

(*) Clasificación local

• Documentos allegados por la parte actora en la vía gubernativa en donde relaciona la lista de registros de la marca DK a su nombre en diferentes países, así como las respectivas constancias (fls. 163 - 214, cdno. anexo 1).

PaísMarcaClaseNúmero de registroFecha de registro aa/mm/dd
1.AustraliaDK & Wing Device12B34064186/03/20
2.AustraliaDK & Wing Device07B34064283/04/29
3.IndonesiaDK & Wing Device07,1225393079/11/20
4.JapónDK & Wing Device09*203667688/04/26
5.MalasiaDK & Wing Device07M/8566080/03/10
6.MalasiaDK & Wing Device12M/8566180/03/10
7.FilipinasDK & Wing Device07,123614886/11/14
8.Arabia SauditaDK & Wing Device07,1299/5082/12/01
9.SingapurDK & Wing Device12B8317179/11/23
10.SingapurDK & Wing Device07B8317479/11/23
11.TailandiaDK & Wing Device13*8480581/04/28

(*) Clasificación local

• Certificado de ventas de la marca Daikin Clutch en el período comprendido entre 1992 y 1999, expedido por la sociedad Bonem S.A. domiciliada en la ciudad de Medellín, en el que se señalan las ventas totales por $ 36.271.383.416 (fl. 62, cdno. ppal.).

• Traducción de la declaración juramentada efectuada por el presidente de Exedy Corporation domiciliada en Osaka - Japón donde manifiesta: (fls. 64 - 77, cdno. ppcal.)

“5. Uso y registro de las marcas de mi compañía “Daikin Clutch” y “Dk & Wing Device”.

(1) La marca “DK & Wing Device” se adoptó como la marca de la casa de mi compañía desde mayo de 1964 como una parte de mi antiguo nombre de la compañía “Dai-Kin” y esta se ha utilizado de ahí en adelante en el mundo entero para todos los productos de mi compañía.

La marca “Daikin Clutch” se adoptó como nombre de marca de mi compañía desde 1980 para utilizarla con los productos de embragues para automóviles de mi compañía.

Mi compañía todavía continuó utilizando las marcas “DK & Wing Device” y “Dikin Clutch”, después de cambiar su razón social “Daikin Manufacturing Co. Ltda.” por la de “Exedy Corporation” en 1995”.

“7. Uso y registro de las marcas registradas de mi compañía “Daikin Clutch” y “Dk & Wing Device” en Colombia.

(1) En septiembre 30 de 1981, mi compañía efectuó un contrato de licencia con Ingersoll Apolo S.A., una compañía colombiana. Fotocopia del “contrato de asistencia técnica y licencia” se anexa como apéndice “F”.

Ingersoll Apolo S.A. se estableció en 1964 como consorcio con una compañía estadounidense, Borg Warner Corporation, de ahora en adelante denominada como “Borg” y su producción de línea de embragues para automóviles comenzó en 1971, usando tecnología de Borg. Unos años más tarde, la línea de embragues se complementó con la tecnología de mi compañía.

Debido a una variación sustancial de los accionistas en 1985, la compañía cambió su razón social por Bonem S.A., de ahora en adelante denominada “Bonem”, localizada en la calle 6-S Bi, 50C-104, Medellín, y se convirtió en un miembro de la arganización “Cháid Neme Hermanos” como se india en el apéndice “H”. Esta organización mercadea vehículos, equipo para carretera, partes de automotores y llantas por medio de sucursales y agencias que cubren el territorio nacional. Es la representante de los productos Volvo y VME (Volvo y BM, Michigan y Euclid) y distribuye y vende repuestos nacionales e importados de diferentes marcas (apéndice “G”).

Bonem tiene actualmente asistencia técnica de mi compañía, subsidiaria de mi compañía en los Estados Unidos, Excedí(sic) American USA y otras. En esta línea, Bonem es proveedor de equipo original para plantas de ensamble de vehículos en el país y en el extranjero y para el mercado de repuestos por medio de una gran red de distribución. Entre los clientes de equipos más grandes están las plantas de ensamble de vehículos: CCA (Mazda - Mitsubishi) - Colombia, Colmotores (GM, Suzuki, Isuzu) - Colombia, Sofasa (Renault - Toyota) - Colombia, General Motors Venezolana, oyota(sic) de Venezuela y MMC (Mitsubishi - Hyundai) de Venezuela (apéndice “H”).

Actualmente, Bonem ha logrado consolidarse en los mercados de equipo original de embrague y de repuestos para el sector de vehículos automotores en el país, basándose en una excelente calidad de sus productos y un servicio al cliente eficiente, los pilares fundamentales de su política de calidad, alcanzada por un proceso serio de seguro de la calidad.

(2) Como se estipula en la cláusula 11 “marca de los productos con licencia” del contrato de licencia entre mi compañía e Ingersoll Apolo S.A., mi compañía le concedió una licencia para utilizar mis marcas registradas en conexión con los productos fabricados y vendidos por Ingersoll Apolo S.A. (actualmente “Bonem S.A.”) en Colombia. Esto demuestra que las marcas registradas de mi compañía se han utilizado en Colombia desde por lo menos 1981”.

• Traducción de la declaración juramentada efectuada por el presidente de Exedy Corporation domiciliada en Osaka - Japón en la que señala el número aproximado de unidades Daikin Clutch vendidas por Bonem S.A. (fls. 64 - 77, cdno. ppal.).

“(5) El número aproximado de unidades de productos “Daikin Clutch” vendidos por Bonem S.A. durante los años fiscales de 1995 a 1999 es el siguiente:

AñosNúmero de unidades vendidas
1995133.750
1996148.099
1997136.728
1998149.864
1999109.120”
• Testimonio del señor Rafael Sebastián Reyes Torres en el que manifiesta que importa productos de la marca Daikin Clutch y que solicitó el registro en Colombia de la misma (fls. 254 - 257, cdno. ppal.).

• Brochure de los productos Bonem S.A. vigente desde el 1º de febrero de 2000, dentro del cual se encuentran productos de la marca Daikin Clutch (fls. 190 -191, cdno. anexo 1).

• Fotocopia del registro de la marca Daikin Clutch en Colombia a favor de Kabushiki Kaisha Daikin Seisakusho. Certificado 125768 del 27 de agosto de 1987 (fls. 225 - 226, cdno. anexo 1).

• Fotocopia del registro de la marca DK (etiqueta) en Colombia a favor de Kabushiki Kaisha Daikin Seisakusho. Certificado 125587 del 31 de agosto de 1987 (fls. 227 - 228, cdno. anexo 1).

• Facturas comerciales y de importación de partes y piezas sueltas para la producción de discos y prensas para embragues utilizados en vehículos automotores (fls. 258 - 606, cdno. anexo 1).

Es importante precisar que la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega, ya que para poder exigir su protección solo basta demostrar entre otras características la difusión de la marca y la imagen en el mercado, las cuales pueden ser expuestas mediante cualquier medio probatorio válido, pues finalmente el juzgador examinará las pruebas que se alleguen teniendo en cuenta las reglas de las sana crítica, como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

En el presente proceso las pruebas allegadas por la demandante son suficientemente demostrativas de la notoriedad de la marca Daikin Clutch, pues el hecho de que sus ventas en el territorio nacional, en un período de 8 años superen los $ 36.000.000.000 evidencia el conocimiento que de la misma debe tener la comunidad perteneciente al grupo de consumidores de la marca.

Así mismo, se precisa, que para probar la notoriedad de una marca la norma comunitaria no exige que la misma se encuentre registrada en el país en el que se solicita su protección, sino simplemente su conocimiento, el cual puede ser probado, inclusive, por su comercialización y amplia difusión a nivel internacional.

Al respecto debe señalarse la presencia de la marca en países como Hungría, China, Indonesia, India, Tailandia, Malasia, Australia, Estados Unidos, entre otros. Además a nivel internacional se adoptó la marca Daikin Clutch desde 1980 para amparar productos de embragues para automóviles.

La Sala considera que las pruebas allegadas al proceso son suficientes para considerar la marca Daikin Clutch como notoria, razón por la cual debe seguirse protegiendo dicha marca a favor de la sociedad Exedy Corporation, así no se encuentre registrada en la oficina nacional competente, y por lo tanto, debe impedirse el registro de la misma marca a favor de Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 38195 del 26 de noviembre de 2001 por la cual concedió el registro de la marca Daikin Clutch para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional a la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda., proferida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 19683 del 27 de junio de 2002 y 6465 del 7 de marzo de 2003, por las cuales se decidieron los recursos de reposición y apelación confirmando la primera.

2. Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca Daikin Clutch para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional, a favor de la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda. y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial».

ACLARACIÓN DE VOTO

La decisión adoptada declaró la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Daikin Clutch, para distinguir productos comprendidos en la clase 12 internacional, a favor de la sociedad Importadora de Repuestos Mitsubishi Ltda., por cuanto se estimó que dicha marca es notario y debe protegerse en favor de la sociedad actora.

No obstante que comparto el sentido de la decisión adoptada, considero importante dejar en claro lo siguiente:

La marca notoria ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás, tribunales que han venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso.

No es posible fijar por vía general un número de consumidores, un número de productos vendidos para poder afirmar que una determinada marca es notoria, y aunque algunos países se han esforzado en su jurisprudencia como Alemania y Francia en crear criterios, como el de los dos tercios de la población encuestada que distingue con esa marca un determinado producto, le he expresado a la Sala, mi preocupación de que en nuestro medio, existe todavía una gran dosis de subjetividad en la apreciación de la calidad de notoria de una marca, lo que en la práctica del derecho marcario nacional e internacional, puede acarrear importantes efectos, no solo frente al derecho marcario en sí mismo, sino frente a la competencia y al consumidor.

En efecto es bien sabido que una consecuencia de una marca notoria frente al derecho marcarlo internacional, es que al reconocerse como tal, no se hace necesario efectuar su registro ante las autoridades encargadas de dicho registro. Así, si alguien registra a su nombre una marca notoria perteneciente a otro, bien podría estar incurriendo en un fraude, que no solo daría lugar en algunos casos a una acción por competencia desleal, sino incluso, a una infracción penal por usurpación de marca. Este no es el caso de quien de buena fe registra un signo que puede ser incompatible con una marca notoria, pero que no es una reproducción idéntica y donde la eventual imitación puede admitir dudas. En este segundo caso, por supuesto el titular de la marca notoria, podría solicitar la anulación del registro de imitación de la marca, e iniciar una acción de competencia desleal, pero no una acción penal.

Otra preocupación importante es la de saber si una marca notoria que como sabemos en el derecho marcario internacional no requiere registro, también podría tener efecto sobre el principio de especialidad de la marca, es decir si podría existir una protección en el futuro ampliada de la marca hacia otros productos que no se encuentre inicialmente dentro de la misma clase del registro. Según el principio de especialidad se hace necesario el efectuar diferentes registros, según el tipo de producto y las categorías contempladas por la clasificación internacional de Niza. Puede suceder que alguien registre como marca en un determinado sector, sin tener derecho alguno a hacerlo, la marca perteneciente al titular de una marca notoria que ha sido adquirida en otro sector de la actividad económica como consecuencia de un uso prolongado en el tiempo o de la inversión de importantes sumas en publicidad, para beneficiarse en forma parasitaria, así no exista un peligro de confusión marcaria en esa clase de productos con la marca notoria del segundo. La jurisprudencia ha sostenido que mientras una marca sea más conocida, la protección debería hacerse más extensiva, aunque por lo general, la protección no se extienda más allá de productos similares.

Es muy factible que con la globalización económica y con ella el desarrollo del derecho de la competencia y del derecho de los consumidores, el principio de especialidad pueda ir evolucionando hacia una ampliación de la protección en diferentes clases de las marcas notorias, como si se utilizara la marca Coca para perfumes o Chanel para bebidas alcohólicas. Este tema ha sido tratado por las directivas de Unión Europea (art. 5-2), la que prevé esta posibilidad para las legislaciones de los países signatarios de dicho tratado, y también ha sido considerado en los congresos de la AIPPI y de los fabricantes que aspiran a tener marcas europeas.

En consecuencia, habida cuenta de las importantes implicaciones que acabamos de mencionar, y de la ingerencia actual del derecho marcario en el derecho de la competencia, creo razonable y conveniente que se introduzcan mejores criterios económicos y estadísticos en el análisis de lo que constituye una marca notoria en un mercado determinado. Lo anterior, ya que las cifras que en un determinado mercado pueden parecer bajas, pueden no serlo en consideración a la importancia del mercado relevante (mercado del producto y mercadeo geográfico). Por otra parte, sumas cuantiosas en apariencia, pueden constituir en ciertos sectores de alta tecnología, cifras no representativas del mercado en consideración a la totalidad de dicho mercado.

En consecuencia para los análisis que debe realizar la Superintendencia de Industria y Comercio, considero que enriquece la decisión jurisprudencial y beneficia también la vocación internacional de nuestros intercambios y de nuestra economía, estudios sobre el mercado de los productos enfrentados que pretenden distinguirse a través de los requisitos marcarios, lo que podría servir de base posterior, en caso de probarse que existió la usurpación de una marca, para la iniciación de las acciones de competencia desleal y de usurpación penal de marcas que correspondan, y así brindar la certeza y seguridad que requiere los empresarios en una economía globalizada, y erradicar de una vez por todas, cualquier temeridad de empresarios que puedan comportarse en forma inescrupulosa.

Aclaro que no estoy tan seguro como lo ha expresado el Tribunal Andino de que baste para determinar la notoriedad de una marca el que la misma sea difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios de los bienes que son comercializados con la marca. Como lo sostuve en Sala, aunque estoy de acuerdo con la decisión mayoritaria, la evolución del comercio internacional, hace que si en uno de los países signatarios del Acuerdo de Cartagena se le da la connotación a una marca de notoria, es porque esa notoriedad no es solamente local, sino transfronteriza.

Además, no creo que pueda afirmarse en un comercio internacional dinámico que una marca notoria lo sea, cuando solo es conocida por un grupo de consumidores en el exclusivo sector en el que distingue los productos.

Los ejemplos mundiales de marca notoria, como Hilton, Kodak, Beneton, Coca Cola, Malboro, así lo demuestran.

Como señala la doctrina es necesario que el público con el solo enunciado de la marca, tenga el reflejo casi automático de pensar en el producto o servicios que ella representa.

La importancia transfronteriza se demostró con claridad en este caso, donde se aportaron al expediente por la parte actora, como documentos de la lista de registros internacionales de la marca Daikin Clutch (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Indonesia, ltalia, Japón, Filipinas, Arabia Saudita, Tailandia y Estados Unidos) y de los registros de la marca DK, en países todos diferentes a la Comunidad Andina de Naciones, CAN (Australia Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur y Tailandia).

En esta oportunidad, la Sala declaró la nulidad con fundamento en la Decisión Andina 486 de 2000, de las Resoluciones 38195 del 26 de noviembre de 2001; 19683 del 27 de junio de 2002 y 6465 del 7 de marzo de 2003 por las cuales se decidieron los recursos de reposición y de apelación que habían confirmado la primera, no obstante que no se aportaron pruebas de notoriedad en los países de la CAN. Obsérvese que la Sala toma esta determinación, a pesar de que advierte que no resulta notoria en el público consumidor de los países de la decisión andina diferentes a Colombia, la marca Daikin Clutch, con respecto a la cual no se recibieron pruebas de la parte actora, ni que la marca en mención sea conocida por consumidores de otros sectores de la actividad económica y comercial diferentes al automovilístico.

Lo anterior, debe llamar a la reflexión sobre cuál debe ser el criterio que se debe adoptar para definir el alcance de la notoriedad, si es el criterio andino que circunscribe la notoriedad a la aceptación de los consumidores de un determinado sector, o tener una posición más exigente en el caso del análisis de la notoriedad dadas sus consecuencias prácticas de no depósito del registro y su impacto futuro sobre el principio de especialidad ya enunciado. A mi juicio, la Sala parece haber aplicado un criterio internacional y más amplio en este caso, como el que se desprende del artículo 6 BIS de la Convención de París de 1883, suscrita y ratificada también por Colombia, que no resulta incompatible en principio con los textos del Acuerdo de Cartagena, que se debería seguir aplicando porque corresponde a las nuevas realidades de la internacionalización marcaria.

Mi aclaración, se orienta en este caso, a insistir ante la Sala en la necesidad de precisar los criterios para considerar que una marca es en realidad notoria, para que así puedan aplicarse sin temor alguno por parte de las autoridades administrativas encargadas del registro de marcas, las trascendentales consecuencias ya desarrolladas en párrafos anteriores de dicha declaratoria, como son la no necesidad del registro; y la economía de extender la protección de la marca notoria a sectores no comprendidos en los cuales se efectuó el registro (flexibilización del principio de especialidad), evitando el registro de marcas notorias idénticas por diferentes titulares, pero en diferentes sectores de actividad.

Lo anterior, es de trascendental importancia para unos intercambios comerciales seguros y fluidos en el mundo internacional. La armonización de nuestra jurisprudencia andina con la jurisprudencia internacional, para que en casos como el que nos ocupa la presente interpretación redundara en beneficio para los empresarios, el comercio en general y la identificación del origen de los productos por parte de los consumidores.

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