Sentencia 2003-00315 de febrero 10 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2003-00315-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: National Football League Properties, Inc.

Bogotá D.C., diez de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada las observaciones presentadas por la sociedad National Football League Properties, Inc., y concedió el registro de la marca Steelers (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Hilacol S.A.

Por todo lo anterior, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones presuntamente violadas. En esencia, el problema que plantea la demandante es que su marca mixta “PITTSBURG Steelers”, de la clase 25 es notoriamente conocida a nivel internacional y, por lo tanto, tiene mejor derecho al uso exclusivo del mismo que la marca mixta registrada Steelers para la misma clase 25. Además de lo anterior, las pruebas que demuestran la notoriedad de dicha marca, no fueron tenidas en cuenta por la administración.

Si bien la parte actora alegó que los actos acusados violan los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172, 227 y 228 de la Decisión 486, el Tribunal Andino de Justicia señaló de manera oficiosa en su interpretación que las disposiciones a aplicar son los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por cuanto la marca mixta Steelers que distingue los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada a registro el 7 de julio de 1997, por la sociedad Hilacol S.A., es decir, estando vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El tenor literal de las normas a aplicar es el siguiente:

Decisión 344

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)”.

“ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Decisión 486

Disposición transitoria primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Al respecto, la Sala considera necesario analizar si hubo o no vulneración de las normas antes descritas, con ocasión de la expedición de los actos administrativos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

 

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Como puede observarse, la marca opositora contiene la denominación “PITTSBURG Steelers” + diseño y la figura consiste en un casco para jugar fútbol americano dentro del cual aparece una figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo. La marca cuestionada contiene la denominación “Steelers” y la figura es idéntica a la figura caprichosa que semeja tres estrellas dentro de un círculo, anteriormente mencionada. De manera, que sin requerir de mayor análisis, las marcas descritas son casi idénticas, tanto en sus denominaciones, que es el elemento que predomina en las mismas, como en su parte gráfica; aunado a que pertenecen los productos que distinguen a la clase 25 Internacional.

Ahora bien, ya que la marca de la actora no se encuentra registrada en Colombia, es necesario hacer referencia a la aplicación del principio de territorialidad.

Esta Sala, refiriéndose al principio de territorialidad, reiteradamente ha sostenido en términos generales que, un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 6 de julio de 2000 que precisa el alcance territorial de las marcas, en los siguientes términos:

“En lo que respecta a la propiedad que la sociedad demandante tiene respecto de la marca LA RUBIA (nominativa) en Perú y Bolivia (v. fls. 387 a 388), debe tenerse en cuenta que, como lo señala el Tribunal de Justicia Andino, el principio de territorialidad de las marcas, mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro, salvo que se trate de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en los artículos 83, literal e), o 103 de la Decisión 344, lo que no ocurre en el presente caso”(1).

Igualmente, mediante sentencia de 11 de octubre de 2006, se precisó:

“La Sala en primer lugar precisa que el hecho de que con anterioridad la Superintendencia hubiera concedido a la actora el registro de la marca The Latin Academy of Recording Arts & Sciences para amparar productos de las clases 9 y 41 así como el hecho de que la marca esté registrada en los Estados Unidos de América no implica que la Oficina Nacional competente deba acceder obligatoriamente a las pretensiones, toda vez que se trata de solicitudes diferentes así sean del mismo actor y del mismo signo The Latin Academy of Recording Arts & Sciences; en el caso presentado además se trata de amparar productos de diferente clase; de otro lado, la marca se concede previo el trámite correspondiente, para ser usada dentro de la jurisdicción del Estado donde se concedió. Sobre el particular ha dicho el mismo Tribunal Andino que: || “... para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad (...). Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria (...)”(2) (el resaltado es de la Sala)”(3).

Lo anterior, no deja duda, que la protección de las marcas, sólo se presenta en el país en que fueron registradas, a no ser, se reitera, que se haya invocado la prioridad de la solicitud o la notoriedad de la marca, última de las situaciones que ocurre en el caso sub examine, ya que la actora alega que el signo mixto de su titularidad PITTSBURG Steelers + GRÁFICA, clase 25 es una marca notoriamente conocida.

Los principios de territorialidad y especialidad en tratándose de marcas notorias ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Andino de Justicia. El citado Tribunal, hoy día va más allá respecto a estos principios, conforme lo expresa en su interpretación radicada bajo el número 02-IP-2007 del 7 de marzo de 2007: “La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyen su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella. En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a la que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”.

Además, precisa esta Sala, que la marca notoriamente conocida rompe de ipso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. En razón de lo anterior, son merecedoras de un mayor amparo frente a las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta de reconocimiento de las mismas como marcas notorias.

Por otra parte, el Tribunal Andino refiriéndose a la notoriedad de las marcas, ha dicho lo siguiente:

“La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de la marca común u ordinaria al status de notoria” (fl. 358 del expediente).

Igualmente, esta Sala, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que las pruebas descritas en la norma comunitaria son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta con que sean suficientes, idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida(4).

La marca notoria y su prueba han sido objeto de tratamiento jurisprudencial por parte del Tribunal Andino y del Consejo de Estado desde largo tiempo atrás. Al respecto se ha venido sosteniendo que la calidad de marca notoria, por tratarse de una cuestión de hecho, debe demostrarse en forma suficiente en cada caso.

La actora presenta, entre otras pruebas para acreditar la notoriedad de su marca mixta “PITTSBURG Steelers”, las siguientes:

— Original de la declaración juramentada del señor Gary M. Gertzog, Secretario de National Football League Properties, Inc. (fls. 62 a 66).

— Listado correspondiente a todos los registros de propiedad industrial de la sociedad demandante de la marca PITTSBURG Steelers.

— Copias de los certificados de registros internacionales de la marca PITTSBURG Steelers en Nueva Zelanda, Hong Kong, África del Sur, Australia, Francia, República de Irlanda, Japón, México, Reino Unido y Benelux.

— Listado de productos tomado la página web del equipo de los “PITTSBURG Steelers, en donde aparecen el nombre y el logo del equipo de fútbol americano.

— Copias de distintas publicaciones que a nivel mundial contienen tanto información como materiales que demuestran el uso de la marca PITTSBURG Steelers

— Copia del escrito radicado ante la División de Signos Distintivos el 3 de abril de 1998, bajo el número 97037718-000003 junto con sus anexos respectivos.

— Fotocopia auténtica de las páginas de la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998, en donde aparece publicada entre otras, la marca mixta PITTSBURG Steelers, para la clase 25 Internacional.

— Copia de las resoluciones demandadas.

— Certificado de registro expedido por las autoridades marcarias de los Estados Unidos de América, en el que se indica que el signo PITTSBURG Steelers, clase 25, se encuentra registrado y vigente por el término de diez años desde el 21 de diciembre de 1993 (fls. 62 a 72 del expediente).

— Dictamen pericial para establecer la notoriedad de la marca PITTSBURG Steelers.

De las pruebas relacionadas llama la atención la Resolución núm. 003388 de 13 de febrero de 2003 que resuelve el recurso de apelación, respecto de la cual se transcriben algunos apartes:

Pruebas de notoriedad allegadas

Una vez verificado el expediente, se encontraron las siguientes pruebas:

1. Affidávit realizado por Alan Blue, abogado...en representación de National Football League Propierties, en el cual hace constar que la sociedad que representa es titular de más de 3000 registros de marcas correspondientes a los nombres de los equipos adscritos, así mismo certifica que ha examinado los documentos de prueba, la publicidad que muestran las marcas registradas.

Con el anterior Affidávit se anexan (sic) copia de registros de marcas, así como material publicitario.

Examinados los documentos anexados, se considera que estas pruebas demuestran la existencia y antigüedad de los registros de la marca Steelers en varios países, así como la publicidad que se realiza sobre la gestión de los equipos de fútbol americano, sin embargo no resultan procedentes para probar la notoriedad de la marca, toda vez que no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

En efecto, las pruebas indicadoras de los hechos, apuntan en su mayoría al reconocimiento de esta situación en países no miembros del pacto andino.

Por lo expuesto las pruebas tendientes a demostrar la notoriedad no alcanzan a demostrar de forma idónea el conocimiento que tiene el público de la región respectiva (Países del pacto Andino)” (fl. 17 y 18 del expediente).

Lo anterior demuestra que sí se valoraron las pruebas sobre la notoriedad de la marca opositora.

En las pruebas relacionadas se encuentra un listado correspondiente a todos los registros de propiedad industrial obtenidos por la marca opositora, y copias de los certificados de registro de la citada marca, que obran en el anexo número 2 del expediente. Al respecto, como lo ha sostenido esta Sección en diversas oportunidades, el certificado de registro de una marca constituye un mero indicio pero no plena prueba para demostrar la notoriedad de una marca.

Además, en el anexo número 1 aparece un listado de los productos que aparecen en la página web del equipo de los PITTSBURG Steelers y copias de algunas publicaciones que a nivel mundial contienen tanto información como materiales de la aludida marca, sin embargo, se observa, que en la mayoría de los casos no se especifican las fechas en que dichos documentos fueron elaborados, por lo tanto, no pueden ser valorados como prueba.

Respecto a la declaración juramentada del señor Gary M. Gertzog, Secretario de National Football League Properties, Inc., tampoco puede ser considerada como prueba, pues no se desglosaron ni adjuntaron las cifras de ventas de productos con la marca PITTSBURG Steelers. Por otra parte, el valor de US$9,594.523, para el período comprendido entre los años 1997 y 2000, no acredita que dicha marca sea notoriamente conocida, por el hecho de no referirse a fechas anteriores a la de radicación de la solicitud del signo mixto PITTSBURG Steelers clase 25 Internacional, del tercero interesado, lo cual no comulga con la norma comunitaria.

En cuanto al dictamen pericial rendido por el señor Miguel Antonio Murcia León, que obra a folios 273 a 283 del cuaderno principal des expediente, se destaca la conclusión de que la marca PITTSBURG Steelers es notoria y mundialmente conocida. No obstante y como quiera que dicha experticia no se ocupó de establecer los presupuestos para determinar la notoriedad de la marca, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue registrada, la intensidad y el ámbito de difusión, el análisis de producción y mercadeo de tales productos, la Sala considera que las conclusiones del perito no están amparadas en un soporte objetivo que permita concluir que en efecto la marca opositora goza de notoriedad. Aparte de lo expuesto, la Sala observa que la marca PITTSBURG Steelers no se encuentra registrada ni solicitada previamente en Colombia, lo cual lleva a colegir que la marca cuestionada, registrada a nombre de Hilacol S.A., tiene prioridad en nuestro país.

Así las cosas, los cargos presentados por la actora no tienen vocación de prosperar, porque las evidencias aportadas no se encuentran revestidas de idoneidad y eficacia, al no probar suficientemente alguno o algunos de los aspectos enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la antigüedad y su uso constante, la intensidad y su ámbito de difusión; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, etc., aspectos de los cuales sólo fue probada la antigüedad de la marca, a través de los registros internacionales aportados, pero no su uso constante.

La previsión normativa de los citados indicadores, hace imprescindible que se demuestre suficientemente la notoriedad de la marca, a diferencia del hecho notorio, que en este caso podría ser el equipo de fútbol americano PITTSBURG Steelers, ya que la notoriedad del signo no se halla implícita en la circunstancia de que aquél sea ampliamente conocido en el ámbito deportivo.

En este orden de ideas, al no acreditarse la notoriedad de la marca de la actora, los actos acusados gozan de plena legalidad. Además, aunque si bien es cierto existen similitudes ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, así como en su parte gráfica, no lo es menos, que la marca de la actora no se encuentra registrada ni existe solicitud previa de registro en Colombia.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad National Football League Properties, Inc., a través de apoderado, contra las resoluciones 29942 de 19 de septiembre de 2001, 42233, de 19 de diciembre de 2001 y 3388 de 13 de febrero de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por dicha compañía y concedió el registro de dicha marca a nombre de la sociedad Hilacol S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 6 de julio de 2000. Radicación 3923, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actora: Sociedad Cervecería Backus & Johnston S.A.

(2) Proceso 17-IP-98 del 21 de abril de 1998.

(3) Sentencia de 11 de octubre de 2006, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Radicación 2003-00346. Actora: National Academy of Recording Arts & Sciences.

(4) Expediente 2002-00131, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: The Procter & Gamble Company. “Al respecto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en el artículo 84 de la Decisión 344 son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida”.

Expediente 2001-0369, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Alpina Productos Alimenticios S.A. Caso: Finesse vs. Mens Fitnes.