Sentencia 2003-00325 de marzo 12 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Cuando la falta uso afecta alguno de los productos para los que se registró.

EXTRACTOS: «Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por Colombina S.A. y, en su defecto, canceló parcialmente por no uso el registro de la marca pum colombina de su titularidad, respecto a los productos “café y sus derivados”, comprendidos en la clase 30 internacional.

La actora afirma que si bien es cierto la norma comunitaria contempla la figura de la cancelación parcial de una marca en relación con algunos productos o servicios que la misma ampara, debe tenerse en cuenta que en tratándose de marcas notorias el tratamiento es diferente, pues estas rompen con el principio de la especialidad ya que su protección se extiende a otros productos o servicios aún no relacionados.

Sostiene que al cancelarse parcialmente “... por no uso el registro de la marca pum colombina en la clase 30 internacional, no resultaría más que (i) un desconocimiento de los derechos de Colombina S.A. quien ha utilizado legítimamente su marca, y (ii) se crearía un espacio de confusión para el público consumidor, quien en el evento en que la de (sic) Fábrica de Café La Bastilla S.A. registrara la marca en su favor, se enfrentaría a la existencia de un registro para la marca pum colombina para distinguir café y sus derivados...”.

Entra la Sala a valorar a la luz de los artículos 108, 109, 110, 111 y disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la citada comisión, si el registro de la marca PUM COLOMBINA era objeto de cancelación parcial respecto a los productos “café y sus derivados”, comprendidos en la clase 30 internacional, dada la falta de uso.

Siguiendo los presupuestos jurídicos trazados por el Tribunal Andino y por esta corporación, resulta necesario entrar analizar en primer lugar, si la marca pum colombina que ampara todos los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es notoriamente conocida, para efectos de determinar si se requiere o no de un estudio diferente al que se realiza respecto a una marca que no ha logrado tal calidad.

Respecto de la cancelación de una marca notoriamente conocida, el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial, precisa que esta figura

“... va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 344 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor” (fl. 192).

Agrega:

“... resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria. Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo este uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la oficina nacional o el juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria...” subrayas de la Sala (fl. 194).

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La marca nominativa pum colombina, fue concedida a favor de Colombina S.A. para todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Resolución 6150 de 24 de febrero de 1994, certificado 157445.

El acervo probatorio allegado al proceso demuestra que algunas marcas de la sociedad Colombina S.A., entre ellas colombina (especialmente) y coffe deligth, que distinguen productos de la clase 30 internacional, (clase de productos que distingue la marca pum colombina), efectivamente son marcas notoriamente conocidas, ya que las facturas de venta, los catálogos de publicidad y demás pruebas relacionadas así lo evidencian, pero no en cuanto a la marca pum colombina, que a pesar de contener en su denominación la palabra “colombina” y se encuentra bajo la titularidad de la misma sociedad Colombina S.A., no puede predicarse que por esos hechos sea notoria, pues es una marca autónoma e independiente de las enunciadas, que posee un certificado de registro propio 157445 el cual la identifica y la diferencia de las otras de su especie.

Por otra parte, tampoco puede afirmarse que pum colombina sea una marca notoriamente conocida por pertenecer al grupo de Colombina S.A., toda vez que la normativa comunitaria no contempla en alguna de sus disposiciones la “marca corporativa”, o sea, que la marca debe considerarse en forma individual y solo bajo los productos que ella distinga de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, el análisis de la solicitud de cancelación por no uso de la marca de la actora se hará bajo los presupuestos jurídicos aplicables a cualquier clase de marca común.

En relación con el uso exclusivo de la marca, esta Sala ha sostenido que

“El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El concepto de uso no es absoluto, está condicionado por la clase de productos que el registro protege, pues uno será el uso de artículos de consumo masivo, y otro, distinto, el de artículos de lujo. En cada caso concreto, el juez determinará, teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el cumplimiento por el titular de la marca de ese requisito, como condición para que el ordenamiento jurídico continúe protegiendo su derecho. Cuando el artículo 108 de la Decisión 344 se refiere al uso “... durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”, debe el titular de la marca demostrar que ha usado la marca, según el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “... cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar eficaz ese uso...”. “el uso de la misma deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”. Durante el término de los tres años anteriores al momento de radicación de la solicitud de cancelación por no uso, no alcanza a constituir el uso que el artículo 108 de la Decisión 344 exige, en el sentido de que debe ser “real y efectivo”, serio, de buena fe, normal e inequívoco”(1).

Ahora bien, por uso real y efectivo de la marca se entiende que los productos o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (Decis. 344, art. 110; Decis. 486, art. 166).

En relación con el uso real y efectivo de la marca el Tribunal Andino sostiene que este principio “... actúa como un complemento del principio de uso obligatorio, y tiene como finalidad principal la de que no se reserve al titular el monopolio de una marca que no se explota real y efectivamente” (fl. 189).

De manera que una de las limitaciones del derecho a la exclusividad que ostenta el titular de una marca es la falta de uso de la misma, que sin lugar a dudas, compromete el derecho a la “propiedad” marcaria, haciendo posible que un tercero solicite ante la administración la cancelación del registro de la marca por no uso durante los tres años precedentes a la acción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Decisión 344 y en igual sentido en el artículo 165 de la Decisión 486.

El Tribunal Andino afirma que

“se entiende que una marca se encuentra en uso cuando todos los productos o servicios que distingue se encuentran en el comercio o en el mercado… es decir, que no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos” (resaltado ajeno al texto).

Agrega que

“siguiendo la orientación doctrinal, es necesario tener en cuenta:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas, de conformidad con la naturaleza del producto, son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogos, etc.” (fl. 190).

En cuanto a los parámetros cuantitativos que deben tenerse en cuenta para establecer el uso de una marca, el Tribunal Andino ha sostenido:

“El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año solo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344 (Proceso 17-IP-95. Interpretación prejudicial de nov. 9/95, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 199, de ene. 26/96)” (fls. 190 y 191).

Por otra parte, el artículo 110 de la Decisión 344 enuncia algunas pruebas para demostrar el uso de la marca y el artículo 108 de la misma decisión establece causales de justificación para el no uso de la marca. Normas sobre las cuales concluye el tribunal que la cancelación por no uso tiene por efecto:

“1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva, y

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgando, de conformidad con el artículo 111 de la Decisión 344, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca, para solicitar el registro del signo a su nombre” (fl. 291).

De las pruebas allegadas se observa que las facturas aportadas son impertinentes para demostrar el uso de la marca pum colombina respecto a los productos “café y sus derivados” durante el periodo de tres años anteriores a la fecha de la solicitud de cancelación por no uso, pues del total de 343 facturas tan solo 69 están contabilizadas dentro del término previsto en la norma comunitaria, en la cuales no figura la marca pum colombina. En otras palabras, el fin identificador de la marca no se cumplió en esta oportunidad, ya que su uso no se materializó “... mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes... a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”(2) (fl. 189).

Ahora bien, del total de los productos amparados por la marca pum colombina para la clase 30 internacional, la solicitud de cancelación, como ya se dijo, recae en el “café y sus derivados”.

De manera que en el presente caso, resulta necesario estudiar la pertinencia de la cancelación parcial del registro de la marca, con fundamento en la norma comunitaria aplicable.

Es así que de conformidad con los artículos 110 y 166 de las decisiones 344 y 486 respectivamente, se requiere que los productos de la clase 30 internacional que la marca pum colombina distingue, hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. En el caso sub júdice quedó claro que esta no es notoriamente conocida y que no se usó específicamente para los productos “café y sus derivados” durante los tres años precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación.

La administración en las resoluciones 1199 de 28 de enero de 2000 y 10575 de 24 de mayo de 2000, y con fundamento en la Decisión 344 afirma respecto a la cancelación parcial por falta de uso de la marca, lo siguiente:

“... con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios establecidos considera respecto a los argumentos expuestos por el recurrente que si bien es cierto que la normatividad andina no contempla expresamente la cancelación parcial por no uso, también lo es la (sic) norma requiere que la marca se encuentre en uso para los productos o servicios que ella distingue, es decir, los productos o servicios que se solicitaron y para los cuales se concedió la marca los cuales se especificaron en el certificado de registro es decir que todos los productos para los cuales se concedió la marca deben estar disponibles en el mercado ya que de no haber sido así el legislador andino hubiera previsto que el uso o comercialización y efectiva de los productos podría referirse a uno cualquiera de los varios productos o servicios amparados, lo cual no se especifica en la norma analizada” (la negrilla fuera del texto) (fl. 47).

Al respecto, debe tenerse presente que la cancelación por no uso de la marca que trata la Decisión 344 varía con respecto a la Decisión 486, en lo atinente a que esta última norma contempla la cancelación parcial de la marca cuando la falta de su uso afecte a uno o algunos productos que la misma distinga, en cuyo caso se ordenará una reducción o limitación de la lista de productos comprendidos en el registro de la marca.

No obstante, de las normas de la Decisión 344 se infiere que el alcance jurídico es similar al contemplado en la Decisión 486 en la medida en que permite la cancelación parcial del registro de una marca con ocasión de su no uso. Es así como el artículo 110, exige que todos y cada uno de los productos que la marca amparada deben estar colocados en el mercado, “de manera que no basta con la mera intención de usarla... su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso”(3).

Como tampoco “basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios amparados, sino para todos y cada uno de ellos” (negrillas de la Sala), tal como lo afirma el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 46-IP-2006 rendida en este proceso, cuyo concepto es acogido por la Sala no solo debido a su carácter obligatorio sino por su razón de ser.

Aseverar lo contrario, sería poner seriamente en peligro el derecho a la competencia como fuente de la actividad empresarial que es, así como el derecho del consumidor al no poder este distinguir a través de una marca los buenos y malos productos que se ofrecen en el mercado, postulados básicos del derecho de marcas.

Por otra parte, no son de recibo los argumentos de la actora relacionados con la solicitud de registro de la marca pum colombina para distinguir café y sus derivados por parte del tercero solicitante de la cancelación de su marca por no uso, en el caso de que la citada marca sea cancelada parcialmente, como tampoco lo atinente a la oposición de Colombina S.A. en el evento de que fuese concedido el registro a favor de dicho tercero, ni sobre la existencia de conexión competitiva con los productos de la misma clase 30 internacional, toda vez que resulta impertinente para el caso que se examina, al haberse considerado que la referida marca no es notoriamente conocida, en virtud de que, dichas causales serían objeto de estudio por parte de la oficina competente en el evento de que fueren expuestas en el futuro.

Así la cosas, al no haberse demostrado por parte de la actora el uso de la marca pum colombina para los productos “café y sus derivados” de la clase 30 internacional, dentro del periodo comprendido entre el 13 de junio de 1994 y 13 de junio de 1997, es procedente la cancelación parcial del registro de la aludida marca para tales productos».

(Sentencia de marzo 12 de 2009. Radicación 2003-00325. Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso).

(1) Sentencia de 17 de agosto de de 2000. Radicación 3448. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actor, Cigarrería Bigott Sucesores.

(2) Interpretación prejudicial 46-IP-2006 de 23 de agosto de 2006 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, presentada en este proceso.

(3) Interpretación prejudicial 46-IP-2006 del Tribunal Andino.

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