Sentencia 2003-00331 de julio 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Rad.: 11001-03-24-000-2003-00331-01

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil once.

Actor: Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El asunto a resolver.

En el presente proceso, instaurado por la firma Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C. S., se pretende obtener la nulidad de las resoluciones 1836 del 29 de enero de 2002 y 1892 del 30 de enero de 2003, expedidas por el jefe de la división de de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la Resolución 5247 del 26 de febrero de 2003, dictada por el superintendente delegado para la propiedad industrial, mediante los cuales se denegó el registro de la marca Skin Secret, para distinguir productos que forman parte de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento de que dicho signo era confundible con la marca denominativa Secret, previamente registrada a nombre de la sociedad The Procter & Gamble Company, en razón de las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas que presentan, generando riesgos de confusión y asociación empresarial en los consumidores, a lo que se añade la circunstancia de que el elemento Skin no aporta ninguna distintividad a la marca pretendida, llamada a identificar productos pertenecientes a la misma clase. A manera de restablecimiento del derecho, se solicita que se conceda el registro de la marca Skin Secret, a nombre de Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C.

En razón de lo anterior, se trata de determinar si los actos administrativos acusados son contrarios o no a la normatividad andina y, en consecuencia, si procede o no el restablecimiento del derecho que se solicita.

2. Las marcas en conflicto.

Marcas opositoras previamente registradas

Marca registrada:Secret (Nominativa)
Expediente:93-393048
Certificado:229.212 - Vigente hasta el 28 de agosto de 2011
Clasificación:Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería, aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; dentríficos.
Titular:The Procter & Gamble Company

 

Marca denegada

Marca solicitada:Skin Secret (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
ST203300331FIG1.JPG

Expediente:03-50944
Radicación:16 de junio de 2003
Clasificación:Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Aceite para masaje anticelulítico, aceite para masaje reductor, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, gel reductor, gel espumoso para el baño, crema humectante y perfumes
Titular:Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C., S.

 

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 22-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal e), 136 literales a) y h), y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas antes mencionadas, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Antes de realizar el cotejo de los signos enfrentados y atendiendo las recomendaciones formuladas por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que la Sala, mediante sentencia proferida el 22 de noviembre de 2007, dentro del expediente radicado bajo el número 2002-0160, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno, promovido por la sociedad UN Skin International Inc., al referirse a los alcances del sufijo Skin, expuso las siguientes consideraciones:

[...] La Sala tiene en cuenta que el sufijo Skin, vocablo extranjero que en su traducción al idioma español significa: piel, de uso común y en cosméticos conforme a las orientaciones de la interpretación prejudicial rendida en el proceso, en esas condiciones se está en presencia de una marca débil que impide su apropiación en forma exclusiva por parte de los demás.

Posteriormente, mediante sentencia de fecha quince (15) de octubre de dos mil nueve (2009), proferida dentro del expediente radicado bajo el número 11001-03-24-000-2004-00195-01, Consejero Ponente Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, en virtud de la cual se decidió la demanda de nulidad impetrada por la firma The Procter & Gamble Company contra la Resolución 37098 de 29 de diciembre de 2003, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca Skin Secret solicitada por la firma Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C. para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional, tuvo la oportunidad de pronunciarse con respecto a la controversia marcaria entre los signos Skin Secret y Secret, que es precisamente la misma que se plantea de nuevo en ese proceso al solicitar la nulidad de las resoluciones 1863 de 29 de enero de 2002 y 5247 de 26 de febrero de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En razón de lo anterior y si bien en dicho proceso el acto demandado era distinto de los que ahora son objeto de enjuiciamiento, resulta pertinente, por razones de coherencia, seguridad jurídica y cosa juzgada material, reiterar las mismas consideraciones que se formularon en ese proceso y que llevaron a la Sala a concluir que las marcas en conflicto podían coexistir pacíficamente en el mercado, así los actos administrativos hayan tenido origen en actuaciones administrativas distintas.

Ahora bien, bajo el entendido de que la marca opositora es de carácter denominativo y la marca impugnada es de naturaleza mixta o compuesta por contener en su estructura elementos gráficos y denominativos, empieza la Sala por señalar que a juicio suyo el elemento nominal es en este caso el predominante, por representar precisamente la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente de los consumidores; al ser ese el aspecto más relevante y el que mayor recordación suscita en el mercado. En ese orden de ideas, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento verbal.

Hechas las anteriores acotaciones y en consonancia con los lineamientos hermenéuticos aportados por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala observa que en la estructura de las marcas enfrentadas aparece como elemento común la expresión Secret, diferenciándose únicamente en la presencia de la palabra Skin, que aparece incorporada en la marca cuyo registro se censura (para los fines de este proceso léase “se solicita”)

La partícula Skin es un vocablo de origen inglés que significa “piel”, y es “[...] generalmente utilizado en las marcas de la clase 3ª por su grado de descriptividad de los artículos que ampara” (fl. 53, cdno. ppal.), ya que sirve para evocar ciertas cualidades o funciones de los productos cobijados bajo dicha denominación, al indicar que aquellos están destinados a ser aplicados en la piel, evocación que por demás no se desprende del vocablo Secret, lo que permite colegir que no existe el más mínimo riesgo de que se pueda presentar una confusión en el plano ideológico, pues quien lea o escuche la palabra Secret, no tiene por qué asociar esa expresión con la idea de piel. Así las cosas, no se puede desconocer que la partícula Skin, al haber sido incorporada en la marca cuya nulidad se pretende, contribuye de manera importante a la distintividad de los productos y a eliminar cualquier riesgo de error o confusión.

La expresión Secret, que en este caso constituye la partícula común, si bien es de origen inglés como la anterior, ha de ser considerada como una palabra equivalente a secreto o secreta existentes en el idioma español, pues sus raíces y su estructura son prácticamente las mismas, las cuales no son susceptibles de apropiación exclusiva.

No sobra precisar, sin embargo, que las dos palabras que integran el signo Skin Secret, son débiles y en tal condición, no son susceptibles de apropiación de manera exclusiva, pudiendo ser empleados en otras marcas por terceras personas. Con todo, la combinación de ambas en el signo mixto objeto de análisis, además de ser distintiva, como se ha venido afirmando, lleva implícita la susceptibilidad de representación gráfica, contribuyendo a la identificación de unos productos respecto de otros, haciendo viable su diferenciación o individualización en la mente del consumidor, así pertenezcan ambos a la misma clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo expuesto, el conjunto marcario resultante de la combinación de las voces Skin y Secret, adquiere entonces una significación novedosa, original y diferenciable, de lo cual se deriva la posibilidad de que dicha marca pueda coexistir en el mercado con la marca opositora, previamente registrada.

[...].

Aparte de lo expuesto, mientras la marca Secret se encuentra conformada por dos (2) silabas (se-cret), la marca Skin Secret, desde el punto de vista auditivo se encuentra compuesta por cuatro (4) (es-kin-se-cret). Del mismo modo, mientras la primera marca contiene cinco (seis) letras, la segunda está integrada por diez (10). Veámos:

skin secret
1234 5678910

secret
123456

 

En virtud de lo expuesto, resulta claro que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales y de pronunciación que las hace inconfundibles.

Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar igualmente que la marca demandada no es confundible con la marca opositora. Ciertamente, las expresiones Skin Secret y Secret, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación:

Secret-Skin Secret- Secret-Skin Secret-

Secret-Skin Secret- Secret-Skin Secret-

Secret-Skin Secret- Secret-Skin Secret-

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C., S. el registro de la marca mixta Skin Secret, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 3ª Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo, se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca débil Secret. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En lo que concierne a la violación del principio de buena fe por parte de la sociedad Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C., S., la Sala observa que dicho cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, pues no se allegó al proceso ninguna evidencia que tenga la virtud de acreditar que la actuación adelantada por dicha firma al solicitar por segunda vez el registro de la marca Skin Secret, se haya promovido con torticera intención o la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o de causar un perjuicio injusto o ilegal a la sociedad demandante.

Al amparo de los criterios acogidos por las autoridades andinas y prohijadas también en nuestro derecho interno, deben presumirse la buena fe de los administrados, la recta intención de no causar daño a nadie, la firme voluntad de allanarse a las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico y la disposición de dar cumplimiento a los propios deberes. No obstante lo anterior, la Sala considera que la parte demandante dejó de aportar al proceso los medios de convicción idóneos y suficientes para desvirtuar o desarticular la firmeza de tales presunciones. En ese orden de ideas, se concluye que la parte actora no logró demostrar la ilegalidad de la resolución atacada, debiendo mantenerse dentro del conjunto de disposiciones vigentes, por no haberse acreditado que sea contraria a lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

[...].

La Sala advierte que en el caso sub examine, el trámite administrativo adelantado y que precedió a la adopción de la resolución demandada, cumplió a cabalidad con las exigencias de publicidad y transparencia establecidas en la normatividad vigente, como que se hicieron las publicaciones y se surtieron las notificaciones de rigor.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala estima que las pretensiones formuladas por la sociedad Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C. en este proceso tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 1836 de 29 de enero de 2002, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la firma The Procter & Gamble Company y denegó el registro de la marca Skin Secret, a favor de la sociedad Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C. para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 1892 de 30 de enero de 2003, expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la resolución anterior y se concedió el recurso de apelación.

3. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 5247 de 26 de febrero de 2003, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la cual se confirmó lo dispuesto en la Resolución 1836 de 29 de enero de 2002, expedida por el jefe de la división de signos distintivos y declaró agotada la vía gubernativa.

4. Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a manera de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio, división de signos distintivos, conceder el registro de la marca solicitada por la firma Inversiones Ávila Robayo Inver Aro S. en C., para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con las consideraciones efectuadas en esta providencia.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».