Sentencia 2003-00332 de abril 15 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00332-01

Actor: Applera Corporation

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil diez .

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cundo distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

“2. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En la comparación entre marcas mixtas, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

“3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“4. Así mismo, no puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre o a una enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre o enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

“5. La oficina nacional competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

“6. Para llegar a determinar la solicitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signo no impediría el registro de la marca que se solicite”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Nº 042-IP-2007, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) y 146 de la Decisión 486, y de oficio los artículos 136 literal b), 150, 190 y 200 de la misma decisión. No se interpretará el literal d) del artículo 135 de la citada decisión por no ser pertinente al caso en controversia.

Decisión 486

“(...).

“ART. 134—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinaciones de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgos de confusión o de asociación (...)”.

“ART. 146.—Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Del nombre comercial

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

De los rótulos o enseñas

“ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.

La actora alega que la administración incurrió en una falsa motivación de los actos, ya que la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.) con domicilio en Cali, Colombia, no demostró legítimo interés para oponerse, ya que el titular de la marca mixta “BIOSYSTEMS” para la clase 5ª, es la sociedad BIOSYSTEMS S.A. con domicilio en Barcelona, España, y no la empresa primeramente citada.

En efecto, la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., para el día 9 de noviembre de 2001, fecha en que presentó la oposición, no era titular de la marca mixta “BIOSYSTEMS” para la clase 5ª, por lo tanto, no podía tener un interés directo en el citado signo distintivo, pues sólo quien ostentaba su titularidad era la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España, persona jurídica diferente a la sociedad opositora. Sin embargo, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostró que la sociedad con sede en Barcelona España y titular de la referida marca, es accionista de la empresa BIOSYSTEMS DRS S.A. desde el 8 de octubre de 1998, de acuerdo con la certificación de 4 de noviembre de 2004, expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad BIOSYSTEMS S.A. (antes BIOSISTEMS DRS S.A.), que obra a folios 235, y certificación del contador de la citada sociedad que obra a folio 236, en la que se constata sobre las relaciones comerciales que tiene con la sociedad Biosystems S.A. de España, importando y comercializando sus productos desde el año 1996. De manera que el ánimo por proteger la marca “BIOSYSTEMS”, no es del todo ajena a un interés provocado por la estrecha relación comercial entre ambas empresas y por ser parte de un grupo empresarial consolidado desde el año 1998.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por la actora, BIOSYSTEMS DRS S.A., demostró tener legítimo interés real y efectivo al momento de presentar su demanda de oposición, probando ser el titular del nombre comercial “BIOSYSTEMS DRS S.A.”, según el certificado número 13518 de 30 de junio de 2000, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de la enseña comercial “BIOSYSTEMS DRS”, de acuerdo con el certificado número 13496 expedido por la citada entidad (fls. 297 a 300). Ambos signos distintivos destinados a servicios relacionados con los productos comprendidos en las clases 5ª, 10 y 42 Internacional, según tales certificaciones.

Lo anterior, evidencia que tenía legítimo derecho a oponerse al registro de la marca solicitada y, contrario a los argumentos de la actora sobre el hecho de que la Administración no consideró como pruebas las relacionadas con el uso del nombre y enseña comercial, no significa que se descarte la titularidad de tales signos distintivos y, por ende, su legítimo interés para haber actuado en calidad de opositor en la vía gubernativa.

Además, la Sala resalta que la Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la Oficina Nacional Competente en Colombia, está obligada a efectuar el estudio de registrabilidad de las marcas, se hayan o no presentado oposiciones a la solicitud de registro marcario, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual señala:

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial, expresa:

“…a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro…esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o denegación de los registros marcarios” (fl. 585).

En consecuencia este cargo no tiene vocación de prosperar.

En este orden de ideas, la Sala considera necesario cotejar las marcas en conflicto y, si es del caso, la marca de la actora frente al nombre y enseña comercial del tercero interesado en las resultas del proceso, con el fin de darle un orden lógico al análisis, a efecto de establecer si hubo o no vulneración de las normas antes descritas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir los actos administrativos acusados.

Así las cosas, se empezará por el cotejo entre las marcas en conflicto, para lo cual se aplicarán las reglas técnicas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia.

Antes de ello, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares.

A este respecto, se refiere el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa, cuya definición fue recogida tácitamente por la Decisión 486 de 2000, al contemplarla dentro de su estructura normativa.

Ambos signos pertenecen a la clase de marcas mixtas, respecto de las cuales debe indicarse el elemento que predomina, que de acuerdo con las etiquetas que a continuación se reseñan y, contrario a los argumentos de la actora, salta a la vista que no es otro que el de sus denominaciones.

En efecto, la marca cuestionada se compone de las letras A Y B como gráfico, a su derecha la palabra APPLIED y debajo de esta el vocablo BIOSYSTEMS. La marca registrada está prevista de un círculo en cuyo interior hay unos átomos y debajo, la denominación BIOSYSTEMS. En ambas predomina, como ya se dijo, sus denominaciones.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

4. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existe similitud ortográfica y fonética, ya que la partícula que sobresale y tiene más fuerza en ambas marcas es la palabra BIOSYSTEMS, además, los vocablos AB APLIED del signo de la actora, no le dan aptitud distintiva que la diferencie con la marca “BIOSYSTEMS” de BIOSYSTEMS S.A. de España. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común.

No obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia ha sostenido esta corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.

La marca mixta cuestionada “AB APPLIED BIOSYSTEMS” distingue los siguientes servicios: “Consultoría, investigación y desarrollo en el campo de la ciencia, la tecnología, la medicina, la salud y las políticas públicas; servicios de computadores; suministro de información; servicios médicos, de investigación y de diagnóstico de laboratorio; sistemas de ensayo de desempeño de servicios médicos, de investigación y de diagnósticos de laboratorio; desarrollo de productos nuevos para terceros; licenciamiento de sistemas de ensayo; sequenciamiento, análisis y síntesis de ácido nucleico; síntesis de oligonucleótidos y otras moléculas; control de químicos por inventario; farmacocinética; investigación y estudio de genomas y proteínas, expresión de genes”, servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca mixta registrada, distingue los siguientes productos: “Reactivos y sistemas para la realización de análisis”, comprendidos en la clase 5ª Internacional.

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la clasificación internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Además, la Sala observa que el origen empresarial se podría ver afectado, si las empresas titulares de las marcas idénticas o similares en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos y servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son muy semejantes, pues la marca de la actora, entre otros aspectos, pretende amparar servicios médicos, servicios de investigación, de diagnóstico de laboratorio, y servicios de ensayo de desempeño de servicios médicos, los cuales están comprendidos en la clase 42 Internacional; mientras que la marca “BIOSYSTEMS” distingue productos de la clase 5ª Internacional, como son los “Reactivos y sistemas para la realización de análisis”, que según las pruebas que reposan en el expediente, se emplean en los laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes.

De lo anterior se deduce que tanto los servicios como los productos que distinguen ambas marcas comparten la misma naturaleza, al comprender los sectores médico y de laboratorio clínico, aunado a ello, en que la especialidad de los servicios que pretende ampara la marca de la actora frente a la especialidad de los productos de la marca registrada, tienen la misma finalidad, pues están destinados al diagnóstico y análisis de laboratorio clínico y a la medicina.

Además, considerando que el consumidor medio que compra tales productos o requiere de dichos servicios, es especializado, puede pensar que está adquiriendo un servicio de los amparados por el signo cuestionado o viceversa, convencido de que su titular es el mismo de la marca registrada para productos de la clase 5ª. Sumado a ello, que los canales de comercialización y de publicidad de dichos servicios y productos, contrario a lo que aduce el Ministerio Público, son los mismos, ya que son ofrecidos mediante medios generales: radio, televisión y prensa y/o, también, por medios específicos, dada su alta especialidad, a través de: catálogos, revistas especializadas, visitadores médicos.

Razones por la cuales, debe concluirse que tales marcas no pueden coexistir en el mercado, ya que de permitirse afectaría el origen empresarial de las mismas, exponiendo a sus consumidores al riesgo de asociación o confusión, en virtud de que las semejanzas halladas, le generan la idea de que los servicios y los productos antes reseñados provienen de un mismo empresario.

En consecuencia, estima esta Sala que este cargo no tiene vocación de prosperar, ya que el análisis efectuado por la Administración se realizó conforme a las normas comunitarias.

Respecto al tema de la adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial que aduce el tercero interesado en las resultas del proceso, que como ya se dijo es una persona jurídica distinta al titular de la marca “BIOSYSTEMS” que ampara productos de la clase 5ª, basta analizar lo siguiente:

El nombre comercial y la enseña comercial del tercero interesado, tiene en común con la marca mixta de la actora, que comparten el vocablo BIOSYSTEMS incluido en sus denominaciones.

La jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial y de la enseña deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”.

En el presente caso, presenta el tercero interesado en la resulta del proceso, entre otras, las siguientes pruebas que obran a folios 213 a 445:

• Expediente núm. 00 04419 que contiene el depósito del nombre comercial “BIOSYSTEMS DRS”, certificado núm. 13518.

• Expediente núm. 00 044022 que contiene el depósito de la enseña comercial “BIOSYSTEMS DRS”, certificado núm. 13496.

• Expediente núm. 98 32150 que contiene el registro de la marca “BIOSYSTEMS”, en la clase 5ª, certificado núm. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia.

• Fotocopia simple de la Escritura Pública núm. 2.647 de 13 de junio de 1995, que contiene la constitución de la sociedad de DRS S.A.

• Certificado expedido por el Revisor Fiscal de Biosystems S.A. (antes BIOSYSTEMS DRS. S.A.), quien certifica que Biosystems S.A. de España es accionista de BIOSYSTEMS S.A. de Colombia desde 1998.

• Certificado expedido por el señor Gustavo Ospina López, contador de la compañía, quien certifica que BIOSYSTEMS S.A. de Colombia tiene relaciones comerciales con BIOSYSTEMS S.A. de España, desde 1996.

• Documento del Banco de la República, donde consta la inversión extranjera en Colombia, por parte de BIOSYSTEMS S.A. de España en BIOSYSTEMS S.A. de Colombia.

• Fotocopia de los títulos que contienen los registros de las marcas Biosystems, en las clases 1, 5 y 9 Internacional.

• Fotocopia declaración de renta del año gravable de 1997, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de retención en la fuente del mes de diciembre de 1997, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. FC-02925 de 18 de marzo de 1997, de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. FC-05868 de 28 de noviembre de 1997, de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. 0053 de 1 de octubre de 1997, de la sociedad SERVICOMEX a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. 00130 de 6 de octubre de 1997, de la sociedad SIGA S.A. SIA a nombre de la sociedad BIOSYSTEM DRS S.A.

• Factura de importación núm. 16.544 expedida por la empresa BIOSYSTEMS REAGENTS & INSTRUMENTS a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia formulario declaración de importación núm. 97809 1008974 de 30 de septiembre de 1997.

• Fotocopia de la factura original núm. 193410-H de 17 de noviembre de 1997.

• Fotocopia del reporte núm. 8123R1 de declaración de impuesto de Aduanas Nacionales, a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A. con fecha 1 de septiembre de 1998.

• Fotocopia del Acta núm. 8 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., celebrada el 7 de julio de 1998.

• Fotocopia del registro y actualización de la composición accionaria de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A., de 8 de octubre de 1998.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de marzo de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de abril de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de junio de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de julio de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de noviembre de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de declaración de retención en la fuente del mes de diciembre de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. 09720 de 30 de agosto de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia factura de venta núm. 06389 de 28 de enero de 1998, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Factura de importación núm. 18.433 de la empresa BIOSYSTEMS REAGENTS & INSTRUMENTS de 8 junio de 1998 a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia del formulario de declaración de importación de 26 de abril de 1998, expedido por la DIAN.

• Fotocopia de la factura original núm. 99200-H de 3 de diciembre de 1998, expedida por R & D SYSTEMS INC., a nombre de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia del reporte de información básica para pago de impuestos y retenciones del contribuyente, de 11 de mayo de 1999, de la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia de Auto comisorio Aduanero núm. 1282 de 26 de junio de 1999.

• Fotocopia de la Carta Remisoria de la DIAN y Resolución 2566 de 29 de marzo de 1999, mediante la cual confiere autorización para actuar como autorretenedor a la sociedad BIOSYSTEMS DRS S.A.

• Fotocopia Declaración de Retención en la Fuente de octubre de 1999.

• Fotocopia factura de venta núm. 17744 de 10 de septiembre de 1999.

• Fotocopia factura de venta núm. 15017 de 26 de mayo de 1999.

• Fotocopia factura de importación núm. 51186 de 2 de enero de 2000.

• Fotocopia factura de venta núm. 20958 de 4 de enero de 2000.

• Fotocopia factura de venta núm. 23108 de 17 de marzo de 2000.

• Fotocopia factura de venta núm. CLO 11588 de 29 de noviembre de 2000.

De las pruebas relacionadas, se descartan el Expediente núm. 98 32150 que contiene el registro de la marca “BIOSYSTEMS”, en la clase 5ª, certificado núm. 214834, incluyendo la licencia de uso otorgada por la sociedad BIOSYSTEMS S.A. de España a BIOSYSTEMS S.A. de Colombia, y la Fotocopia de los títulos que contienen los registros de las marcas BIOSYSTEMS, en las clases 1, 5 y 9 Internacional, ya que como se dijo, el titular de la marca “BIOSYSTEMS” no es BIOSYSTEMS DRS S.A. (hoy BIOSYSTEMS S.A.), sino BIOSYSTEMS S.A. de España. Además, la licencia de uso otorgada por esta última, tan sólo fue expedida en el año 2004, la cual era inexistente para la época en que fue radicada la solicitud de registro de la marca “AB APPLIED BIOSYSTEMS”, por ser de fecha posterior.

Las demás pruebas relacionadas, a juicio de la Sala, si bien es cierto no fueron aportadas en la vía gubernativa, permiten concluir que la sociedad BIOSYSTEMS DRS. S.A. (hoy Biosystems S.A.) usó los signos distintivos con las denominaciones “BIOSYSTEMS DRS. S.A.” y “BIOSYSTEMS DRS” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca cuestionada, en actividades de producción, compra, venta, distribución y mercadeo de productos reactivos e instrumentos utilizados en laboratorios clínicos para el diagnóstico de enfermedades o estado de pacientes.

Además, para que el derecho del tercero, se considere afectado indebidamente según lo dispuesto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, se requiere que el uso origine riesgo de confusión o de asociación, cuestión que ocurre en este asunto, ya que existe relación entre los servicios de la clase 42 que distingue la marca en conflicto con las actividades que despliega dicho tercero en desarrollo de su objeto social, pues dichas actividades frente a tales servicios tienen la misma finalidad.

Así las cosas, se considera que el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajusta a derecho y, por lo tanto, no vulnera las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de abril de 2010».