Sentencia 2003-00382 de diciembre 11 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-0324-000-2003-00382-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Fábrica de Licores del Tolima

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro, como marca, del signo Tapa Roja (mixta) para amparar productos de la Clase 33 Internacional a la Fábrica de Licores del Tolima.

6.2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina:

Decisión 344 de la Comunidad Andina

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“ART. 96.—Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“ART. 168.—La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

6.3. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo distintivo, cuyo registro se solicita, es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La normativa citada, de otro lado, prevé que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

6.4. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos Tapa Roja para la clase 33 se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente:

“La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones:

“[E]l signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos”.

6.5. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia una vez observadas en el expediente las marcas mixtas confrontadas, se advierte que el elemento predominante es el denominativo (esto es, la expresión Tapa Roja), por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

Esta constatación releva cualquier análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas, desde los puntos de vista de su similitud ortográfica y fonética, como quiera que se trata de signos idénticos(1), Tapa Roja vs. Tapa Roja.

6.6. Examinada la confundibilidad entre los signos distintivos cotejados, lo que plantea la controversia es definir si la causal alegada como motivo de irregistrabilidad era o no aplicable, por parte de la SIC, al momento de resolver la solicitud de registro del signo Tapa Roja por parte de la Fábrica de Licores del Tolima, es decir, deberá establecerse si para ese momento había ocurrido algún acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, como por ejemplo la cancelación del signo.

6.7. En efecto, la parte demandada alegó que el 21 de febrero de 2002 presentó una solicitud de cancelación del registro de la marca Tapa Roja por falta de uso comercial efectivo y que la SIC la admitió y le dio trámite cancelando la marca registrada Tapa Roja, en primera instancia, contra esa decisión el señor Castro Restrepo interpuso los recursos de la vía gubernativa y a la fecha de presentación de esta demanda no habían sido resueltos.

6.8. Ante esta situación, la Sala manifiesta que debe analizarse si los actos administrativos atacados fueron proferidos antes o después de que el trámite administrativo de cancelación de la marca registrada Tapa Roja terminara con resolución ejecutoriada.

6.9. Los actos administrativos atacados son los siguientes:

• Resolución 17139 del 28 de septiembre de 1998

• Resolución 13551 del 30 de junio de 2000

• Resolución 10110 del 24 de abril de 2003

6.10. En el escrito de contestación(2) se lee que mediante Resolución 31617 del 14 de noviembre de 2003 se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Nº 16387 del 18 de junio de 2003 confirmándola en todas sus partes, es decir, solo hasta el 14 de noviembre de 2003 quedó en firme la cancelación de la marca Tapa Roja, signo que fue la causal alegada como motivo de irregistrabilidad.

6.11. Como se observa con anterioridad, la Resolución 10110, mediante la cual se negó definitivamente el signo Tapa Roja solicitado por Fábrica de Licores del Tolima, es del 24 de abril de 2003 y la Resolución 31617 es del 14 de noviembre de 2003 es decir, la causal por la cual se negó la marca solicitada desapareció siete (7) meses después de haberse proferido el acto administrativo por medio del cual se tomó esa decisión. Hasta este punto no cabe duda de la legalidad de los actos administrativos atacados, pues para el momento en que fueron proferidas la causal de irregistrabilidad existía.

6.12. Dicha situación no es desconocida por la parte demandante pues su principal argumento para pretender la nulidad de los actos administrativos atacados es la siguiente:

“Para resolver de manera definitiva la solicitud de registro de la marca Tapa Roja + Gráficas a nombre de la Fábrica de Licores del Tolima y negarlo con base en la existencia de un registro precedente a favor de Castro Restrepo especialmente en la Resolución (sic) _____, la Superintendencia de Industria y Comercio debió advertir que en primera instancia gubernativa se había dispuesto cancelar tal registro (el de Castro Restrepo) y que contra esta decisión el afectado interpuso los recursos de ley y suspender el trámite de registro de la marca Tapa Roja + Gráfica iniciado por mi agenciada. Pero no lo hizo. Esta conducta omisiva lesiona, de manera grave, expectativas jurídicas de la Fábrica de Licores del Tolima, toda vez que se traducen en la pérdida de su prelación para obtener el registro de marca plurimencionado, amparada en el expediente Nº 98-10199”.

Es claro que la parte demandante pretende obtener la nulidad de los actos administrativos basada en el único argumento consistente en que la administración, en este caso representada por la SIC, debió haber suspendido el trámite de registro del signo Tapa Roja, hasta tanto no se decidiera, de manera definitiva, la suerte del trámite de cancelación de la marca Tapa Roja cuyo titular era el señor Castro Restrepo.

6.13. Como consecuencia de lo anterior le corresponde a la Sala analizar, si de conformidad con lo dispuesto por la normatividad andina, es posible que el trámite de registro marcario se suspenda mientras que se decide otro trámite o un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad.

La teoría general del acto administrativo indica que estos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no pueden ser la excepción, pues se presumen validas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes.

La normatividad comunitaria no establece de manera clara la figura de la suspensión del trámite administrativo, pues se debe procurar porque los actos de registro marcario regulen las situaciones que pueden presentarse en el devenir comercial de la marca, es decir, que posibiliten su uso exclusivo al titular y que le otorgue potestad de impedir que terceros usurpen su derecho haciendo efectivo, esto es, el ius prohibendi.

El derecho exclusivo se adquiere con el registro, y este, a su vez, se encuentra respaldado en un acto administrativo que se presume válido mientras no sea declarado nulo, pues el acto tendrá fuerza normativa (ejecutividad) y ello impone su cumplimiento, por parte de la autoridad que lo profiere y también por parte de sus destinatarios y entraña el deber de cumplirlo y hacerlo cumplir a quien corresponde. De ahí que surja de manera obligatoria la legitimación de todas aquellas actividades que conduzcan a hacer cumplir el acto administrativo vigente.

Por ello considera la Sala que nadie puede desconocer el derecho exclusivo del titular marcario o dejarlo en suspenso mientras se resuelve un procedimiento como el de cancelación, pues si bien es cierto puede ocurrir que prospere dicha solicitud, también lo es que la marca puede quedar a salvo en caso de que se pruebe su uso comercial efectivo.

La lógica y la correcta diligencia indica que si se pretende registrar un signo confundible con uno anteriormente registrado, lo primero que se debe hacer es promover la extinción de dicho registro mediante las herramientas previstas para ello: acción de cancelación, nulidad administrativa, acción de nulidad judicial y con posterioridad a lograrlo, ejercer el legítimo derecho a solicitarlo, en el caso de la cancelación con el derecho preferente consagrado en las normas comunitarias.

Los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario se genera, ilegítimamente, una inseguridad jurídica permanente.

En consecuencia, no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso administrativo o judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc.

6.14. En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que estos no desconocen ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda. Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El estudio de registrabilidad de que trata el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se realizó debidamente, pues así lo afirma el acto administrativo demandado, así se comprobó por parte de esta Sala y la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos ni lograron probar las causales de nulidad del registro alegadas por la demandante.

6.15. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la parte actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la Fábrica de Licores del Tolima contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la Nº 17139 del 28 de septiembre de 1998, la Nº 13551 del 30 de junio de 2000 y la Nº 10110 del 24 de abril de 2003 a través de las cuales se negó el registro, como marca, del signo Tapa Roja (mixta) para amparar productos de la Clase 33 Internacional.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha sostenido que: “En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos. La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis” (Proceso Nº 17-IP-96).

2 Folio 197 del Expediente.