Sentencia 2003-00389 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2003-00389-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Burling Limited

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto en las páginas precedentes, la parte demandante pretende la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos y de la delegada para la propiedad industrial, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Alcántara Asociados S.A. y denegó el registro de la marca Bossini (mixta) presentada por la firma Burling Limited, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso. En caso afirmativo, deberá establecerse la procedencia de disponer el restablecimiento del derecho que se depreca en la demanda.

2. Determinación de las marcas, nombres y enseñas comerciales en conflicto.

Antes de realizar el juzgamiento de los actos administrativos demandados, la Sala considera necesario hacer las siguientes precisiones de carácter preliminar:

Según se desprende de los documentos obrantes en el expediente, la sociedad Alcántara Asociados S.A., es titular de varias signos conformados o distinguidos con el vocablo Bosi y que forman parte de aquello que la doctrina y la jurisprudencia denominan una “Familia marcaria” o “Familia de marcas”, concepto que de conformidad con la Sentencia del 10 de junio de 2010, proferida por la Sala dentro del proceso radicado bajo el número 11001-03-24-000-2004-00361-01, con ponencia del honorable consejero Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, corresponde a lo siguiente:

Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. ║El tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: ║ “En el derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación prejudicial, mar. 25/2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912, mar. 25/2003). ║El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común” (fls. 282 y 283) [El resaltado es de la Sala].

En efecto, en el asunto bajo examen aparece claramente acreditado que alrededor del signo Bosi, existe una familia de marcas que amparan distintos productos que tienen la misma procedencia empresarial, siendo de recalcar que en esos signos distintivos la expresión Bosi, no sólo representa el elemento dominante que identifica los productos de esa familia marcaria, sino que constituye el rasgo distintivo común. De acuerdo con lo expresado por el apoderado de la firma Alcántara Asociados S.A., los siguientes signos forman parte de dicha familia marcaria:

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389.JPG
Certificado:278807, vigente hasta el 21 de noviembre de 2007
Clasificación:Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosVestidos, calzado y sombrerería
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-1.JPG
Certificado:133665, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015
Clasificación:Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosJuegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-2.JPG
Certificado:278894, vigente hasta el 28 de enero de 2014
Clasificación:Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosVestidos, calzado y sombrerería
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi Jeans Wear (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-2.JPG
Certificado:278893, vigente hasta el 28 de enero de 2014
Clasificación:Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosCuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-1.JPG
Certificados:245690, vigente hasta el 20 de septiembre de 2010
Clasificación:Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosPreparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi Originale (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-3.JPG
Certificados:212040, vigente hasta el 27 de agosto de 2008
Clasificación:Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosPreparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi Bambino (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-4.JPG
Certificados:270512, vigente hasta el 26 de junio de 2013
Clasificación:Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosVestidos, calzado y sombrerería
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi Bambino (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-4.JPG
Certificados:276646, vigente hasta el 26 de junio de 2013
Clasificación:Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosCuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi Teen (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-5.JPG
Certificados:277816, vigente hasta el 17 de diciembre de 2013
Clasificación:Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosVestidos, calzado y sombrerería
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-5.JPG
Certificados:278289, vigente hasta el 23 de diciembre de 2013
Clasificación:Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosCuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; bolsas, bolsos, bolsos de viaje, carteras, carteras de colegiales, estuches para llaves, portadocumentos, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, correas.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:BOSI
OROLOGI
(nominativa)
Certificados:225922, vigente hasta el 8 de febrero de 2010
Clasificación:Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosCuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-6.JPG
Certificado:247822, vigente hasta el 5 de septiembre de 2021
Clasificación:Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosEstablecimientos de industria y comercio dedicados a la importación, exportación, distribución compra y venta y fabricación de toda clase de calzado para hombres, mujeres y niños vestuario en general para los mismos elementos de indumentaria y accesorios para los mismos y demás productos de la clases 18, 14, 25 y 28 de la clasificación internacional
Titular:Alcántara Asociados S.A.

Además de las marcas relacionadas, el apoderado de la sociedad Alcántara Asociados S.A., asegura que su representada es igualmente titular de las marcas “Bosi Originale”, “Bosi Design”, “Adventure Bosi”, “Bosi Moment” y “Bosi Botas y Bolsas sin Imitación”, cuyo registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio no aparece documentado en el proceso.

Además de ello, aparece igualmente demostrado en el proceso que la firma Alcántara Asociados S.A., es titular del siguiente nombre comercial, del cual hace un uso intensivo, tal como se infiere del acervo probatorio, en especial de los documentos que reposan en los anexos 1 y 2.

Nombre comercial:Bosi (Mixto)
s2003-0389-6.JPG
Certificado:8380, vigente desde el 24 de junio de 1994
Titular:Alcántara Asociados S.A.

A pesar de lo expuesto, resulta importante considerar que la controversia planteada por la actora, tal como aparece expuesta en la demanda, se circunscribe simple y llanamente a la registrabilidad de la marca mixta “Bossini” en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la firma Burling Limited, frente al signo mixto Bosi previamente registrado en la misma clase a nombre de la firma Alcántara Asociados S.A. y por lo mismo, el cotejo marcario a realizar se limitará únicamente a considerar los signos mixtos en conflicto (Bossini y Bosi) que se mencionan a continuación:

MARCA DENEGADA

Marca concedida:Bossini (mixta)
s2003-0389-7.JPG
Expediente:2001/100889
Radicación:23 de noviembre de 2001
Clasificación:Clase 25
Productos:Vestidos, calzado y sombrerería
Titular:Burling Limited

MARCA OPOSITORA

Marca:Bosi (Mixta), con la siguiente representación gráfica:
s2003-0389-1.JPG
Certificado:278807, vigente hasta el 21 de noviembre de 2007
Clasificación:Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza
ProductosVestidos, calzado y sombrerería
Titular:Alcántara Asociados S.A.

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 118-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

ART. 193.—Conforme a la legislación interna de cada país miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro.

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro.

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

4. Análisis de los cargos.

En primer término y como quiera que las marcas enfrentadas son de carácter mixto, esta corporación procederá a efectuar su cotejo teniendo en cuenta su aspecto denominativo, pues estima que ese es el elemento de mayor recordación en el público consumidor.

En claro lo anterior y de conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En virtud de lo anterior, para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. En tratándose de determinar si existe dicha conexión competitiva, debe analizarse la finalidad de los productos o servicios; la clase a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si se trata de productos o servicios de consumo masivo o selectivo.

Según las reglas de cotejo enunciadas por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen ciertas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

MARCA DENEGADA

BOSSINI
1234567

MARCA OPOSITORA

BOSI
1234

En efecto, mientras la expresión Bossini está conformada por siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales) y la palabra Bosi está compuesta por cuatro (4) letras (2 consonantes y 2 vocales), así:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA DENEGADA

BSSN
1346

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA

BS
13

LAS VOCALES EN LA MARCA DENEGADA

OII
257

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA

OI
24

Como se puede apreciar, aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca Bossini presenta algunas coincidencias frente a la marca Bosi, pues sus dos primeras consonantes (B-S) y sus dos primeras vocales (O-I) son idénticas a las que conforman la marca opositora. En todo caso, el signo denegado utiliza una doble S e incorpora la partícula NI, elementos éstos que no están presentes en la marca opositora.

Desde el punto de vista de su composición silábica, las marcas enfrentadas presentan algunas diferencias, tal como se puede ver enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA DENEGADA

BOSSINI
123

LAS SÍLABAS EN LAS MARCAS REGISTRADAS

BOSI
12

De acuerdo con lo anterior, mientras la marca cuestionada está conformada por tres (3) sílabas, la marca opositora solamente está compuesta por dos (2).

De lo dicho hasta aquí se concluye entonces, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo no se puede predicar que sean idénticas entre sí, tal como se puede advertir a continuación:

BOSSINI
BOSI   

Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto relativo en el plano visual, ya que la marca cuestionada reproduce en el mismo orden las tres primeras letras de la marca opositora. En todo caso, se observa que la terminación de las marcas es diferente, lo cual permite concluir que si bien los signos no son idénticos, al menos si existe entre ellos algún grado de semejanza.

Desde el punto de vista fonético, el acento prosódico de ambas expresiones es diferente. En efecto, mientras en la marca denegada el acento prosódico está marcado en la segunda sílaba, en la marca opositora el acento está puesto en la primera sílaba, así:

BOSSINI
BOSI

Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertir tales diferencias:

- BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI -

- BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI -

- BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI - BOSSINI - BOSI -

Por otra parte, debe destacarse también que la expresión Bossini utiliza una doble S por contraste de lo que ocurre en el vocablo Bosi, mas sin embargo, esa diferencia resulta totalmente irrelevante, dado que las consonantes SS y S tienen en la práctica la misma sonoridad.

Los comentarios que anteceden permiten inferir que los signos enfrentados ciertamente no son iguales, aunque sí presentan las semejanzas fonéticas antes mencionadas.

No huelga poner de relieve que las expresiones Bossini y Bosi no son propias del idioma castellano, por cuanto no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Constituyen por lo tanto expresiones caprichosas o de fantasía que no evocan ninguna idea particular y concreta. En tales circunstancias, ante la inexistencia de un significado específico, no resulta posible colegir que entre esos dos signos de fantasía exista una coincidencia de carácter conceptual.

Corresponde a la Sala examinar ahora si el apoderado de la sociedad Alcántara Asociados S.A. logró demostrar o no la notoriedad que alega, a partir de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición y denegar el registro de la marca Bossini.

En relación con el tema, es oportuno transcribir algunos apartes de la Sentencia dictada por la Sala el 12 de mayo de 2011, dentro del expediente 11001-0324-000-2002-00107-01, con ponencia del honorable consejero Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, en donde se hace referencia al tema de la notoriedad de las marcas, en los siguientes términos:

Antes de abordar el análisis de este pormenor, no sobra señalar que la Sala, en reiteradas jurisprudencias ya dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega. En ese sentido, la Sala, en sentencia del 30 de octubre de 2003, Expediente 11001-03-24-000-2001-00044-01, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, expresó:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el juez o el administrador, según sea el caso.

Más recientemente, en sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 11001-03-24-000-2001-00369-01, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno, la Sala Expresó:

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus…”, y agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso…”. Al respecto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a “Finesse”, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “Finesse”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem(1), que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(2), no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del derecho marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

[…].

En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero”.

Aunque las decisiones comunitarias trascritas tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio.

En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc.

Al amparo de tales ideas, encuentra la Sala que la marca Bosi goza de plena notoriedad en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante.

En efecto, el apoderado de la sociedad Alcántara Asociados S.A., allegó al proceso innumerables piezas probatorias que dan cuenta de la notoriedad de la marca Bosi en el mercado colombiano y regional.

Conjuntamente con el oficio que obra a folios 198 a 201 del cuaderno principal, se allegaron los documentos que reposan a folios 202 a 326 del mismo cuaderno, que demuestran que la marca opositora tiene un amplísimo canal de distribución y difusión en el mercado, con una trayectoria de aproximadamente 33 años en la comercialización de productos pertenecientes a la Clase 25 Internacional, lo cual le ha permitido alcanzar un posicionamiento y reconocimiento en el mercado, a lo cual se suma el hecho de contar con algunos canales de distribución a nivel nacional e internacional y de concitar la preferencia del público consumidor. Los documentos en mención, corresponden a la información contenida en la página de Internet [http://www.mybosi.com], los cuales fueron allegados al proceso en cumplimiento de lo ordenado por el despacho mediante providencia de fecha siete (7) de febrero de 2008. En ellos se muestra buena parte del amplio portafolio de productos identificados con la marca Bosi, así como la cobertura territorial de la red que se emplea para su distribución.

En los documentos que reposan en el cuaderno identificado como anexo 1, se demuestra que la firma Alcántara Asociados S.A. cuenta con 55 tiendas en Colombia y con distintos puntos de venta en Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Honduras, Jamaica, República Dominicana y El Salvador.

Aparece demostrado igualmente el grado de aceptación y preferencia que tienen los productos de la marca Bosi en el mercado, de lo cual dan cuenta los artículos especializados que obran en cuaderno de anexos 1, en donde también aparecen el resultado de la encuesta elaborada por la firma ADDAX; innumerables facturas de compraventa de productos Bosi por valores altamente significativos; la certificación del XI Premio Nacional de Exportaciones 2001 conferido por Proexport Colombia y Analdex a la firma Alcántara Asociados S.A. “por su visión y mentalidad exportadora, el desarrollo y diversificación de productos de calzado y marroquinería de alta calidad, logrando posicionar una empresa y una marca, y por contribuir permanentemente al mejoramiento de la imagen de nuestro país en el exterior, así como en la generación de empleo”; la certificación ISO 9002:1994 conferida a dicha empresa; y las facturas correspondientes al pago de pautas publicitarias, entre otros.

En cuanto a la tacha del testimonio de la señora Adriana Beltrán Garzón, quien al momento de rendirlo se desempeñaba como gerente de mercadeo de la Comercializadora Baldini, empresa encargada de la distribución y venta de los productos Bosi, encuentra la Sala que su dicho ofrece plena credibilidad, por ser coincidente con las evidencias que dimanan de las demás piezas que forman parte del acervo probatorio, y por lo mismo no hay razones para descartarlo como medio de prueba. De hecho, las afirmaciones de la testigo en el fondo no hacen más que reafirmar todo aquello que aparece consignado en los documentos visibles en el cuaderno principal y en sus anexos 1 y 2, tal como se puede apreciar a continuación:

PREGUNTADO: Por favor haga a este despacho un breve relato sobre la historia de la marca Bosi. CONTESTÓ: Bosi nace en Medellín en el año 1975, fabricando calzado, bolsos, correas, durante cinco años estuvo en Medellín, y en el año 1979 llegan a Bogotá, montan una nueva sociedad que se llama Comercializadora Baldini, hoy día nos encontramos en las principales ciudades del país, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, hoy día contamos con 94 tiendas propias, tenemos unas franquicias aquí en Colombia, en Cúcuta, Pasto, Neiva y Duitama y franquicias en el exterior en el Ecuador, Venezuela, Honduras, Costa Rica y Nueva York. En el trascurso de estos 35 años de la marca hemos creado dos líneas adicionales, que es la línea infantil que se llama Bosi Bambino, y una línea más moderna que se llama Addict by Bosi, pues creo que con estas líneas y con la cantidad de tiendas que tenemos a nivel nacional e internacional cubrimos una parte supremamente importante del mercado. PREGUNTADO: Por favor indiqué a este despacho si desde 1975 año en que comienza la comercialización de los productos por parte de la sociedad Alcántara estos se han venido identificando en el mercado con la marca Bosi. CONTESTÓ: Durante estos 35 años siempre hemos comercializado productos de la marca BOSI, nunca hemos dejado de utilizarla. PREGUNTADO: Por favor indiqué a este despacho, actualmente qué productos comercializa la sociedad Alcántara bajo la marca Bosi. CONTESTÓ: Calzado, chaquetas, billeteras, correas, camisetas, relojes, artículos de limpieza, llaveros, manillas, medias. PREGUNTADO: Por favor indique a este despacho cuál es en promedio el volumen de ventas que realiza la sociedad Alcántara de los productos identificados con la marca Bosi. CONTESTÓ: Voy a mencionar entre las dos empresas Alcántara y Baldini, porque entre las dos empresas lo único que comercializamos es la marca Bosi. Vendemos más o menos al año 1200000 artículos. PREGUNTADO: Dentro del total de artículos que señala usted en su respuesta anterior se incluyen el total de las ventas nacionales e internacionales. CONTESTÓ: No, en el dato mencionado anterior, son las ventas nacionales. PREGUNTADO: Conoce usted cuál es el promedio de ventas de los productos marca Bosi a nivel internacional. CONTESTÓ: Desconozco ese dato. PREGUNTADO: Por favor indique cuáles canales son utilizados por la sociedad Alcántara para la promoción de sus productos entre el público consumidor. CONTESTÓ: A través de revistas, periódico, radio, vallas y las vitrinas de todos nuestros puntos de venta. PREGUNTADO: Conoce usted cuál es el valor promedio que la sociedad Alcántara invierte para la publicidad de sus productos. CONTESTÓ: Nuevamente digo Alcántara y Baldini ya que hacemos la publicidad conjuntamente, unos 500 millones de pesos al año. En este estado de la diligencia la testigo adjunta al expediente la revista JET-SET de fecha diciembre 3 al 16 de 2008 edición Nº 158, revista Soho edición Nº 112 y dos cd’s donde esta gran parte de “nuestra” pauta publicitaria y, una certificación de junio 17 de 2010 donde está el monto de la pauta publicitaria. El despacho agrega al expediente los documentos anunciados. PREGUNTADO: Por favor infórmenos si conoce usted cuál es el promedio del volumen de fabricación de productos identificados con la marca Bosi anualmente. CONTESTÓ: Nosotros fabricamos 300 mil artículos al año. PREGUNTADO: Del volumen de producción señalado conoce usted qué cantidad es exportada a las franquicias que distribuyen los productos marca Bosi en países diferentes a Colombia. CONTESTÓ: Desconozco la cifra. PREGUNTADO: Por favor señale si conoce usted que la sociedad Alcántara haya realizado algún tipo de estudio o análisis de mercado para establecer la preferencia de sus productos dentro del público consumidor. CONTESTÓ: Sí, en el año 2005 se hizo un estudio sobre la marca Bosi donde salimos muy bien, estamos ocupando primeros lugares en recordación de marca y quisiera adjuntar al expediente una carpeta con 13 folios útiles. PREGUNTADO: Puede usted indicarnos cuál es el valor, que para la sociedad Alcántara tiene la marca Bosi como activo empresarial. CONTESTÓ: Primero la marca Bosi como tal es un intangible y no es fácil darle un valor económico, pero esta marca lo es todo para la empresa ya que esta es la única que comercializamos, sin la marca no existiría empresa, si hay que dar un valor económico, mínimo lo que pueda costar la empresa que unos 1.500 millones de dólares.

Estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la marca BOSI, de propiedad de la sociedad Alcántara Asociados S.A., la protección reforzada o especial de que tratan las normas comunitarias, independientemente de que las marcas en conflicto no sean del todo idénticas, pues las semejanzas ortográficas y fonéticas ya mencionadas son suficientes para considerar justificada la adopción de las decisiones administrativas impugnadas, con lo cual se busca evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y el aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen los productos Bosi en el mercado nacional e internacional.

Por contera, no puede pasarse por alto que en las controversias en las cuales está involucrada una familia marcaria, es alta la probabilidad de que los consumidores establezcan asociaciones entre los signos que contienen el elemento dominante que les sirve de enlace, lo cual determina que a los productos o servicios se les repute un mismo origen empresarial. En tales circunstancias, estima la Sala que las marcas Bossini y Bosi no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que los consumidores bien pueden caer en el error de pensar que los productos Bossini corresponden a una de las líneas de productos cobijados por la marca notoria Bosi.

En ese orden de ideas, concluye la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello sus pretensiones no tienen vocación de prosperidad.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) “Lo notorio no requiere prueba”.

(2) ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.