Sentencia 2003-00402 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2003-00402 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001032400020030040201

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Galderma S.A.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Benzaclin, a favor de la firma, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedades Galderma S.A., invocando su condición de titular de las marca Benzac, se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las clase 5 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Igualmente, en dicho trámite se opuso, por la misma razón, la sociedad Procaps S.A., titular de la marca Betazinc.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación judicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos Benzaclin (nominativo) y Benzac y Betazinc, todos para identificar productos de la clase 5, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 52-IP-2011 emitida en este proceso:

“— La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

Para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Siguiendo así mismo los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la comparación de marcas denominativas, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:

“—Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Ahora bien, en virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la clase 5 internacional, es preciso señalar, con fundamento en lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo, evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud. En efecto, se debe evitar que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que en el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, estos no serán tomados en cuenta para el cotejo, y que la distintividad debe buscarse entonces en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. Lo anterior constituye una excepción al principio general de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Sobre lo anterior se precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial 052-IP-2011:

“El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

No podrán registrarse como marcas los signos que:

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando(1).

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; esta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las marcas farmacéuticas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario”.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

Benzaclin

Marca cuestionada

Benzac

Betazinc

Marcas opositoras

— Al realizar en primer lugar el cotejo de las marcas Benzaclin y Benzac, siguiendo las reglas señaladas para el efecto, se advierte que la primera está compuesta por nueve (9) letras y la segunda por seis (6). Igualmente, se observa que la marca cuestionada está conformada por tres sílabas (Ben-za-clin), en tanto que la opositora solo por dos (Ben-zac).

Veamos:

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Benzaclin
123456789

Marca cuestionada

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Benzac
123456

Marca opositora

La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que existen ciertamente algunas similitudes entre los signos confrontados, en la medida en que la expresión que conforma la marca opositora (Benzac) se encuentra contenida en la marca cuyo registro se cuestiona (Benzaclin). No obstante, existe en esta última un elemento que la diferencia de la primera y es la expresión LIN, la cual, a juicio de la Sala, le otorga suficiente distintividad.

Esta nota determina, además, que fonéticamente los signos sean diferentes, pues su pronunciación es sustancialmente distinta. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas no se escuchan de una manera similar, por cuanto sus terminaciones son diferentes, tal como se puede apreciar a continuación:

Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin

Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin

Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin

Benzac - Benzaclin – Benzac - Benzaclin - Benzac - Benzaclin

La sílaba tónica claramente es la segunda en la marca opositora, mientras que en la censurada es la tercera, siendo la que más impacta en mente del consumidor.

Por lo tanto, si bien desde el primer punto de vista examinado existen algunas similitudes, no es claro que las mismas resulten significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, en consideración a que tienen también rasgos que las diferencian en el aspecto visual y en particular en el fonético.

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, no se encuentra que exista similitud entre las marcas analizadas, si se tiene en cuenta que se trata de signos de fantasía, esto es, de expresiones que no tienen una connotación conceptual propia.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que en las marcas confrontadas, registradas para distinguir productos farmacéuticos, existe una partícula de uso general o común para los productos de la clase 5ª internacional, como es la expresión benz(2).

Al descartar en el análisis de confundibilidad tal partícula, reduciéndose las marcas a los signos AC y CLIN, es evidente que no existe ninguna similitud desde cualquiera de los puntos de vista antes examinados, esto es, visual, fonético y conceptual, de modo tal que no existe riesgo alguno de confusión para el consumidor, como tampoco de asociación, porque el cotejo entre estas partículas no genera afectación del origen empresarial, pues, se reitera, la partícula benz es de uso general o común en este tipo de marcas y sobre ella no puede pretenderse apropiación alguna.

— En segundo lugar, al efectuar el cotejo de las marcas Benzaclin y Betazinc, siguiendo las reglas señaladas para el efecto, se advierte que la primera está compuesta por nueve (9) letras y la segunda por ocho (8). Igualmente, se observa que ambas marcas están conformadas por tres sílabas (ben-za-clin y be-ta-zinc). Veamos:

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Benzaclin
123456789

Marca cuestionada

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Betazinc
12345678

Marca cuestionada

La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que en efecto existen similitudes entre los signos confrontados, en particular que su estructura se compone de tres sílabas, siendo además la última la tónica en cada una de ellas (clin y zinc, respectivamente), y que las vocales son las mismas y siguen igual orden en esas sílabas: E (en la 1ª); A (en la 2ª); e I (en la 3ª).

Sin embargo, también con claridad se advierte que las consonantes en cada una de las marcas, con excepción de las letras B y N, son distintas, lo cual determina que fonéticamente los signos sean diferentes, pues su pronunciación es sustancialmente distinta. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas no se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación:

Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc

Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc

Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc

Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc - Benzaclin - Betazinc

En consecuencia, aunque desde el primer punto de vista examinado existen similitudes, no es claro que las mismas resulten significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, en consideración a que tienen también rasgos que las diferencian en el aspecto visual y en particular en el fonético.

En el aspecto ideológico o conceptual, por su parte, no se encuentra que exista similitud entre las marcas analizadas, en razón a que la cuestionada no tiene propiamente un significado conceptual y la segunda sí, al evocar uno de sus componentes, como es el zinc, lo que coadyuva a generar en la mente del consumidor una idea particular frente al producto, nota esta que le permitirá diferenciar con claridad ambas marcas.

Así las cosas, se concluye entonces que la marca Benzaclin, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico comunitario, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas antes mencionadas.

De otro lado, a partir de las anteriores consideraciones, es claro que tampoco existió violación de la interna invocada en la demanda, pues con los actos acusados en modo alguno se desconocieron los principios de igualdad ni de buena fe.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad Galderma S.A. para que se declare la nulidad de las resoluciones 28986 de 13 de septiembre de 2002, 010785 de 28 de abril de 2003 y 013326 de 21 de mayo de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió a la sociedad el registro de la marca Benzaclin (nominativa), a favor de la firma Dermik International Holding Inc., para distinguir servicios comprendidos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 22 de marzo de 2013».

(1) Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.Otamendi Jorge.“Derecho de marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191 (cita original).

(2) Así se constata en el registro que aparece en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co, en el que se observan, entre muchas otras, las siguientes marcas para distinguir productos de la clase 5ª internacional: Benzoside, Benzanil, Benzitrat, Benzetacil, Benzatan, Benzox-10, Benzo 25 Bussie, Benzirin.