Sentencia 2003-00410 de abril 29 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00410

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: nulidad

Actora: Papeles Nacionales S.A.

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: V. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. El artículo 175 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que los países miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

“2. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función.

“3. Las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales.

“4. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra el de tener aptitud distintiva, a efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.

“5. El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

“6. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

“7. El lema comercial es protegido dentro del régimen común de propiedad industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo” (fls. 219 y 220).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 062-IP-2007, solicitada por esta corporación, señaló que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del lema “la suavidad que resiste todo” se presentó el 27 de mayo de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es procedente la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la citada decisión, y de oficio los artículos 175 a 179 de la misma decisión.

“Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) Los sonidos y los olores;

d) Las letras y los números;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) Carezcan de distintividad;

(...).

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (...)”.

“ART. 175.—Los países miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

“ART. 176.—La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.

“ART. 177.—No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”.

“ART. 178.—Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”.

“ART. 179.—Serán aplicables a este título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas de la presente decisión”.

El Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial antes citada, indica que por lema comercial se entiende la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Agrega el tribunal que “tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria”.

Igualmente, el Tribunal Andino ha acogido el concepto sobre el lema comercial que ha expresado el tratadista Víctor Bentata:

“los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmosfera’ de valorización...”.

En efecto, los lemas comerciales son medios o instrumentos de publicidad de un producto o servicio que buscan llamar la atención del público consumidor, con el objetivo de que realice la compra del producto o servicio que le ofrece una empresa. A dichos signos, como la anota el Tribunal Andino, le son aplicables las mismas causales de irregistrabilidad relativas a las marcas, por ello, al efectuar un análisis sobre la distintividad, genericidad o descriptividad, se aplican tales causales, aunque no en la misma proporción o grado que en las marcas, pues es normal que en un lema comercial se incluyan términos genéricos o descriptivos que, visto en su conjunto, no afecten su distintividad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 179 de la Decisión 486 antes transcrito, hace expresa remisión al título de marcas, razón por la cual es necesario analizar si el lema comercial cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la citada decisión, obviamente, como ya se dijo, de una manera más atenuada que las marcas.

En cuanto a los signos descriptivos anota el referido tribunal siguiendo los criterios del profesor Jorge Otamendi que “el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

En ese orden de ideas, la Sala estima que en razón de que la actora aduce que el lema comercial “la suavidad que resiste todo” para amparar productos de la clase 16, carece de distintividad y es descriptiva, ya que “da a conocer al público las características propias de los productos a los cuales se incorpora dicho signo, en cuanto que los mismos consisten en que además de ser suaves, tienen mayo resistencia de lo normal, lo que lleva al consumidor a pensar que tienen cualidades como que no se deshacen, no se deforman, no se rompen, etc., o sea que son más resistentes que los otros productos de la clase 16 Internacional”, resulta necesario establecer si efectivamente los actos acusados vulneran las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, antes transcritas.

Para ello, es importante aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia para las marcas:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

— Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Ahora bien, esta Sala, en numerosas sentencias, ha dicho que los signos descriptivos son aquellos que informan al público consumidor sobre las características o cualidades de los productos o servicios que buscan distinguir.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino sostiene que los signos descriptivos “... son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio...” (fl. 247).

El tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada es igual a la de la designación de alguna característica o cualidad del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.

El lema comercial “la suavidad que resiste todo” y, respetando la regla general de la visión de conjunto la cual no permite su análisis fraccionado, está compuesta esencialmente de un adjetivo “suavidad” y un verbo “resistir”, que son las dos palabras en las que se fundamenta la actora para sostener que el aludido lema es un signo descriptivo.

La palabra “suavidad”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa:

“(del lat. suavitas, -átis) f. Cualidad de suave”. Suave: “(Del lat. suävis.) Adj. Liso y blando al tacto, en contraposición a tosco y áspero. 2. Blando, dulce, grato a los sentidos...”.

“Resistencia”, según el mismo diccionario, significa:

“(del lat. resistentïa.) f. Acción y efecto de resistir o resistirse. 2. Capacidad para resistir (...) 4. Causa que se opone a la acción de una fuerza. 5. Fuerza que se opone al movimiento de una máquina y ha de ser vencida por la potencia...”.

No obstante, contrario a lo afirmado por la actora, sólo el término “suavidad” es el que debe analizarse si es o no descriptivo, ya que “resiste” palabra derivada del verbo resistir, no está designado en la frase controvertida independientemente del vocablo “suavidad”, ni siquiera precedida de un vocablo disyuntivo. En otras palabras, “resiste”, como el resto de la frase se enlazan con el adjetivo, mediante la partícula: “que”, cuya interpretación no es como la da a entender la actora, de que la voz: “que”, se trata de una conjunción disyuntiva equivalente a “y” o a “o”.

Entonces, ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que “familia” es “la suavidad que resiste todo”, es decir, los productos de la clase 16, tales como el papel higiénico, las servilletas, etc., que distingue la marca están revestidos de suavidad. Conclusión que indudablemente, nos lleva a establecer que la palabra “suavidad” que hace parte del lema comercial cuestionado, es descriptiva de una de las características de dichos productos.

No obstante, como ya se dijo, es usual que en las frases o slogans se empleen palabras descriptivas, las cuales según la normativa comunitaria son irregistrables; sin embargo, a juicio de la Sala, puede catalogarse que el lema comercial acusado “la suavidad que resiste todo”, en su conjunto, sea registrable, en la medida en que tal como está estructurado y, acertadamente lo indica la entidad demandada, es un signo arbitrario, por cuanto no es posible concebir una suavidad que resista todo, cuestión que se corrobora de acuerdo con las definiciones de las palabras “suavidad” y “resistencia”, antes suministradas.

Otra cosa, es que el término “suavidad”, lo puedan incluir en sus lemas comerciales las empresas competidoras con fines publicitarios, pues por el hecho de ser descriptivo tal vocablo, lo puede utilizar cualquier empresario en las frases o slogans con el objeto de promocionar sus productos en el mercado, obviamente, de manera que no genere riesgo de confusión.

Así lo sostiene el profesor Otamendi, en los siguientes términos:

“Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión (Otamendi, Jorge; op. cit., p. 49)” (las subrayas son ajenas al texto).

Argumento que el Tribunal de Justicia Andino, confirma en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, así:

“... si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas” (fl. 220).

En este orden de ideas, salvo la advertencia que acoge esta Sala, efectuada por el Tribunal de Justicia Andino en el aparte transcrito (fl. 220) en el párrafo precedente, atinente a que “... el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas”, como sucede con la palabra “suavidad” incluida en el lema comercial analizado, no obsta para afirmar que dicho signo visto en su conjunto, sea descriptivo, sino arbitrario y evocativo de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, los actos acusados por la parte actora, no violan las disposiciones andinas interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de abril de 2010».