Sentencia 2003-00421 de noviembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200300421 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Víctor Humberto Ángel Villalba

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo petrolizado, cuyo registro se solicitó para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó al actor el registro de la marca petrolizado, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía confundibilidad entre esta y la marca de igual denominación previamente solicitada para registro por Manuel Ferney Marín, para distinguir productos de la misma clase.

Sin embargo, antes de realizar el examen de registrabilidad de este signo, es menester que la Sala se pronuncie acerca i) del derecho de prelación marcaria y ii) del trámite de las solicitudes de registro marcario, pues a juicio del actor la Superintendencia de Industria y Comercio no observó plenamente estos puntos y, por ende, vició de nulidad los actos acusados.

6.1. La prelación marcaria.

El actor considera que al momento de expedir los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio valoró erradamente la marca petrolizado, “registrada” a nombre de Albeiro Restrepo Salazar, pues para ese momento no existía una decisión debidamente ejecutoriada que le hubiera otorgado a dicho individuo un derecho sobre el signo.

En este sentido, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que no pueden registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, “sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

La protección del signo “anteriormente solicitad[o] para registro” ha sido denominada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como derecho de prelación marcaria, en virtud del cual se concede prevalencia a la solicitud que primero se presenta ante la oficina de registro competente. De hecho, sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial que “... las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho...”.

Debe hacerse hincapié en que el derecho de prelación marcaria se protege desde el momento en que se solicita el registro de una marca(1) y no desde que esta se concede efectivamente mediante acto debidamente ejecutoriado. De hecho, es necesario diferenciar este derecho de aquel que tiene el titular de una marca, pues mientras que el primero se limita a defender en el tiempo la expectativa legítima de obtener el reconocimiento de un signo, el segundo confiere a su titular el uso exclusivo del mismo(2).

En este orden de ideas, se observa que desde el 1º de diciembre de 1999 Manuel Ferney Marín, quien posteriormente cedió sus derechos a Albeiro Restrepo Salazar, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca petrolizado, para distinguir “artículos de vestir y accesorios” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y solo hasta el 29 de junio de 2001, 18 meses después, el actor radicó igual solicitud ante la misma entidad.

Precisamente, lo anterior permite constatar que a Albeiro Restrepo Salazar le asistía un mejor derecho sobre el signo petrolizado que aquel que tenía el demandante, pues radicó antes que él la solicitud de registro del signo para distinguir productos de la clase 25 internacional.

Además, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a derecho al cotejar el signo solicitado para registro por el actor con aquel que había sido previamente solicitado por Manuel Ferney Marín, pues debía proteger el derecho de prelación que le asistía a este último por haber pedido de forma primigenia el registro del signo.

6.2. Trámite de las solicitudes de registro marcario.

El actor considera que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los principios de imparcialidad y prejudicialidad, debido a que expidió los actos acusados sin resolver previamente la solicitud presentada por Manuel Ferney Marín, para que se concediera a su favor el registro del signo petrolizado.

A propósito del principio de imparcialidad y de la prejudicialidad, los artículos 3º del Código Contencioso Administrativo y 170 del Código de Procedimiento Civil disponen, respectivamente, lo siguiente:

“ART. 3º—Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. (...) En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos”.

“ART. 170.—El juez decretará la suspensión del proceso: ... 2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley”.

Ahora, si bien las solicitudes de registros marcarios deben resolverse en el mismo orden en que se presentan ante la administración, lo cierto es que este puede alterarse eventualmente por razones de distinta índole, como por ejemplo, la práctica de pruebas, la complejidad del caso, u otras que al interior de la entidad se determinen, en atención a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, que señala que “los organismos de la rama ejecutiva del poder público... deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponde resolver...”.

A su turno, es necesario destacar que la normativa andina regula el trámite que debe surtirse para conceder registros marcarios y dentro de ella solo se establece la posibilidad de que este se suspenda cuando se realiza una oposición con base en una solicitud marcaria radicada previamente en otro de los países miembros(3).

De hecho, en atención a que el actor considera que existen vicios en el trámite del registro marcario, es importante destacar que los artículos 144 a 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones lo regulan así:

“ART. 144.—La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

ART. 145.—Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

ART. 146.—Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

ART. 147.—A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

ART. 148.—Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

En síntesis, advierte la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó los derechos de igualdad y debido proceso del actor, ni el principio de imparcialidad y la prejudicialidad, pues atendió cabalmente las disposiciones andinas para tramitar el registro del signo petrolizado, respetando, como se vio en el acápite anterior, el derecho de prelación que le asistía a Albeiro Restrepo Salazar.

6.3. Examen de Registrabilidad.

Ahora bien, luego de haber atendido los asuntos de carácter procedimental, pasa la Sala a realizar un análisis de fondo, para establecer si era procedente o no negar al actor el registro de la marca petrolizado, para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso hace énfasis en que debe darse aplicación a las siguientes reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.).”

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se negó y la marca previamente solicitada para registro, se expresan como se señala a continuación:

: Marca cuyo registro se negó
Marca previamente solicitada para registro
Petrolizado
(Nominativa clase 25)
Petrolizado
(Mixta clase 25)

Petrolizado
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En este punto, es necesario destacar, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(4), que al momento de realizar un cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, debe identificarse si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Precisamente, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de una previamente solicitada para registro, que es mixta, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, publicado en la GOAC 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

En efecto, el tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, págs. 237-239).

En el caso concreto, cuando el juez consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la GOAC 677, de 13 de junio de 2001, marca: “Bolin Bola”).

Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros”.

Así las cosas, en el caso sub examine, se considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca petrolizado, cuyo registro se negó al actor, y la marca petrolizado, previamente solicitada para registro por Manuel Ferney Marín.

6.3.1. Comparación ortográfica(5) y fonética(6). 

Ahora, de la confrontación directa que se hace entre el signo petrolizado y el signo de igual denominación previamente solicitado para registro por Manuel Ferney Marín, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica.

6.3.2. Comparación Ideológica(7).

Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre el signo cuyo registro se negó y el signo previamente solicitado para registro, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “petróleo”, es decir “Líquido natural oleaginoso e inflamable, constituido por una mezcla de hidrocarburos, que se extrae de lechos geológicos continentales o marítimos. Mediante diversas operaciones de destilación y refino se obtienen de él distintos productos utilizables con fines energéticos o industriales, como la gasolina, la nafta, el queroseno, el gasóleo”.

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo petrolizado que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, la identidad existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que el signo petrolizado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor.

6.3.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008, publicado en la GOAC 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: Sheraton)”.

En el caso sub examine el registro de la marca petrolizado fue solicitado por el actor para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro previamente solicitado por Manuel Ferney Marín se pidió para distinguir “artículos de vestir y accesorios” en la misma clase.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si la marca petrolizado es registrable o se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el signo cuyo registro se negó se solicitó para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro previamente solicitado por Manuel Ferney Marín se pidió para distinguir “artículos de vestir y accesorios” en la misma clase internacional.

Lo anterior, dentro del contexto de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca petrolizado, cuyo registró se negó al actor, no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca de igual denominación previamente solicitada para registro por Manuel Ferney Marín, pues los productos para los cuales solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampararía la marca previamente solicitada. En efecto, se advierte que ambas marcas, que por lo demás son de igual denominación, ampararían en la misma clase internacional “artículos de vestir”, generando evidente confusión en el público consumidor.

Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro del signo generaría confusión directa e indirecta en los consumidores por la conexión competitiva que existiría entre las marcas, habida cuenta de que distinguirían productos iguales, en la misma clase internacional, que utilizarían idénticos canales de comercialización y publicidad.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo petrolizado, cuyo registro se solicitó para distinguir “vestidos, calzado y sombrerería, en especial jeans, camisas, chaquetas, shorts, bermudas y en general cualquier tipo de prendas de vestir” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca Azzurro, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre esta y la marca Azzurro, previamente registrada por otro titular para distinguir productos de la clase 25, esta Sala manifestó:

“... la marca Azzurro (mixta) no es lo suficientemente distintiva respecto de Azzurro (nominativa), pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, a pesar de que los actores solicitan el registro de la marca Azzurro (mixta) para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca Azzurro (nominativa) ampara “Vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas Diesel, Nike, Calvin Klein y Salvatore Ferragamo. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Azzurro (mixto), cuyo registró se solicitó para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” correspondientes a la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(8).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. “Artículo 140. Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente: a) la indicación que se solicita el registro de una marca; b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y, e) el comprobante de pago de las tasas establecidas”.

(2) Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. “Artículo 154. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

(3) Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. “Artículo 147. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente” (se destaca).

(4) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(6) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(7) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(8) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 18 de octubre de 2012, Rad. 110010324000200500093 01, Actores: Lissette Spath Jadad y Luis Spath Nerel, M.P. María Claudia Rojas Lasso.