Sentencia 2003-00429 de marzo 12 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-0324-000-2003-00429-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Brystol-Myers Squibb Company

Ref.: Acción de nulidad

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Los actos acusados concedieron a favor de la firma Procaps S.A., el registro de la marca Glautaxol, para distinguir con ella productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza destinados al tratamiento del cáncer. En el curso de la actuación administrativa correspondiente, la sociedad Brystol-Myers Squibb Company, invocando su condición de titular de la marca Taxol, presentó observaciones con respecto a la marca Glautaxol, por considerar que en razón de su similitud ortográfica, fonética y conceptual, a la que se suma la circunstancia de distinguir productos farmacéuticos de la misma clase, se pueden llegar a presentar riesgos de confusión o asociación en el público consumidor.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no el ordenamiento jurídico comunitario y en particular el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, cuyo texto es del siguiente tenor:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectare indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

A efectos de establecer la legalidad de los actos administrativos acusados, es preciso tener en cuenta las conclusiones de la interpretación prejudicial 126-IP-2007 emitida por el Tribunal Andino de Justicia el 22 de noviembre de 2007, obrante a folios 345 y siguientes del expediente.

En ese orden de ideas y por tratarse de la confrontación de dos marcas que amparan o distinguen productos farmacéuticos, su escrutinio debe ser particularmente prolijo, estricto y minucioso, si se tiene en cuenta que la ingesta equivocada de medicamentos puede llegar a acarrear graves y hasta funestas consecuencias en la salud de los consumidores. Por lo anterior, la exclusividad de uso que deriva del registro de una marca farmacéutica, descarta por completo la posibilidad de que ciertas partículas, prefijos o sufijos de carácter común, necesario o usual y que pertenecen al dominio público, puedan ser monopolizadas por un titular marcario, pues es claro que su inclusión dentro de la estructura de una marca farmacéutica, contribuye a evocar las características y el principio activo del producto, así como el tipo de patologías en las cuales su consumo es recomendado o contraindicado.

Por regla general y de conformidad con la doctrina comunitaria, cuando las marcas enfrentadas contienen partículas de uso general, el análisis debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos a comparar, de tal suerte que el todo prevalezca sobre las partes componentes. Aún así, en tratándose del cotejo de marcas farmacéuticas el examen debe concentrarse fundamentalmente en aquellas partículas o elementos diferentes que integran el signo. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha hecho suyos los aportes del autor Jorge Otamendi, quien al respecto formula las siguientes apreciaciones:

“Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, “ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que “siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario”. Nada de esto cambia por el hecho de haberse usado el elemento de uso común como marca”.

“Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el en el cotejo y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariarnente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.”

“El elemento de uso común, por todo lo dicho, pierde relevancia a los efectos del cotejo. Ello a pesar de exigirse que los restantes elementos no de uso común sean lo suficientemente distintos para hacer de los conjuntos signos inconfundibles, y de sostenerse que el que una partícula sea de uso común no significa que sea ajena al problema de la confundibilidad. De lo contrario se podría otorgar a ese elemento un valor que no puede tener”.

En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, opti, derma, neuro, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública.

Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran número de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores.

En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra. Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 11 de mayo de 2006 (Exp. 8429, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255, C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C. P. Martha Sofía Sanz Tobón); 30 de agosto de 2007 (Exp. 185, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), entre otras.

En el presente caso, la partícula de uso común vendría siendo la expresión “taxo”, según se deduce del listado de productos farmacéuticos de la Superintendencia de Industria y Comercio que la utilizan como prefijo o sufijo, a saber: quitaxon, taxofeno, vetaxona, itaxolol, taxodiol, taxotere, bristaxol, antaxone y por supuesto el taxol (fl. 233). Dicha partícula común evoca uno de los componentes o principios activos de los medicamentos que se acaban de relacionar: las plantas taxáceas. Según la literatura médica, el taxol es utilizado en el tratamiento del cáncer metastásico del seno o del ovario y es extraído de la corteza del árbol de tejo del Pacífico, conocido científicamente como taxus brevifolia.

La partícula taxol no es pues apropiable con carácter exclusivo, lo cual explica que haya sido comúnmente empleada en la formación de las marcas farmacéuticas que amparan medicamentos para el tratamiento del cáncer. Por lo expuesto, la empresa demandante, como titular que es de la marca taxol, debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen a manera de prefijo o de sufijo, a condición de que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso, original y diferenciable de las marcas ya registradas.

En el asunto sub exámine el titular de la marca censurada utiliza la raíz taxol evocando una cualidad del producto farmacéutico frente a la cual la titular de la marca opositora no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión, de suerte que cualquier signo que se distinga de las marcas previamente registradas, en forma tal que no resulte idéntico a ninguna de estas, es susceptible de registro.

Por lo tanto, el signo glautaxol resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, pues es claro que la expresión taxol tiene las características de una marca débil y por ende, su titular no puede pretender un derecho de uso exclusivo sobre la misma.

Por otra parte y siguiendo las demás orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo de las marcas glautaxol y taxol debe soslayar entonces el elemento común ya referido y concentrarse en la partícula diferencial, que en este caso está representada por la expresión “glau”.

En ese orden de ideas, no es preciso realizar grandes disquisiciones para advertir que la presencia del prefijo glau le imprime distintividad a la marca, desde el punto de vista ortográfico. Igual ocurre desde el punto de vista visual, en donde la sílaba “glau” en cuanto elemento adicional, produce un impacto notorio, pues determina que el signo resultante sea mucho más extenso. En efecto, mientras la marca taxol está conformada por dos (2) silabas (ta-xol), la marca glautaxol está compuesta por tres (3) (glau-ta-xol). Del mismo modo, mientras la primera marca contiene cinco (5) letras, la segunda tiene nueve (9). En virtud de lo expuesto, resulta claro que entre las marcas enfrentadas existen diferencias estructurales, fonéticas y de pronunciación que las hace inconfundibles entre sí.

Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el prefijo glau le da una fuerza distintiva especial a la marca, sin que por el uso de la partícula común que describe uno de los principios activos o componentes químicos del medicamento, se pueda predicar que se trata del mismo producto o se genere algún riesgo de asociación empresarial.

Del mismo modo y como resultado de la aplicación de los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial obrante en este proceso, se advierte que las expresiones taxol y glautaxol, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen una impresión de semejanza o de relación:

Glautaxol-taxol-glautaxol-taxol-

Glautaxol-taxol-glautaxol-taxol-

Glautaxol-taxol-glautaxol-taxol-

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad Procaps S.A. el registro de la marca nominativa glautaxol para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca taxol. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, la Sala estima que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por la firma Brystol-Myers Squibb Company, contra las resoluciones números 2168 de 30 de enero de 2003, 10875 de 28 de abril de 2003 y 12876 de 13 de mayo de 2003, las dos primeras expedidas por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la tercera por el superintendente delegado para la propiedad industrial, mediante las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca glautaxol a favor de la sociedad Procaps S. A., por el término de 10 años contados a partir de la ejecutoria de la resolución, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la entidad demandada publicar esta sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

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