Sentencia 2003-00446 de junio 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00446

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Hellenica S.A.

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala.

La Sala, aclara, que no se pronunciará sobre la Resolución 6957 de 30 de junio de 1993, expedida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual rechazó, en principio, la solicitud de registro de la marca “Radiant”, para distinguir productos de la clase 3ª por existir previamente la marca Radiant en la misma clase de Unilever PLC, certificado de registro 108.514, toda vez que no fue objeto de impugnación de la parte actora y porque las partes reconocen que la causal de irregistrabilidad desapareció, tal como se indica en la Resolución 10474 del 22 de marzo de 2002 al sostener que: “Una vez revisado los registros de la propiedad industrial encuentra esta oficina que la solicitud de registro 92-203358, que corresponde a la marca Radiant no se haya vigente, por lo mismo carece de fundamento la citada autorización de registro y en consecuencia no es tenida en cuenta por esta oficina al no estar en vigencia la marca base de las actuaciones analizadas”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“Primero: en principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en principio, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución, es decir al momento de la presentación de la solicitud del registro marcario. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

“Segundo: según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

“Tercero: conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

“Cuarto: corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

“Quinto: el derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado.

Para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, en el caso de autos, el registro del signo Radiant fue solicitado el 16 de diciembre de 1981, la observación de Revlon fue presentada con base a la solicitud de la marca Revlon Pure Radiance de 4 de noviembre de 1987 y la observación de Johnson & Johnson con base en la solicitud de registro del signo Radiance de 8 de septiembre de 1988, es decir con posterioridad a la fecha de la solicitud del signo Radiant, Revlon desistió de su observación. Si bien, la publicación de la solicitud se realizó el 28 de diciembre de 1993, sin embargo la oficina nacional competente debía analizar si las observaciones presentadas, en particular la de Johnson & Johnson eran legítimas o no basándose en el principio antes mencionado. Por lo tanto, ahora corresponde al juez consultante determinar si las observaciones presentadas con base en solicitudes de fechas posteriores a la de la primera solicitud, pueden ser consideradas legítimas y si en efecto se puede negar un registro marcario con base en solicitudes posteriores.

“Sexto: en el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los países miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

Séptimo: La coexistencia de hecho surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 127-IP-2006, solicitada por esta Corporación señaló, que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo Radiant se presentó el 16 de diciembre de 1981, es decir en vigencia de la Decisión 85, es procedente la interpretación del artículo 58, literal f), de la citada Decisión, y de oficio el artículo 56, ibídem, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, pero no se interpretará el artículo 65 de la Decisión 85, sobre el cual, se hará una referencia general.

Decisión 85

“ART. 56.—Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

“ART. 58.—No podrán ser objeto de registro como marcas:

(…).

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(…)”.

Decisión 486

Disposiciones transitorias

“Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)”.

En la interpretación prejudicial 127-IP-2006, el Tribunal Andino “exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado…en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 153-IP-2005… marca: Halitos…en consecuencia… debe analizar… si el signo “Radiant”, cumple con los requisitos sustantivos al momento de presentarse la solicitud de registro, esto es de novedad, visibilidad y distintividad, previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la misma decisión” (fl. 262).

Igualmente, afirma el mencionado tribunal, que esta sección, al realizar el examen de registrabilidad, debe tener en cuenta lo sentado en la interpretación prejudicial ya citada, para determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre Radiant, Radiance y Radiante, así como precisar el grado de confundibilidad.

Al respecto, a la Sala no le deja duda alguna que entre las marcas registradas “Radiance” de Johnson & Johnson y “Radiante” de la sociedad Unilever PLC., frente a “Radiant” de la actora, todas para ampara productos de la clase 3ª, existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere de mayor análisis. Solo basta agregar que en su conjunto los tres signos comparten la partícula Radian, sus raíces son idénticas, así como el orden de las vocales, en especial, Radiance y Radiante. Que fonéticamente son muy similares, pues sus sílabas tónicas están ubicadas en el mismo lugar (ÁN) y, conceptualmente, Radiante y Radiant (palabra en inglés) tienen el mismo significado, veamos:

Radiánce - Radiánte - Radiánt - Radiánce - Radiánte - Radiánt Radiánce - Radiánte - Radiánt - Radiánce - Radiánte - Radiánt.

Referente a los productos que respectivamente distinguen las tres marcas, esta corporación (1) en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege solo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, solo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados.

En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente a los de las marcas registradas son de la clase 3ª Internacional, así la sociedad demandante afirme que la marca “Radiant” esté restringida para distinguir “cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente” pues tales productos como el resto de la clase 3ª que amparan las marcas opositoras tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales.

Por consiguiente, debe concluirse que si se permite la coexistencia de las tres marcas en el mercado, es muy posible que se cree riesgo de confusión para el consumidor medio al generarle error en la escogencia de sus productos y/o en la identificación del origen empresarial de los mismos.

No obstante, para la Sala lo relevante en este debate son dos aspectos básicos que deben analizarse, a saber: la prioridad de la solicitud y la legitimación de las observaciones, para efectos de determinar si el signo “Radiant” cumple con los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad previstos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, si la misma, no se encuentra incurso en la prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la citada decisión, para efectos de atender la exhortación efectuada por el Tribunal Andino.

1. La prioridad de una solicitud.

El Tribunal Andino en la interpretación prejudicial rendida en este proceso expresa que:

“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de observaciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que se traduce en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (prio tempore, potior iure). En el caso de la controversia deberá aplicarse la normativa sustantiva al momento de la presentación de la solicitud del signo Radiant, es decir, la Decisión 85” (fl. 263).

Aprecia la Sala que la marca opositora “Radiance” de Johnson & Johnson, solicitada el 8 de septiembre de 1988 y “Radiante” de la sociedad Unilever PLC, solicitada el 8 de febrero de 2000, ambas para amparar productos de la clase 3ª, que sirvieron de fundamento para negar el registro del signo “Radiant” de la actora, también de la clase 3ª, son posteriores a la solicitud de la marca sub lite, lo cual indudablemente atenta contra el principio Prior tempore, potior iure, ya que “Radiant” fue solicitada el 16 de diciembre de 1981.

De manera, que para la Sala es claro que la fecha de solicitud establece la prioridad de la misma a la cual deben aplicarse las normas sustanciales vigentes, es decir en el presente caso las contenidas en la Decisión 85, cuestión, que en el sub lite, no realizó la Administración al cotejar la marca “Radiant” con signos solicitados con posterioridad, incumpliendo con lo ordenado en el literal b) del artículo 83 de la citada Decisión, el cual específicamente señala que se rechazará la observación “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”.

2. La legitimación de las observaciones.

A pesar que dentro del expediente se aprecia que las oposiciones tanto de la desistida (por Revlon con base en la solicitud de la marca Revlon Pure Radiance de 4 de noviembre de 1987) como de Johnson & Jhonson con fundamento en la solicitud de la marca “Radiance” de 8 de septiembre de 1988, fueron presentadas durante la vigencia de la Decisión 313, una vez efectuada la publicación el 28 de diciembre de 1993 de la solicitud del signo “Radiant”, las mismas no eran legítimas, en aplicación al principio mencionado en el numeral anterior (primero en el tiempo, primero en el derecho) y, por lo tanto, no podían tenerse en cuenta como soporte para negar el registro de la marca “Radiant” de la actora.

Además, las Resoluciones 10474 de 22 de marzo de 2002, a través de la cual se acepta el desistimiento de la oposición presentada por Revlon, se declara infundada la oposición de Jhonson & Jhonson y se niega de oficio el registro solicitado con fundamento en la existencia previa de la marca Radiante, clase 3ª a nombre de Unilever N.V.; 5886 de 27 de febrero de 2003, en la que se declara fundada la oposición de Jhonson & Jhonson y se confirma la decisión contenida en la anterior resolución, y 11627 de 29 de abril de 2003, mediante la cual se confirma la decisión, no resolvieron el punto central contenido en la respuesta de la actora a las oposiciones (fls. 111 a 114) cual era, que las marcas opositoras fueron solicitadas y registradas con posterioridad a la petición de registro del signo “Radiant”.

Como tampoco la administración en la contestación de la demanda (fls. 202 a 210) ni en los alegatos de conclusión (fls. 221 a 227) debate ni presenta pruebas contra los argumentos expuestos por la actora en la demanda, respecto a que la decisión es ilegal, por cuanto no analizó la prioridad que tenía el signo frente a la solicitud de la marca opositora y de la marca “Radiante”.

Sentados los presupuestos jurídicos contenidos en los numerales que anteceden, la Sala concluye que el signo “Radiant”, clase 3ª de la actora, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 58 ibídem, especialmente en su literal f).

Además, la administración violó el principio “primero en el tiempo primero en el derecho” y, por ende, lo consagrado en el literal b) del artículo 83 de la misma decisión, toda vez que denegó el registro marcario del signo de la actora, con fundamento en el grave error de haberlo cotejado con marcas solicitadas y registradas con posterioridad al 16 de diciembre de 1981 fecha de petición del registro de la marca denegada, vulnerando, en esta forma, el derecho de prioridad que le asistía a la sociedad demandante.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 10474 de 22 de marzo de 2002, 5886 de 27 de febrero de 2003, expedidas por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 11627 de 29 de abril de 2003, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “Radiant” para distinguir “cosméticos, ninguno de naturaleza saponácea o detergente”, productos comprendidos en la clase 3ª internacional, a favor de la sociedad Hellenica S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de junio de 2009».

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencia de 11 de marzo de 2004. Radicación 0074. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Café Brisa LTDA.

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