Sentencia 2003-00465 de agosto 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-00465

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Juan Leslie Donald Toro

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada decisión.

3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la autoridad nacional competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

8. No se podrá registrar como marca, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344.

9. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

10. La oficina nacional competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis en cuanto a los requisitos y causales de irregistrabilidad de la Decisión 344 y, respecto a la oposición y su trámite conforme a las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

11. Le corresponde a la autoridad nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión” (fls. 271 a 273).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 146-IP-2007, solicitada por esta corporación, señaló que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, toda vez que la solicitud del registro de la marca del actor, fue presentada el 14 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sin embargo, se deberá interpretar el artículo 150 de la Decisión 486, así mismo, se interpretará de oficio los artículos 81, 83 literales a), d), e), y 84 de la Decisión 344 y la disposición transitoria primera de la Decisión 486.

Decisión 344

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(...).

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

(...).

“ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c)La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Decisión 486

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

(...).

Disposiciones transitorias

“Primera:Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En esencia, el problema que plantea la demandante es que no existe confusión de la marca “MCDONALD’S” registrada frente a la marca denominativa “DONALD’S” de la actora, ambas de la clase 29, porque mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001, quedó establecido que no existen semejanzas gráficas, fonéticas o conceptuales entre dichos signos, y en virtud de que su signo ha coexistido pacíficamente con el signo “MCDONALD’S” sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Al respecto, es conveniente traer a colación el concepto de marca pregonado por la doctrina, quien la define como todo signo perceptible que permita distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o similares, así lo establece el inciso 2º del artículo 81 de la Decisión 344 de 1993 en forma clara y precisa.

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

4. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (Pedro C. Breuer Moreno).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en conflicto existen semejanzas ortográfica y fonética. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de la marca “DONALD’S” tenga procedencia del apellido familiar, tal como lo expone a folios 48 a 49 del expediente, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor, sin que exista ilustración previa sobre la aludida información, que de por sí, para que tenga éxito, debe ser ampliamente divulgada y el signo notoriamente conocido, lo que no fue probado por la parte actora en el sub lite.

La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que la única diferencia que se observa entre el signo cuestionado “DONALD’S” y la marca “MCDONALD`S” previamente registrada, es la partícula “Mc”; es decir, la denominación del signo del actor, prácticamente se encuentra subsumido en la denominación de la marca opositora, veamos:

DONALD’S-MCDONALD`SDONALD’S-MCDONALD`S DONALD’S-MCDONALD`S

Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el aspecto auditivo, se presenta en la sílaba DO, y la terminación es la misma, NALD’S; además, como ya se dijo, la partícula DONALD’S al considerarse en su totalidad una copia de la marca opositora, auditivamente son casi idénticas, siendo la única diferencia las letras M y C de la marca previamente registrada, cuya pronunciación es MAC, las cuales no constituyen un elemento diferenciador entre las mismas, veamos:

Macdónalds- DÓNALS MACDÓNALDS- DÓNALS MACDÓNALDS- DÓNALS.

Por otra parte, el demandante alega que la no confundibilidad entre ambas marcas se encuentra probada judicialmente mediante sentencia de 9 de octubre de 2000 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de agosto de 2001.

No obstante lo anterior, dicho argumento no viene al caso, ya que lo que fue dirimido por las enunciadas autoridades judiciales se trata de las enseñas comerciales de los titulares de las citadas marcas, que se rigen por normas comunitarias diferentes a las que regulan las marcas, particularmente, las interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las cuales son de obligatorio cumplimiento.

Igualmente alega la parte demandante, que tiene registradas y vigentes las marcas “DONALD’S” clase 32, “DONALD’S PUNTO” clase 29, “DONALD’S PUNTO” clase 30, y el depósito del nombre comercial “DONALD’S”, con el objeto de demostrar que con el registro de tales denominaciones a su favor, puede perfectamente registrarse el signo “DONALD’S” como marca, clase 29. A este respecto, contrario a lo afirmado por el actor, no puede llegarse a semejante conclusión, pues se reitera lo que tantas veces ha sostenido esta Corporación, de que este aspecto no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, debiéndose circunscribir esta corporación al análisis de las normas y de los actos acusados en este proceso, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cado caso particular la registrabilidad o no de los signos solicitados como marcas(1).

Además, los derechos exclusivos que el demandante tiene para explotar sus marcas registradas, no constituyen un derecho adquirido para que el signo cuestionado sea registrado como marca, ya que de ser así se estaría permitiendo que cualquier persona que haga una variación a una marca registrada, no requiera el estudio de registrabilidad por parte de la administración, sino que está última deba concederla, lo cual no solo es absurdo sino contrario a lo dispuesto en las normas comunitarias.

Aunado a ello, resulta que las decisiones, sean estas erróneas o no, de las autoridades judiciales o administrativas en materia de signos distintivos, diferentes a las que se ventilan en esta oportunidad, no son objeto de análisis en este proceso, por no ser parte integral de los actos administrativos acusados.

Tampoco es de recibo el argumento de que su signo ha coexistido pacíficamente con la marca “McDONALD’S” previamente registrada, ya que la oposición ejercida por el titular de dicha marca, demuestra lo contrario, es decir, que la coexistencia entre las mismas, no es pacífica.

Menos aún, lo es el argumento de que como la división de signos distintivos revocó en la resolución que resolvió el recurso de reposición la decisión inicialmente tomada de denegar el registro de la marca, entonces se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486, ya que debió concederse. De ninguna manera es aceptable tal argumento, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio, procedió conforme a lo dispuesto en dicho artículo realizando el estudio de registrabilidad y, aplicó la normativa interna, respetando el debido proceso y las dos instancias de la vía gubernativa.

Los demás aspectos, como son la notoriedad de la marca McDONALD’S del tercero interesado en las resultas del proceso, y el nombre comercial de la parte demandante, no serán objeto de análisis, por no encontrarse probados en el presente proceso, pues ni siquiera fueron enunciadas en el capítulo de pruebas de la demanda y contestación de la misma.

Así las cosas, para la Sala es claro que las marcas en conflicto son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico (visual) y fonético, aunado a ello, que dichos signos tienen una relación con los productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, en virtud de que los sectores de mercado en que explotan sus marcas son idénticos, pues ambas marcas distinguen productos alimenticios contenidos en la citada clase.

Además, se destaca que la finalidad de los productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos. Por lo tanto, debe concluirse que el signo cuestionado afecta el origen empresarial de la marca previamente registrada y, por ende, genera riesgo de confusión y de asociación al público consumidor.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que los actos administrativos de la administración se expidieron conforme a las normas comunitarias e internas, estima esta Sala que la presunción de legalidad de los mismos no fue desvirtuado por la parte demandante.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de agosto de 2010».

(1) Ref: Expediente 2004-00065. Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Consejero ponente Marco Antonio Velilla, Actora: Procaps S.A.