Sentencia 2003-00524 de mayo 31 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2003-00524-01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sánz Tobón

Demandante: Banco Unión Colombiano

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil siete.

Entra la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad Banco Unión Colombiano, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

I. Antecedentes

a. Las pretensiones de la demanda.

La demanda formulada busca obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

— Resolución 17676 del 26 de junio de 2003 por medio de la cual el superintendente delegado de la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 858 del 30 de enero de 2001 del jefe de la división de signos distintivos de la citada entidad; como consecuencia de ello canceló por no uso el registro de la marca La Unión cuyo titular era la sociedad demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por solicitud hecha por la compañía Banco Unión S.A. C.A.

A título de restablecimiento del derecho pide que se niegue la cancelación por no uso de la citada marca y declarar vigente dicho registro a favor de la sociedad actora.

b. Los hechos de la demanda.

Los que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma sucinta, los siguientes:

1º. El 20 de marzo de 1974 fue registrada la marca La Unión para cobijar productos de la clase 36 cuya titularidad recaía en Seguros La Unión S.A. con vigencia hasta el 20 de marzo de 2009.

2º. El 10 de diciembre de 1992 la compañía Banco Unión Colombiano pidió el traspaso de la marca La Unión, habiendo sido otorgado mediante Resolución 49287 del 30 de noviembre de 1994.

3º. El 21 de octubre de 1997 la empresa Banco Unión S.A. C.A. con domicilio en Caracas, Venezuela, formuló acción de cancelación por no uso contra la citada marca.

4º. El 10 de noviembre de 2000 la sociedad demandante contestó la citada acción de cancelación y aportó las pruebas que en su sentir, demostraban el uso efectivo de la marca La Unión en los años de 1994 a 1997.

5º. Mediante Resolución 858 del 30 de enero de 2001 la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, según el demandante, luego de que la administración examinara en debida forma las pruebas, negó la cancelación requerida.

6º. No obstante lo anterior la demandada por medio de la resolución acusada resolvió cancelar la marca registrada a favor de la demandante.

c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

Primero y segundo cargo. Violación de los artículos 166 y 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Precisó que utilizó su marca La Unión durante los años de 1994 a 1997 de la manera como normalmente se comercializan los servicios financieros previstos en la clase 36; que si bien en el año de 1997 hizo algunas modificaciones “secundarias” a la citada marca, estas no alteraron su carácter distintivo, como se observa al haber suprimido el artículo La que es un término genérico.

Señaló que el hecho de haber utilizado la mencionada marca con las palabras Banco y Colombiano no significa que dicha variación altere en forma sustancial el signo, por ser términos usados en el mercado de los servicios financieros, pues la palabra banco se utiliza para indicar la clase de entidad financiera y colombiano “su origen”. Que al ser inapropiables tales términos, resulta obvia la distintividad de la marca. Que lo anterior ha sido sostenido por el tribunal andino en las interpretaciones prejudiciales 4-IP-95, 13-IP-97.

Sostuvo que los documentos allegados en sede gubernativa comprueban que la marca Unión fue utilizada de manera efectiva durante los años de 1994 a 1997, como da cuenta la Resolución 858 del 30 de enero de 2001 expedida por el jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que los documentos por medio de los cuales se demostró el uso de la marca obran en el expediente.

d. Las razones de la defensa.

Superintendencia de Industria y Comercio

Mediante apoderado contesta la demanda y solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones y condenas, por carecer de fundamento jurídico y legal, por lo siguiente:

Que las pruebas aportadas no demostraron el uso de la marca La Unión, por no probarse la relación entre la marca y los servicios cobijados, con mayor razón porque en los documentos predomina la expresión Banco Unión Colombiano que constituye la razón social de la demandante.

Que los elementos en que difieren las expresiones utilizadas por la marca registrada no son secundarios y perjudican su carácter distintivo.

Que de conformidad con la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 27 de julio de 1999 en el expediente 5195, la declaración del representante de la sociedad actora, por sí sola, no es prueba suficiente, pues requiere ser valorada junto con otras pruebas. Que respecto de los estados financieros de 1994 a 1997 no se logró identificar la relación directa de los resultados financieros reflejados con el uso de la marca, por no ofrecer certeza alguna.

Que las variaciones de la marca son sustanciales al modificar la percepción del público, pues no es igual Unión que Banco Unión Colombiano. Que la primera y segunda expresiones se perciben, respectivamente, como sustantivos femenino y masculino. Que el carácter distintivo de la marca sufrió alteración con los elementos diferenciadores introducidos. Que el público analiza la expresión Banco Unión Colombiano en conjunto y no separadamente.

Que según la interpretación prejudicial 13-IP-97 traída a colación en la demanda, el aspecto genérico predicable de los signos debe tenerse en cuenta para efectos del estudio y comparación que se hace de los mismos, con el fin de especificar la parte que constituye materia de aprobación y luego compararlos.

Que en la demanda no se alegó el uso únicamente de la marca Unión.

Banco Unión S.A. C.A.

Dicha sociedad a pesar de haberle sido notificada en debida forma el auto admisorio de la demanda como tercera interesada, no se pronunció al respecto.

e. La actuación surtida.

De conformidad con las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo, a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 2 de febrero de 2004 se admitió la demanda y se ordenó darle el curso correspondiente.

Por proveído visible a folios 400 y 401 se abrió el proceso a pruebas y se tuvieron como tales las pedidas por las partes.

Mediante providencia del 8 de septiembre de 2004, entre otros, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se ordenó la suspensión del proceso, mientras se sometía el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. Interpretación prejudicial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, mediante decisión del 5 de octubre de 2005, proceso 134-IP-2005, concluye:

1. “De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la acción de cancelación de una marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de iniciada la acción de cancelación de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha cancelación, será la primera, la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de uso de la marca, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2. La norma andina establece no sólo el derecho de uso exclusivo de la marca al titular de su registro, sino la obligación de uso de la misma para la continuidad del derecho, requisito que de no cumplirse, es susceptible de cancelación, a pedido de parte, según los parámetros establecidos por la norma comunitaria.

3. Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los países miembros.

Asimismo, el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

4. La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, así mismo, el uso podrá probarse mediante facturas comerciales, inventarios de mercancías identificadas con la marca, y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del país miembro.

5. De otro lado, el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. A tales efectos, el juez consultante deberá tomar en consideración los criterios establecidos en la presente interpretación”.

III. Consideraciones de la Sala

Se persigue la declaración de nulidad de la Resolución 17676 del 26 de junio de 2003 por medio de la cual el superintendente delegado de la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 858 del 30 de enero de 2001 del jefe de la división de signos distintivos de la citada entidad y por ello canceló el registro de la marca La Unión para distinguir productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por solicitud hecha por la compañía Banco Unión S.A. C.A.

Para determinar cuál es la norma aplicable en el caso concreto es necesario precisar lo siguiente:

La Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé:

“Disposiciones transitorias

PRIMERA. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamientosalvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” (subrayas y negrilla de la Sala).

Si bien la acción de cancelación de registro por no uso de la marca La Unión fue presentada el 21 de octubre de 1997 por el mandatario judicial de la sociedad Banco Unión S.A. C.A. según se establece a folio 34 del anexo 1 del expediente, fecha en la cual no había sido expedida la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, de la trascripción que antecede no queda duda que dicha norma debe aplicarse en el caso bajo examen, por estar en discusión un plazo para la vigencia de la citada marca, se repite, al haber sido cancelado su registro por falta de uso durante los años de 1994 a 1997.

Precisado lo anterior, entrará la Sala a analizar la violación o no por parte de la administración de las normas de derecho comunitario invocadas como vulneradas.

Los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas invocadas como infringidas prevén:

“ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” (resalta la Sala).

Del recuento precedente cabe resaltar que un registro marcario puede cancelarse cuando no haya sido utilizado por su titular durante los tres años anteriores consecutivos a la fecha en que se presentó “la acción de cancelación”.

Ahora bien, obra en autos a folio 406 del cuaderno principal certificación expedida por la secretaría general ad hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde consta que la sociedad Banco Unión Colombiano el 17 de marzo de 1989 solicitó la renovación de la marca La Unión (nominativa) de la clasificación 36, versión 7 con vigencia hasta el 20 de marzo de 2009.

Aparecen en el expediente de folios 147 a 153, 156 a 160, 162 a 177, 179 a 194 y 196 a 222 diferentes facturas de venta expedidas entre los años de 1994 a 1997 por la sociedad Banco Unión Colombiano, de los cuales se infiere que los productos ofrecidos al público no están relacionados con la marca La Unión.

No existe prueba alguna en el expediente que demuestre que la sociedad demandante hubiese hecho uso de la marca nominativa La Unión para ofrecer los servicios financieros previstos en la clase 36 de la clasificación internacional.

En efecto, de los documentos aportados por la demandante en sedes gubernativa y judicial para corroborar que la marca La Unión de su titularidad fue utilizada durante los años de 1994 a 1997 no se establece tal afirmación, pues de los mismos se infiere que se vendieron varios productos por parte del Banco Unión Colombiano identificados con las marcas Banco Unión, Banco Unión/Cash Unión, Cash Unión y Audio Unión y que así mismo se ofrecieron varios servicios financieros.

Como lo sostuvo el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial que rindiera “el uso de una marca deberá efectuarse en modo tal que no difiera de la forma en que fue registrada, sin embargo podrá diferir solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo”.

Significa lo anterior, que si la marca se usa modificando los detalles o elementos que la hacían distintiva, debe cancelarse su registro en aplicación de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Entonces al haberse cambiado en la marca La Unión la primera palabra mencionada por las expresiones Banco, Cash y Audio, entre otras, se alteró la distintividad de la marca cancelada, pues perdió la fuerza que la diferenciaba frente a otras marcas para permanecer en el mercado.

Finalmente es menester precisar que la Sala en un asunto similar al controvertido consideró:

“…

V. 6. El uso en un país comunitario.

No está demostrado en el expediente que Philip Morris Inc haya usado la marca Belmont, durante el período precedente a la solicitud de cancelación, “ ... en al menos uno de los países miembros…” de la Comunidad Andina, por su titular o por el licenciatario de este, pues el uso que invoca de la marca en el Ecuador no es de recibo, ya que si bien es cierto que Philip Morris solicitó el 5 de febrero de 1963 el registro de dicha marca en ese país, también lo es que ese registro fue cedido a la sociedad Tabacalera Andina S.A. Tanasa, y readquirido el 20 de mayo de 1994, cuando ya se había presentado la solicitud de cancelación, con fundamento en el no uso durante el periodo precedente. No puede, entonces, el tercero interesado hacer valer como uso de la marca, hechos ocurridos con posterioridad a la solicitud de cancelación. Cosa diferente sería si dicha adquisición hubiese tenido ocurrencia durante el periodo de no uso alegado por la actora. Dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “ … se advierte que el uso de la marca tendrá que demostrarse obviamente respecto del tiempo transcurrido inmediatamente antes de presentada la acción de cancelación, es decir, no cabe de ninguna manera considerar como válida una prueba de uso posterior, por cuanto este no abarcaría la situación de hecho necesaria para la cancelación que establecía la Decisión 313… y que establece la Decisión 344, decisión esta última con arreglo a la cual se produjeron los actos administrativos ahora impugnados en vía contenciosa”. De manera que la prueba del uso para contrarrestar una acción de cancelación de un registro marcario se refiere al periodo precedente a la presentación de la solicitud, no a hechos posteriores, como es el uso derivado de la compra de un registro que tuvo lugar en fecha posterior a la presentación de la solicitud de cancelación” (1) .

Teniendo en cuenta lo anterior y comoquiera que no se demostró que para los años de 1994 a 1997 la sociedad Banco Unión Colombiano hubiese utilizado la marca nominativa La Unión, se impone a la Sala mantener la legalidad de los actos acusados, por ello negará las súplicas de la demanda a la luz de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda presentada por Banco Unión Colombiano contra la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha precitada.

Magistrados: Martha Sofía Sánz Tobón, Presidenta—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel E. Mendoza Martelo—Rafael. E . Ostau de Lafont Pianeta.

(1) Sentencia del 17 de agosto de 2000, expediente 3448, actor: Sociedad C.A. Cigarrería Bigott Sucesores.

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