Sentencia 2004-00013 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Hernando Sánchez Sánchez

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 110010324000200400013-01

Actora: TECNOQUÍMICAS S.A.

Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio

Vinculado: Sociedad PFIZER PRODUCTS INC

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011(1).

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos demandados; iii) la normativa comunitaria que regula el registro de los signos y las marcas iv) las normas invocadas en la demanda y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) análisis y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado y vi) conclusiones.

1. El problema jurídico.

El problema jurídico general que debe abordar la Sala en este caso es el de realizar un estudio de legalidad de las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concede el registro de una marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, a favor de la sociedad Pfizer Products INC., para distinguir “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El estudio de legalidad se limitará a los cargos propuestos por la sociedad Tecnoquímicas S.A. en el escrito de la demanda, a saber: i) violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación; ii) violación de los literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación; iii) violación del debido proceso por error de forma en el procedimiento de la concesión de marca; iv) violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación.

Para mayor claridad del estudio que se realiza, la marca sobre la cual gira la presente controversia, es la siguiente:

S2004-00013CE fig 1
 

Con la finalidad de aportar mayores elementos de juicio frente al tema, resulta pertinente resaltar que la marca relacionada forma parte de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y ampara los siguientes productos: “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”.

2. El acto administrativo demandado

Se pretende la nulidad de las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido es el siguiente:

i) Resolución Nº 12170 de 26 de abril de 2002 expedida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro de la marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, por el término de diez (10) años y reconociendo como titular a Pfizer Products INC.

En su parte motiva, la resolución consideró lo siguiente: “[...] CONSIDERANDO Que la solicitud de registro de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes [...]”, y, en su parte resolutiva, dispuso

“[...] RESUELVE 

ART. PRIMERO: Conceder el registro de 

LA MARCA FIGURATIVA: SEGÚN MODELO ADJUNTO 

CERTIFICADO Nº: 

PARA DISTINGUIR: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Productos comprendidos en la clase 05 de la clasificación Internacional de Niza. 

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución 

TITULAR: PFIZER PRODUCTS INC. 

[...]

ART. SEGUNDO: Entregar al titular como título de registro, copia de esta resolución, previa inscripción en el registro [...]”. 

ii) Resolución Nº 29520 de 21 de octubre de 2003 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Por la cual se resuelve una revocatoria directa”, y mediante la cual se corrigió la Resolución Nº 12170 de 26 de abril de 2002 en el sentido de conceder el registro de la marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, pero, adicionalmente, reivindicando el color azul.

La parte resolutiva del acto administrativo establece lo siguiente:

“[...] RESUELVE 

ART. PRIMERO: Revocar parcialmente el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución Nº 12170 del 26 de abril de 2002 emanada por la jefe de la división de signos distintivos, por las razones expuestas en los considerandos. 

ART. SEGUNDO: Corregir el artículo primero de la resolución anotada en el rubro, que en lo pertinente quedará así: 

MARCA: “FIGURATIVA” (Según modelo adjunto) se reivindica expresamente el color AZUL 

ART. TERCERO: Confirmar en sus demás partes la resolución 12170 del 26 de abril de 2002 [...]”. 

En su parte resolutiva, la Resolución demandada señaló en forma general las causales de revocación de actos administrativos contenidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo y consideró que, en ese caso, se había incurrido en error en cuanto a la reivindicación de colores, haciéndose necesario acceder a la corrección solicitada.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas.

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino.

En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un régimen común sobre propiedad industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de marcas en el título VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por la marca; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro.

Dado que en este caso el actor argumenta que las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concede el registro de una marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, a favor de la sociedad Pfizer Products INC., para distinguir “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneró el artículo 134 y los literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo, la Sala enunciará el contenido de dichos mandatos y demás normas relacionadas. Así mismo, se analizará el marco de la interpretación prejudicial que, para este caso, realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4. Las normas comunitarias invocadas en la demanda y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia.

En primer orden, la Sala estudiará las normas comunitarias invocadas en la demanda; en segundo orden, se estudiará la figura de la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y finalmente, se analizará la interpretación del Tribunal en este caso concreto y se expondrán unas conclusiones.

4.1. Normativa invocada por la parte demandante.

Tal como se explicó al abordar el problema jurídico, en criterio de la sociedad Duna Enterprise S.L., resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003 desconocieron los literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo, que disponen lo siguiente:

i) Artículos 13 y 29 de la Constitución Política:

“[...] 

TÍTULO II. 

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES 

CAPÍTULO 1. 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

[...] 

ART. 13.Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

[...] 

ART. 29.El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso [...]”. 

ii) Literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“[...] 

TÍTULO VI 

DE LAS MARCAS 

CAPÍTULO I 

De los requisitos para el registro de marcas 

ART. 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

c) los sonidos y los olores; 

d) las letras y los números; 

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. 

ART. 135.No podrán registrarse como marcas los signos que: 

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 

b) carezcan de distintividad; 

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; [...]”. 

iii) Artículo 35 del Código Contencioso Administrativo:

“[...] 

Adopción de decisiones 

ART. 35.Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. 

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. 

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay. 

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título [...]”. 

4.2. Marco jurídico de la interpretación prejudicial.

Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 537-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros.

En el capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[...] Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros [...]”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[...] Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso [...]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[...] En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal [...]”.

En el artículo 34 se establece que “[...] El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada [...]”.

El protocolo dispone en su artículo 35 que “[...] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal [...]”.

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

4.3 La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto.

Tal como se explicó en esta providencia, en el marco del Proceso 537-IP-2015 y por solicitud de esta corporación en el marco del proceso de que se trata, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales “a”, “b” y “c” de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Las conclusiones a que arribó el tribunal son las siguientes:

“[...] 

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 

1. Publicación de la marca y la especificación de los colores reivindicados y del tipo de marca 

[...] 

1.3. Quien desee obtener el derecho exclusivo sobre una marca deberá tramitar su registro ante la oficina nacional competente. Para esto tendrá que presentar una solicitud con el lleno de todos los requisitos formales que se exijan para el efecto y que se encuentran regulados en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486. Con el objeto de que los terceros interesados conozcan fehacientemente cuál es el signo a registrarse, dentro de dichos requisitos, además del lleno de un formulario o petitorio, se deberá anexar un documento en donde conste “la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o son color” [...] 

1.4. El objeto de este requisito es que el signo a registrar se plasme y se determine de la manera más fidedigna posible. Esto es fundamental para salvaguardar los derechos de terceros que se vean afectados por la solicitud, y para que el público en general conozca con certeza cuál es la marca que se está tramitando. Además, el cumplimiento cabal de este requisito permite que la oficina de registro marcario publique de manera exacta el signo que se pretende registrar, para así, de manera efectiva, dar paso al derecho de oposición. 

1.5. En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar (signos denominativos con color, gráficos, mixtos o tridimensionales), de debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar ciertos colores, describiéndolos específicamente. Esto por cuanto los tonos, apariencia y otras características pueden varias en la reproducción y en la publicación [...] 

1.6. Si esto no se hace, se corre el riesgo de que el público no pueda conocer claramente el signo solicitado para registro, pudiendo con esto vulnerar los principios de publicidad y transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativas. 

1.7. Ahora bien, la oficina de registro de marcas debe publicar de manera exacta, íntegra y fidedigna el signo que se pretende registrar. Para ello debe indicar, de conformidad con la solicitud del peticionario, si se reivindican colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la Gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante. De esta manera los terceros podrían darse una idea total del signo e ir a consultarlo mediante los medios, tecnológicos o no, que la oficina nacional competente tenga previsto para el efecto. 

1.8. Al tratarse de solicitudes de marcas donde se pretende reivindicar colores no sólo basta con la reproducción a color de la marca, por lo siguiente: 

1.8.1. Los tonos que dan las impresoras cambian; no es lo mismo la vista en pantalla que en la impresión, ya que no sólo tiene que ver la calidad de la máquina utilizada sino el tipo de papel que se usa. 

1.8.2. La publicación en las respectivas gacetas oficiales por lo general es en blanco y negro. 

1.8.3. La publicación vía electrónica puede varias de conformidad con la calidad de la pantalla, la resolución de la imagen, los pasos previos como la utilización de escáner, etc. 

1.10(sic). De conformidad con lo anterior, el solicitante tiene las siguientes cargas en relación con una solicitud de dichas características: 

1.10.1. Debe mencionar expresamente a la oficina de registro de marcas que pretende reivindicar colores. Esto es muy importante porque la oficina competente no puede adivinar la intención del solicitante. 

1.10.2. Además de lo anterior, el solicitante debe especificar detallada y claramente qué tipo de colores son los que pretende reivindicar, de conformidad con algún sistema de identificación de colores. 

1.11. Si la oficina de registro publica una solicitud a blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva, de conformidad con lo expresado anteriormente. En este sentido, mediante señales pertinentes en la publicación la oficina debe informar claramente de esto a los terceros interesados para preservar el principio de contradicción en la vía gubernativa. 

[...] 

1.13. Se deberá determinar si el signo FIGURATIVO se solicitó para registro con reivindicación de color indicando el código de conformidad con el sistema escogido. 

3. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos de uso común. 

[...] 

3.3. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 

[...] 

3.6. En consecuencia, el juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal (sic) y b) de la referida decisión. 

4. Irregistrabilidad de formas de uso común. Los colores delimitados por una forma y su uso común 

[...] 

Irregistrabilidad de formas de uso común 

4.3. El artículo 135 literal c) de la Decisión 486, prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 

4.4. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 

4.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que gozan el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 

4.6. El tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registra. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir. 

Los colores delimitados por una forma y su uso común 

4.7. La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. 

4.8. Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. La prohibición contemplada [...] se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. 

4.9. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase. La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son limitadas. 

4.10. Hay que considerar que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. 

4.11. La prohibición está encaminada a que no se monopolicen los colores individualmente considerados, por el hecho de estar delimitados por una forma, la norma permite que se los registre, toda vez que los productos no se identifican por su color, sino por la marca que los diferencia, el color en sí para ser registrable debe estar incorporado en una figura o forma para que el consumidor la pueda identificar, evidentemente dejando a un lado los casos de distintividad adquirida que no es materia de análisis en este caso. 

4.12. Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto la marca FIGURATIVA es una forma de uso común para productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y es requerido por los comerciantes de estos productos para identificar sus mercancías o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado. 

[...]”. 

Finalmente, el Tribunal de Justicia señaló que conforme con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno.

La Sala, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluye lo siguiente:

i. El signo a registrar se debe plasmar y determinar de la manera más fidedigna posible para salvaguardar los derechos de terceros que se vean afectados por la solicitud y para que el público en general conozca con certeza cuál es la marca que se está tramitando. La oficina de registro marcario debe publicar de manera exacta el signo que se pretende registrar para, de esta manera, permitir el ejercicio del derecho de oposición.

ii. En las solicitudes en donde se pretenda reivindicar colores, es decir, en aquellas en las cuales el color sea parte integrante del signo que se pretende registrar, se debe anexar la mencionada reproducción, pero además se debe indicar claramente que se pretende reivindicar un color determinado, el cual debe ser descrito de forma íntegra. El incumplimiento mencionado puede vulnerar los principios de publicidad y transparencia que deben rodear todas las actuaciones administrativas.

iii. La oficina de registro de marcas debe publicar de manera exacta, íntegra y fidedigna el signo que se pretende registrar.

Para ello, la publicación debe expresar si se pretende reivindicar colores, determinándolos de conformidad con la información contenida en la solicitud. Si la gaceta que se usa para hacer la publicación es en blanco y negro, la oficina de registro marcario debe especificar claramente que se están reivindicando ciertos colores, plasmando la descripción del solicitante.

Si la oficina de registro publica una solicitud a blanco y negro sin especificar claramente la ubicación y el tono del color o colores a ser reivindicados, inevitablemente incurre en una publicación defectuosa con todos los efectos que esto conlleva.

iv. La aptitud distintiva es uno de los elementos constitutivos de la marca y constituye un requisito esencial para su registro. Por tanto, no se podrán registrar como marcas los signos que carezcan de distintividad.

v. Se encuentra prohibido el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios.

vi. Las formas de uso común corresponden a elementos de dominio público que no pueden vetarse a los demás competidores en el mercado. No obstante, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. En todo caso, las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registra porque lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo en otra.

vii. El literal “h” del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. La prohibición “[...] se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado [...]”.

La prohibición abarca a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son limitadas.

La prohibición no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “[...] delimitado por una forma específica [...]”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma.

5. Análisis del caso concreto y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado.

Tal como se explicó, corresponde a la Sala realizar un estudio de legalidad de las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concede el registro de una marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, a favor de la sociedad Pfizer Products INC., para distinguir “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

El estudio se limitará a los cargos de nulidad propuestos por la sociedad Tecnoquímicas S.A. en el escrito de demanda, a saber: i) violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación; ii) violación de los literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación; iii) violación del debido proceso por error de forma en el procedimiento de la concesión de marca; iv) violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación.

La Sala analizará los dos primeros cargos en forma conjunta, esto es, los cargos de vulneración de los artículos 134 y 135, literales “a”, “b” y “c” de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto están relacionados con un mismo aspecto, a saber: la distintividad y registrabilidad de la marca concedida a través de las resoluciones demandadas.

Así mismo, se analizarán los cargos tres y cuatro de forma conjunta, teniendo en cuenta que, sobre los mismos argumentos, esta corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 30 de agosto de 2012.

5.1. Cargo primero: violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por falta de aplicación.

La sociedad demandante considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en violación directa de los artículos 134 y 135, literales “a”, “b” y “c” de la Decisión 486 al conceder el registro de marca a un signo que no tiene aptitud para haber sido concedido.

Señala que la función principal de un signo es la de distinguir o individualizar un proceso o servicio de un empresario de los de otro. En ese orden, considera que la marca figurativa demandada no cumple con el requisito porque lo que se concedió no constituye una forma usual y necesaria para que los demás participantes en el mercado identifiquen un producto correspondiente a la clase quinta internacional.

Asimismo, la demandante considera que una tableta vista en dos posiciones distintas no es algo novedoso y no permite diferenciarse de los demás productos o prestaciones de las tabletas o pastillas que utilizan los laboratorios farmacéuticos. En criterio del actor, la figura solicitada no sirve para identificar el producto de Pfizer Products INC porque muchos de los productos de la clase quinta internacional utilizan la misma presentación de una pastilla o tableta, identidad o similitud que se presenta tanto respecto de la forma como del color azul que fueron concedidos.

Finalmente, la sociedad Tecnoquímicas S.A. señala que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la exclusividad de un signo débil, carente de novedad y que no es distintivo porque consiste en la forma usual de un producto de la clase quinta internacional; señala, además, que tanto la forma -romboide- como el color —azul— de la tableta corresponden a la forma usual del producto en el mercado.

En oposición, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Pfizer Products INC consideran que la marca registrada no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues tenía “[...] características geométricas especiales [para distinguir] [...] un novedoso producto lanzado en el mercado para el tratamiento de la disfunción eréctil [...]”.

Para resolver, la Sala recuerda que, conforme con los artículos 134 y 135, literales “a”, “b” y “c”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, disponen que “[...] [a] efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica [...]”, con excepción de, entre otros, los signos que “[...] [n]o puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo [...]” 134 de la Decisión 486; “[...] [c]arezcan de distintividad [...]” o “[...] [c]onsistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate [...]”.

5.1.1. En relación con el cargo de nulidad referente a que se revindica el color azul de la marca figurativa, la Sala advierte que el argumento del cargo fue parcialmente estudiado por esta Sección en sentencia de 30 de agosto de agosto de 2012 –Expediente Nº 110010324000200400368-01-, con ponencia del H. Consejero de Estado Marco Antonio Velilla Moreno, en la que analizó la demanda de nulidad presentada por la Asociación Farmacéuticos Ltda., contra los mismos actos acusados —resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003—.

Si bien, el tema central de la demanda consistía en que no hubo oposición en el trámite administrativo porque la publicación del registro marcario se hizo sin la reivindicación del color azul solicitado, en dicha sentencia se realizaron algunas consideraciones sobre la posibilidad de reivindicar colores siempre y cuando estuvieran delimitados por una forma específica. La sentencia de 30 de agosto de 2012 consideró:

[...]

En efecto, el tema central de la demanda, consiste en que no hubo oposición porque la publicación de la demanda se hizo sin la reivindicación del color azul solicitado por el tercero interesado en las resultas del proceso, junto con el signo figurativo, cuyo registro fue concedido reivindicando dicho color. 

A juicio de esta Sala, el color azul se encuentra delimitado por la forma específica del romboide, que de acuerdo con lo dicho por el Tribunal puede ser sujeto a registro al estar definido dentro de la citada silueta; sin embargo, hay que considerar que el color azul es primario, respecto al cual nadie puede apropiarse, ya que se obtendría una ventaja competitiva excesiva frente a sus competidores. De manera, que si alguien lo utiliza en sus marcas figurativas o tridimensionales, no puede ser objeto de oposición, en virtud de que, se reitera, es un color fundamental que por su cromatismo es fácilmente identificable, como lo afirma el Tribunal de Justicia Andino, lo que lo hace inapropiable.

[...]”.(2) (Destacado de la Sala).

El antecedente transcrito evidencia que el hecho de reivindicar el color azul de una marca figurativa no genera como consecuencia la violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 pues el color azul se encuentra delimitado por la forma específica del romboide que, de acuerdo con lo dicho por el Tribunal de Justicia, puede ser sujeto a registro al estar definido dentro de la citada silueta.

Así lo establece el literal “h” del artículo 135 de la Decisión 486 al señalar que “[...] No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica [...]” (Destacado de la Sala).

En ese orden, la prohibición de reivindicar colores no es absoluta, pues ella solamente opera cuando respecto del “[...] color aisladamente considerado [...]” cuando no se encuentra “[...] delimitado por una forma específica [...]”; contrario sensu, se puede concluir que el registro de colores se permite siempre y cuando estos se encuentren delimitados por una forma, lo cual ocurrió en este caso si se tiene en cuenta que el color azul que se reivindicó se encuentra contenido en la forma romboide que sí constituye elemento esencial de la marca y bajo el entendido que algunos colores, entre ellos los primarios y los secundarios no son susceptibles de apropiación.

La forma romboide que contiene el color azul es la siguiente:

S2004-00013CE fig 2
 

De manera que, para esta Sala, si se utiliza alguno de los colores primarios o secundarios en alguna marca figurativa o tridimensional, estos no pueden ser objeto de oposición en virtud a que, se reitera, son colores que por su cromatismo son fácilmente identificables, como lo afirma el Tribunal de Justicia Andino, lo que los hace inapropiables.

Asimismo, se debe tener en cuenta, como se consideró en la sentencia transcrita líneas atrás, el color azul “[...] en este caso, es un elemento secundario, pues, es indudable, que el [elemento] principal lo constituye la figura de ROMBOIDE. Además, se reitera, que el color azul, por ser primario, puede adicionarse a una marca figurativa o tridimensional, sin que ninguna persona que lo use o lo tenga registrado, como en este caso, pueda oponerse a que lo utilice cualquiera de sus competidores de la clase 5ª Internacional [...]”.

Se concluye que el color azul, por ser primario, puede adicionarse a cualquier marca figurativa o tridimensional sin que ninguna persona que lo use o lo tenga registrado pueda oponerse a que lo utilice cualquiera de sus competidores de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo expuesto, la Sala considera que el cargo de nulidad, al menos en cuanto al argumento de reivindicación del color azul, no tiene vocación de prosperidad pues se constata que la reivindicación del color se encuentra limitada por una forma romboide —la cual será objeto de estudio en esta providencia— y teniendo en cuenta que, como se dispuso en sentencia de 30 de agosto de 2012, el color azul en este caso no es un elemento esencial de la marca registrada.

5.1.2. Por otro lado, la demandante solicita declarar la nulidad de las resoluciones que concedieron el registro de la marca de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, ya que, a su juicio, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales “a”, “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues corresponde a la forma usual de una tableta.

A su turno, la Superintendencia de Industria y Comercio y Pfizer Products INC solicitan que no se cancele el registro marcario pues consideran que la marca registrada es suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, para comenzar, la Sala precisa que la marca de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, cuyo registro se cuestiona, se identifica de la siguiente manera:

S2004-00013CE fig 3
 

Se trata de una marca figurativa que, según el Tribunal de Justicia es aquella “[...] que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto [...]” y en la cual se pueden distinguir dos elementos, a saber: “[...] El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo [...]” y “[...] El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa [...] ”.

En relación con las formas de uso común, la interpretación prejudicial que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que este tipo de formas tridimensionales son irregistrables porque son de dominio público.

En efecto, sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo lo siguiente:

“[...] 

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que gozan el titular de la marca, descarta que formas de uso común puedan ser utilizadas únicamente por un titular de una marca, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 

El tribunal advierte que las formas de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registra. Es decir, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, la forma de una silla puede no ser necesaria para las prendas de vestir [...]” (Destacado de la Sala).

Ahora, el registro de la marca tridimensional de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, se solicitó para distinguir “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Bajo el anterior contexto, la Sala considera que el signo —romboide— de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, carece de distintividad porque no sirve, por sí solo, para diferenciar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado.

En efecto, la Sala advierte que es común utilizar la imagen de una tableta para identificar productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, pues normalmente muchos de éstos vienen en pastillas en forma de romboide, tal y como lo es la imagen del signo cuyo registro se cuestiona(3).

Aunque en el signo figurativo se reivindica el color azul, lo cierto es que éste no le aporta suficiente distintividad para identificar los productos que pretende distinguir, porque, tal como se explicó, “[...] el color azul, por ser primario, puede adicionarse a [...] [cualquier] marca figurativa o tridimensional, sin que ninguna persona que lo use o lo tenga registrado [...] pueda oponerse a que lo utilice cualquiera de sus competidores de la clase 5ª Internacional [...]”(4).

Es importante reiterar que esta Sección, en oportunidades anteriores, ha manifestado que uno de los requisitos indispensables para conceder un registro marcario es que el signo sea distintivo(5), lo cual en materia de marcas como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen una tableta y un color azul, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione(6).

En efecto, a pesar de que es posible registrar como signos “[...] las imágenes, las figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos [...]” y “[...] la forma de los productos, sus envases o envolturas [...]”, para distinguir bienes y servicios; lo cierto es que ello no puede servir de excusa para que el mismo carezca de distintividad.

A propósito, en un caso semejante, en el que se negó el registro de una marca tridimensional de un diseño de botella, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza porque se encontró que no era distintiva, esta Sección manifestó:

“[...] Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la registrabilidad de signos como el envase, la envoltura o la forma de un producto, concluyendo que son susceptibles de registro como marca, si cuentan con elementos especiales que provoquen en el consumidor medio, una impresión diferente de aquella que resulta al observar envases o envolturas de otros productos o servicios de la misma categoría internacional [...]”(7) (Destacado de la Sala).

En este orden de ideas, se advierte que la marca de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul carece de distintividad, porque no sirve para individualizar, identificar y diferenciar dentro del mercado a “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose entonces la marca bajo examen incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad de las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

No obstante lo anterior, para mayor claridad, la Sala resolverá los cargos referentes a la violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación y por error de forma en el procedimiento de la concesión de marca.

5.2. violación de los artículos 13 y 29 de la Constitución Política y 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación y por error de forma en el procedimiento de la concesión de marca.

En criterio del demandante, la marca que se le concedió a la sociedad Pfizer Products INC no corresponde a la que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Señala que si se analiza el contenido de la Resolución Nº 29529 de 21 de octubre de 2003, a Pfizer Products. INC se le concedió una marca figurativa y se le reivindica expresamente el color azul sin que se haya publicado en debida forma la solicitud de registro en la Gaceta Nº 510 de 27 de noviembre de 2001.

Así mismo, la demandante señala que, en este caso, hay una aparente motivación por cuanto las resoluciones demandadas obviaron un hecho trascendental para el proceso como es que estamos frente a signos que por su naturaleza y sus características se constituyen en una forma y un color usual y por tanto carente de novedad, de distintividad y necesario para que los demás participantes del mercado dispongan de la prestación de sus servicios.

En oposición, la Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad Pfizer Products INC consideran que no se vulneró el debido proceso de terceros porque la solicitud de registro se publicó cabalmente en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 510 de 2001.

En relación con el cargo de nulidad referente a que se reivindica el color azul de la marca figurativa, pese a que no fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala advierte que el argumento del cargo ya fue objeto de estudio por esta Sección en sentencia de 30 de agosto de agosto de 2012 —Exp. 110010324000200400368-01—, con ponencia del H. Consejero de Estado Marco Antonio Velilla Moreno, en la que analizó la demanda de nulidad presentada por la Asociación Farmacéuticos Ltda., contra los mismos actos acusados —resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003—.

El tema central de la demanda consistía en alegar que no hubo oposición en el trámite administrativo porque la publicación del registro marcario se hizo sin la reivindicación del color azul solicitado y por falsa motivación —esto es, el mismo argumento del cargo bajo examen—.

Al analizar dicho cargo, en la sentencia de 30 de agosto de 2012 el Consejo de Estado consideró:

[...]

En efecto, el tema central de la demanda, consiste en que no hubo oposición porque la publicación de la demanda se hizo sin la reivindicación del color azul solicitado por el tercero interesado en las resultas del proceso, junto con el signo figurativo, cuyo registro fue concedido reivindicando dicho color. 

A juicio de esta Sala, el color azul se encuentra delimitado por la forma específica del romboide, que de acuerdo con lo dicho por el tribunal puede ser sujeto a registro al estar definido dentro de la citada silueta; sin embargo, hay que considerar que el color azul es primario, respecto al cual nadie puede apropiarse, ya que se obtendría una ventaja competitiva excesiva frente a sus competidores. De manera, que si alguien lo utiliza en sus marcas figurativas o tridimensionales, no puede ser objeto de oposición, en virtud de que, se reitera, es un color fundamental que por su cromatismo es fácilmente identificable, como lo afirma el Tribunal de Justicia Andino, lo que lo hace inapropiable.

[...] 

debe precisarse que el titular de la marca “FIGURATIVA”, presentó el petitorio con el lleno de los requisitos exigidos en el artículo 138 de la Decisión 486, y que la Superintendencia fue la que omitió publicar el color azul reivindicado en la Gaceta de Propiedad Industrial. Sin embargo, esta Sala se formula la pregunta: ¿Hasta dónde puede afirmarse que en este caso exista incongruencia, por la omisión en la publicación de presentar el color reivindicado? 

A juicio de la Sala, la incongruencia resultaría si la Administración hubiese publicado una figura distinta al ROMBOIDE, esto es, divulgando, por ejemplo, un cuadrado, un círculo, un rectángulo, etc.; pero no puede sostenerse que por el hecho de haber omitido el color de la figura sometida a registro, se están violando las normas comunitarias o internas, cuando en realidad el color, en este caso, es un elemento secundario, pues, es indudable, que el principal lo constituye la figura de ROMBOIDE. Además, se reitera, que el color AZUL, por ser primario, puede adicionarse a una marca figurativa o tridimensional, sin que ninguna persona que lo use o lo tenga registrado, como en este caso, pueda oponerse a que lo utilice cualquiera de sus competidores de la clase 5ª Internacional.

Por consiguiente, no hay razón para decretar la nulidad del acto administrativo. 

[...] 

Finalmente, respecto a la falsa motivación alegada por la sociedad actora, con el argumento de que la Superintendencia “(...) en lugar de corregir su error y ordenar de nuevo su publicación para darle publicidad al acto, pero, sobretodo (sic), para que cualquier tercero pudiere oponerse a dicha solicitud, de manera garrafalmente errada decide simplemente conceder el registro solicitado con la reivindicación del color azul, afectando gravemente los derechos de todos los terceros que podrían válidamente haberse opuesto si hubiesen sabido que se reivindicaba el color azul y no simplemente que se trataba de unas figuras sin ninguna reivindicación”, el Tribunal de Justicia Andino manifiesta: 

De la misma forma, será la oficina nacional competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias el tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: 

“El tribunal en múltiples interpretaciones prejudiciales ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 

1. El examen de registrabilidad es integral. La oficina nacional competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la oficina nacional competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). 

La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este tribunal ha manifestado: 

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente —en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación— debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos” (fls. 263 a 265). 

En relación con este aspecto, es pertinente indicar, que revisado el acto administrativo demandado, se encuentra que éste cumple a cabalidad con las normas pertinentes, pues su motivación está conforme a derecho. 

Así las cosas, los cargos formulados por la sociedad demandante, no tienen vocación de prosperar [...]”(8) (Destacado de la Sala).

El antecedente transcrito evidencia que esta corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los argumentos de falta de publicación de la solicitud de reivindicación del color azul en la Gaceta de la Propiedad Industrial y falsa motivación en este caso concreto. Por ello, esta Sala se remite a las consideraciones expuestas en aquella sentencia para efectos de negar los dos cargos, al menos en lo que respecta a la reivindicación del color azul por la marca registrada a través de las resoluciones demandadas.

No ocurre lo mismo respecto de la forma romboide que fue reivindicada a través de los actos administrativos demandados pues, como se observó líneas atrás en esta providencia, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no debía acceder a la solicitud de registro de la marca figurativa teniendo en cuenta que carecía de distintividad para individualizar, identificar y diferenciar dentro del mercado a “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Finalmente, en cuanto al argumento referente a que la marca ha sido registrada y reconocida en varios Estados, lo cierto es que dichos registros no son vinculantes para el Estado Colombiano por cuanto, se reitera, la forma romboide que fue reivindicada a través de los actos administrativos demandados carecen del elemento distintividad para individualizar, identificar y diferenciar dentro del mercado a “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese orden, dado que se desconoció el contenido de los literales “b” y “c” del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en este caso, se configura la causal de nulidad por falsa motivación y así se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6. Conclusiones de la Sala.

En este orden de ideas, esta Sala declarará la nulidad de las resoluciones demandadas por cuanto la forma romboide de la marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, no es distintiva de “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas [...]”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se vulneraron los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de las resoluciones Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa de una tableta “en dos posiciones diferentes”, en la que se reivindica el color azul, a favor de la sociedad PFIZER PRODUCT INC., para distinguir “[...] productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas...”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca referida y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. Por secretaría de la sección, ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 2 de agosto de 2017.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez».

1 ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de agosto de 2012, Rad. 11001032400020040036801, Actora: ASOFARMA LTDA., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

3 Se cita, por ejemplo, las siguientes pastillas con forma romboide: EPIVIR - LAMIVUDINE 300 mg, Norvasc - Amlodipine 2.5 MG, Amlodipine besylate, Lamotrigine, Estazolam, Doxazosin, Eplerenone, Inspra, entre otras.

4 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de agosto de 2012, Rad. 11001032400020040036801, Actora: ASOFARMA LTDA., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010, Rad. 11001032400020050037800, Actor: DIAGEO NORTH AMERICA, INC., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

6 Interpretación Prejudicial 56-IP-2006.

7 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de septiembre de 2011, Rad.: 110010324000200400022 01, Actor: Juan Torres Rodríguez, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 30 de agosto de 2012, Rad. 11001032400020040036801, Actora: ASOFARMA LTDA., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.