Sentrencia 2004-00022 de septiembre de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200400022 01

Consejero Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Juan Manuel Torres Rodríguez

Bogotá, D.C., quince de septiembre dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo “diseño de botella” cuyo registro como marca tridimensional en la categoría 32 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Clasificación Internacional de Niza o si, por el contrario, reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, debía concederse su registro.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 33-IP-2005 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(1), por marca tridimensional se entiende aquella constituida “(...) por un cuerpo que ocupa las tres dimensiones en el espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el tacto, es decir, como una clase de signos tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas”; dentro de tal categoría, se incluyen entonces los envases o la forma de los productos, bajo el entendido de que estos usualmente se presentan como cuerpos de tres dimensiones (ancho, alto y profundo).

En efecto y de acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrán constituir marca, todos los signos que sean aptos para distinguir cualquier producto o servicio en el mercado, siempre que sean susceptibles de representación gráfica; el mismo artículo, realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye la forma de los productos, sus envases o sus envolturas.

Al respecto, en su interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo que el envase de un producto puede ser registrado como marca, siempre que su diseño cumpla con el requisito de distintividad, “(...) por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que este provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (...). Debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la registrabilidad de signos como el envase, la envoltura o la forma de un producto, concluyendo que son susceptibles de registro como marca, si cuentan con elementos especiales que provoquen en el consumidor medio, una impresión diferente de aquella que resulta al observar envases o envolturas de otros productos o servicios de la misma categoría internacional(2).

En el asunto de la referencia, el demandante pretende el registro como marca tridimensional, del siguiente diseño de botella, para distinguir bebidas no alcohólicas comprendidas en la clase 32 internacional:

botellla.JPG
 

Tal signo es descrito por el demandante, como un “diseño característico de una botella con contornos en la parte inferior del panel y el talón, apreciándose un diámetro mayor de esta superficie. La parte superior de la botella corresponde a una superficie lisa sobre la cual va adherida una etiqueta. La base de la botella tiene un diseño característico conformado por pétalos en relieve”(3) que, a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, no reúne la distintividad suficiente para ser registrado como marca, encontrándose incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, dado que corresponde a la forma usual en la que se envasan las bebidas no alcohólicas que pretende distinguir dentro del mercado.

Observa la Sala que el envase (tridimensional) cuyo registro pretende el demandante, responde a una forma cilíndrica en cuya base pueden apreciarse una serie de hendiduras en forma de pétalos y, en el centro de la botella, un espacio particular para ubicar la etiqueta. Según afirma el demandante, dichas características le otorgan suficiente distintividad al signo tridimensional y, por consiguiente, su registro es viable, tanto más porque no existen formas usuales para envasar bebidas no alcohólicas (clase 32), ya que estas pueden distribuirse en botellas, cajas de cartón, latas o vasos plásticos.

En este punto, es pertinente destacar que aun cuando es cierto que en el mercado las bebidas no alcohólicas pueden presentarse de diferentes maneras, ello no significa que no exista una forma usual para su envase; por el contrario, las formas usuales de envasar tales productos serían las enumeradas y descritas por el demandante, de modo que las botellas, particularmente, aquellas de forma cilíndrica alargada sí constituye un modo usual de envasar bebidas no alcohólicas, lo que no obsta para que existan otras formas, también comunes, de envasarlas.

De hecho y como anexos de la demanda, la parte actora allegó como prueba cinco (5) botellas de agua mineral de las marcas Brisa (Bavaria S.A.), Deleyte (Cadenalco S.A.), Pan Pa`Ya (Pan Pa`Ya Industria Colombiana), Cristal (Postobón S.A.) y Evian (Societe Anonyme Des Eaux Minerales D'evian), cuatro (4) de ellas con forma cilíndrica redondeada, alargada y con hendiduras en su cuerpo, con las cuales pretende demostrar que las características del contorno de la parte inferior del panel y del talón, así como el diseño característico de la base de la botella cuyo registro pretende, son lo suficientemente distintivas por no estar presentes en las demás botellas.

Empero, tal material probatorio no permite establecer con certeza que el Diseño de Botella objeto de estudio, sea suficientemente distintivo y particularice una determinado producto dentro del amplio mercado de las bebidas no alcohólicas, porque este no solo está compuesto por aguas minerales y porque aunque así fuera, existen distintas empresas que, pese a no dedicarse exclusivamente a la producción de bebidas y alimentos, envasan agua y la distinguen con sus marcas, como es el caso de Agua Pan Pa´Ya o Agua Mineral Deleyte, no siendo posible determinar con base en tales pruebas, si las características descritas por el demandante, son exclusivas del signo que pretende registrar.

Lo que no está en duda para la Sala es que la forma cilíndrica del Diseño de Botella bajo cotejo, es aquella que, usualmente, adoptan las botellas donde se envasan las bebidas no alcohólicas (agua mineral, jugos, gaseosas, zumos, entre otras), argumento que no puede desestimarse aduciendo que tal diseño cuenta con particularidades en su base y contorno, pues como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del Proceso 33-IP-2005, “La expresión formas usuales de los productos se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos (...) cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales”.

Bajo tal perspectiva, para la Sala resulta evidente que el diseño de botella cuyo registro como marca pretende el demandante, carece de distintividad para ser registrado como marca, pues sus características no son lo suficientemente peculiares o arbitrarias y, por tanto, no permiten al consumidor promedio tener “(...) la plena convicción de que el producto que adquiere es el que desea, asociándolo con un único productor”(4).

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del quince (15) de septiembre de 2011».

(1) Rendida a solicitud de la Primera Sala del Tribunal Distrito 1 de lo Contencioso Administrativo de la República de Ecuador, dentro del Expediente 1678-LR. Actor: Bavaria S.A. Marca: “forma de botella”.

(2) Consejo de Estado - Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006. M.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente 2001-0377. Actor: Gaseosas Posada Tobón S.A.

(3) Cuaderno principal, folios 64 y 65 correspondientes al “Formulario Único de Registro de Signos Distintivos” diligenciado por el señor Juan Manuel Torres Rodríguez (demandante).

(4) Consejo de Estado - Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2009. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente 2003 -0368. Actor: Groupe SEB Colombia S.A.