Sentencia 2004-00068 de febrero 11 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2004-00068-01

Consejero Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: The American National Red Cross

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ref.: Acción de nulidad

Bogotá, D.C.,  once de febrero dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Debe la Sala determinar si la marca denominativa Monarc-M, cuyo registro pretende la demandante, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Sobre el asunto, la Superintendencia de Industria y Comercio indicó que el signo Monarc-M no puede ser registrado como marca para identificar productos de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, ya que es similarmente confundible con la marca nominativa Monarca registrada previamente a favor de Bayer A.G. para distinguir productos de la misma clase.

The American National Red Cross argumenta que el signo Monarc-M es suficientemente distintivo y visual, auditiva y conceptualmente diferente a la marca registrada y, en cualquier caso, distingue productos que a pesar de estar comprendidos en la misma categoría de la clasificación internacional de Niza, son totalmente opuestos, pues bajo la marca Monarca, Bayer A.G. comercializa herbicidas y pesticidas, mientras que su interés con el signo Monarc-M es distinguir una preparación farmacéutica para el tratamiento de la hemofilia tipo “A”.

Dicho lo anterior, pasa la Sala a resolver el asunto sometido a estudio, para lo cual tendrá en cuenta las reglas propuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y reiteradas por esta corporación, para la realización del cotejo de marcas nominativas, así como las indicaciones especiales para comparación de marcas que distinguen productos farmacéuticos.

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando, entre otras, sean idénticos o se asemejen, a una marca registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Al observar la base de datos administrada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala encuentra que la marca nominativa Monarca fue registrada por Bayer A.G para distinguir la totalidad de productos comprendidos en la categoría 5ª de la versión 7ª de la clasificación internacional de Niza, esto es: medios exterminadores de animales y plantas; insecticidas y herbicidas y fungicidas; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Por su parte, con el signo Monarc-M la sociedad demandante pretende identificar un producto específico que está comprendido en la clase 5ª internacional, pues se trata de un producto farmacéutico descrito así: preparación farmacéutica derivada del plasma que ayuda a aliviar deficiencias FVII en pacientes con hemofilia “A”.

Así las cosas, las marcas en conflicto tienen naturaleza nominativa e identifican productos comprendidos en la clase 5ª internacional, de modo que pasa la Sala a realizar el cotejo marcario respectivo. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las reglas para llevar a cabo el cotejo son las siguientes:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deber ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”(2).

Así mismo, la comparación entre signos nominativos comprende el estudio de sus similitudes visuales, auditivas y conceptuales, con el ánimo de determinar si desde tales perspectivas es factible que se induzca en error o confusión a quienes serán los consumidores finales del producto que distingue la marca solicitada(3).

Para efectos de realizar la comparación visual, a continuación se presentan las marcas en conflicto:

MONARC-MMONARCA
 (Marca solicitada por The American National Red Cross)(Marca registrada por Bayer A.G)

 

Al observarlas en conjunto y simultáneamente, se evidencia que ambas están compuestas por 7 letras, siendo las 6 primeras idénticas, de modo que el elemento similar lo constituye la expresión Monarc, mientras que los diferenciadores son la vocal A y la consonante M antecedida por un guión, siendo más las similitudes que las diferencias entre los dos términos.

En cuanto al cotejo auditivo, la Sala encuentra que también existen semejanzas importantes en los signos, pues en nuestro idioma, el solicitado tiene la pronunciación MONARC…EME, habida cuenta de que el guión no tiene un sonido particular, de modo que al comparar el sonido que producen MONAR…EME y MONARCA, puede apreciarse la similitud sonora, en la medida en que la sílaba tónica en la primera es NARC y en la segunda es NAR, que aunque visualmente son diferentes, auditivamente son prácticamente idénticas.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, pese a que la marca solicitada es de fantasía, mientras que la registrada tiene un significado específico en el castellano, no puede pasarse por alto que la simple expresión MONARC despierta en la mente del consumidor la palabra MONARCA, ya que únicamente le hace falta la vocal A para completar tal palabra, luego, a juicio de la Sala, existe similitud conceptual.

Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo Monarca fue registrado por Bayer A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia.

Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que:

“El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase”.

De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización.

Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad Bayer A.G. estuviese usando la marca Monarca para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo Monarc-M.

Finalmente, no sobra advertir a la demandante que el consentimiento dado por la sociedad Bayer A.G. para registrar la marca Monarc-M (fl. 215), no implica que la Superintendencia de Industria y Comercio deba proceder a su registro, pues su deber es proteger los intereses del consumidor evitando el registro de marcas que lo induzcan a error y puedan causarle daños y perjuicios irreparables.

Por las razones expuestas, la Sala no accederá a las pretensiones elevadas por The American National Red Cross respecto de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos a través de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Monarc-M. En consecuencia, la decisión de la superintendencia será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del once (11) de febrero de dos mil diez (2010)».

(2) Interpretación prejudicial de 31 de abril de 2006. Proceso 34-IP-2006.

(3) Consejo de Estado - Sala Contencioso Administrativa - Sección Primera. Providencia de 21 de mayo de 2009. Expediente 11001032400020030033901. M.P. María Claudia Rojas Lasso: “La  similitud atiende, principalmente, a tres criterios: (i) ortográfico o visual, derivado de la coincidencia de letras entre los signos sujetos a comparación y en el que se valora, la longitud de las palabras, sus raíces y terminaciones, el orden en la secuencia de vocales y el número de sílabas; (ii) fonético o auditivo, atiende a la similitud que existe entre las marcas en razón al sonido emitido al momento de pronunciarlas, cobrando especial importancia la ubicación de la sílaba tónica y su composición e (iii) ideológico o conceptual, referido a marcas que evocan una idea igual o semejante”.