Sentencia 2004-00140 de agosto 18 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-00140-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CBM Kabushiki Kaisha Japan CBM Corporation

Bogotá, D.C., dieciocho de agosto de dos mil once.

Decide la Sala la demanda promovida por la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones 40484 de 30 de noviembre de 2001, 31070 y 33546 de 2003, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se ordenó la cancelación del registro de la marca “Q & Q”.

I. Antecedentes

I.1. La sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation), actuando por conducto de apoderado, interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones 40484 de 30 de noviembre de 2001, expedida por la división de signos, distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se canceló por no uso, la marca mixta “Q & Q” registrada a su nombre, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza; y 31070 de 31 de octubre y 33546 de 27 de noviembre de 2003, que confirmaron la decisión inicial.

I.2. Hechos.

En apoyo de sus pretensiones señala, en síntesis, los siguientes hechos:

Que el día 29 de diciembre de 2000, el señor Darío Hoyos Gómez, actuando por conducto de apoderado, formuló ante la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de cancelación de la marca “Q & Q” (mixta), con certificado de registro 160978, para identificar productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

Agregó que el señor Hoyos Gómez alegó, como interés legítimo, el querer dedicarse a la fabricación de prendas de vestir y necesitar la citada marca para tales efectos.

Informó que dicha solicitud de cancelación fue admitida por la autoridad demandada, mediante Oficio 2184 de 20 de abril de 2001 y por Resolución 40484 de 30 de noviembre del mismo año, resolvió cancelar el registro 160978 por no uso de la marca mixta “Q & Q”, por no haberse demostrado el uso efectivo dentro del término de 60 días, previsto para aportar las pruebas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifestó que contra la anterior decisión interpuso el recurso de reposición, el 31 de enero de 2002 y, en subsidio, el de apelación, argumentando que la marca “Q & Q” fue usada efectivamente durante el período comprendido entre diciembre de 1997 y diciembre de 2000, para lo cual acompañó las pruebas pertinentes (facturas y catálogos de productos).

Aseguró que los días 25 de febrero y 8 de mayo de 2003 complementó los recursos de reposición y apelación, aportando pruebas adicionales sobre el uso de la marca, como facturas de venta y contratos civiles.

Señaló que la entidad demandada, mediante la Resolución 31070 de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión impugnada) con el argumento de que en dicha instancia solo se podía verificar que el acto administrativo inicial se hubiera ajustado a los presupuestos legales, dado que en el proceso de cancelación de marca por no uso, no es factible presentar pruebas por fuera del término de contestación de la demanda.

Indicó que de la misma manera se resolvió el recurso de apelación, mediante Resolución 33546 de 27 de noviembre de 2003.

Sostuvo que los actos administrativos acusados perjudican su actividad comercial, pues al haberse cancelado injustificadamente el registro de su marca, la ha privado de la protección especial de que gozaba en virtud del derecho de exclusividad sobre la misma.

I.3. A juicio de la actora se quebrantaron las siguientes normas:

Los artículos 34, 35, 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señaló que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, durante la actuación administrativa debe haber una oportunidad para pedir y decretar pruebas y que la decisión correspondiente se debe tomar una vez oídas las opiniones de los interesados: y con base en las pruebas aportadas.

Aseguró que dichas disposiciones legales no fueron tenidas en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio al proferir los actos administrativos cuya nulidad se pretende, en cuanto esta entidad señaló que eran improcedentes las pruebas presentadas con los recursos de reposición y apelación. Agregó que, en esa medida, las decisiones demandadas se adoptaron sin tener en cuenta las pruebas aportadas, vulnerando así el debido proceso.

Aseveró que al momento de resolverse los recursos de reposición y apelación, las pruebas sobre la regularidad y cantidad de la comercialización de los productos de la marca “Q & Q” se encontraban en el expediente, razón por la cual la entidad demandada estaba obligada a tenerlas en cuenta. Al efecto, trajo a colación la Sentencia T-467 de 18 de octubre de 1995, de la Corte Constitucional, relativa al debido proceso administrativo.

Afirmó que las resoluciones que se acusan no dieron aplicación a los artículos 56 a 59, pues, aún cuando la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que el término para presentar las pruebas sobre el uso de la marca, es de 60 días, siguientes a la notificación personal del oficio que admitió la demanda, lo cierto es que el tema de los recursos no se encuentra regulado en dicha decisión, lo cual impone dar aplicación a las mencionadas normas de la legislación interna.

Trajo a colación la sentencia de 29 de mayo de 2003, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 13.919, en la cual se precisó que una garantía al debido proceso y el derecho de defensa, es que en la etapa en que se resuelven los recursos de la vía gubernativa se practiquen pruebas y se valoren las que el recurrente aporte con el escrito de impugnación.

Mencionó que el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina fue violado, porque la: Superintendencia ignoró que el uso de la marca “Q & Q”, durante los 3 años anteriores a la interposición de la demanda de cancelación, quedó ampliamente, demostrado durante el trámite de los recursos de vía gubernativa.

Aseveró que los productos amparados por la marca “Q & Q” fueron puestos en el comercio y se encontraron disponibles en la cantidad y modo que normalmente corresponde a los productos de la clase 14 internacional, prueba de ello es que entre diciembre de 1997 y diciembre de 2000, se vendieron en Colombia 206.325 relojes, razón por la cual la consecuencia que consagra el artículo 165 de la Decisión 486 no era aplicable al caso.

Concluyó que la conducta del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no fue rigurosa ni responsable al dar aplicación al citado artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.4. Pretensiones.

Solicita que se declare la nulidad de las resoluciones 40484 de 30 de noviembre de 2001, 31070 de 31 de octubre de 2003 y 33546 de 27 de noviembre del mismo año, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló por no uso el registro 160978 de la marca “Q & Q”.

A título de restablecimiento del derecho solicita se le ordene a la entidad demandada denegar la solicitud de cancelación por no uso de la marca mencionada y se le restablezca a la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) su derecho de exclusividad sobre la misma. Así mismo, se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la gaceta de propiedad industrial y proferir la resolución tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

Pidió que se condene en costas a la demandada.

II. Contestación de la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda en los siguientes términos:

Manifestó que los hechos de la demanda son ciertos, pero se opone a las pretensiones de la misma por considerar que carecen de sustento jurídico.

Sostuvo que para adoptar la decisión cuya nulidad se pretende, observó el trámite legal previsto para el efecto en las normas comunitarias, concretamente en los artículos 165 a 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, garantizando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de la sociedad demandante.

Trajo a colación la Interpretación Prejudicial 17-IP-95 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se precisó que el uso de una marca debe ser real y efectiva y efectuado por el titular de la marca o por quien este haya autorizado legalmente o le haya transferido la marca; que dicho uso está dirigido a garantizar que el registro de una marca cumpla con su finalidad de identificar productos y servicios.

Señaló que en la citada interpretación prejudicial el tribunal agregó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que una marca está en uso cuando los productos y servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, todo lo cual puede probarse con facturas o certificaciones de auditorías que evidencien la regularidad y cantidad de la comercialización, carga demostrativa que corresponde al titular de la marca, a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, ibídem.

Indicó que el término dentro del cual debe usarse la marca, para inhibir la acción de cancelación por no uso, es de tres (3) años contados hacia atrás a partir del momento en que se ejerce la acción, en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Aseguró que en el caso concreto, el uso de la marca “Q & Q”, que distingue productos de la Clase 14 Internacional, debía probarse entre el 29 de diciembre de 1997 y el 29 de diciembre de 2000, no obstante la sociedad titular de la marca no aportó prueba alguna tendiente a acreditar ese hecho, en la oportunidad prevista en el artículo 170 de la Decisión 486, para contestar la demanda, esto es, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la notificación de la admisión de la demanda de cancelación por no uso.

Argumentó que las normas comunitarias tienen prevalencia sobre el derecho interno de los países miembros, razón por la cual en el caso examinado no le asiste razón al demandante cuando pretende la aplicación de las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, sino que debían atenderse, como se hizo, los artículos 165 a 170 de la Decisión 486.

Reiteró que la única oportunidad prevista por la citada legislación comunitaria, para pronunciarse sobre la cancelación de la marca por no uso, y aportar las pruebas pertinentes eran los 60 días de que trata el artículo 170 ibídem y no, como lo asegura la actora, durante el trámite de los recursos de la vía gubernativa.

Concluyó que los documentos aportados por la sociedad demandante, tendientes a enervar la acción de cancelación por no uso, no pueden tenerse en cuenta por haberse aportado en un momento no previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

III. Tramite de la demanda

Se surtió el procedimiento ordinario, dentro del cual se cumplieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegatos.

IV. Alegatos del Ministerio Público

Dentro del término concedido para tal efecto, el Ministerio Público se abstuvo de presentar alegatos.

V. Interpretación prejudicial

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 109-IP-2009, que:

1. El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

2. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.

3. Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria, asimismo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios probatorios permitidos en la legislación nacional. Estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada y deben ser presentados en los plazos prescritos por la norma comunitaria.

4. La oficina nacional competente o el juez en su caso, al entrar a evaluar la procedencia de la cancelación por no uso de una marca, deberá determinar si de conformidad con las pruebas aportadas por el titular de la marca se demuestra que esta haya sido o no usada de manera real y efectiva en el mercado.

5. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite.

De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

6. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno.

En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

VI. Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a verificar la legalidad de los actos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que cancelaron, por no uso, la marca mixta “Q & Q”, registrada a favor de la demandante, para distinguir productos de la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, dichas resoluciones son contrarias al ordenamiento jurídico interno y comunitario, en atención a que se procedió a cancelar por no uso el registro de la marca “Q & Q”, sin tener en cuenta las pruebas legal y oportunamente aportadas en vía gubernativa, tendientes a acreditar el uso real y efectivo de dicha marca, durante los tres (3) años anteriores a la interposición de la acción de cancelación por no uso y que, de esta manera, se vulneraron los derechos al debido proceso y de defensa, por desconocimiento de los artículos 34, 35, 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo.

Por su parte, la autoridad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, aseguró que no estaba obligada a tener en cuenta las pruebas aportadas por la sociedad actora, habida cuenta de que las mismas no se allegaron en la oportunidad prevista en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, dentro del término de sesenta (60) días que tiene el titular de la marca para contestar la demanda de cancelación de registro por no uso.

Sostuvo la Superintendencia que la vía gubernativa no es momento para probar el uso de la marca, porque este es un aspecto regulado expresamente en la normativa comunitaria, lo cual excluye la aplicación de los artículos 34, 35, 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, cuya violación, en esa medida, se descarta.

En tales circunstancias, el asunto objeto de análisis se contrae a establecer: 1) si durante el trámite administrativo de la acción de cancelación por no uso del registro marcario, son aplicables las normas del Código Contencioso Administrativo; 2) si la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debía tener: en cuenta las pruebas aportadas en vía gubernativa por la sociedad titular del registro de la marca “Q & Q”; y 3) en caso de responderse afirmativamente al punto anterior, si se encuentra debidamente probado el uso de dicha marca, capaz de enervar la acción de cancelación por no uso.

La Sala abordará el análisis de los problemas jurídicos planteados, en su orden, así:

Normativa aplicable durante el trámite administrativo de la acción de cancelación por no uso de registro marcario

Mediante las resoluciones acusadas se canceló el registro 160978 correspondiente a la marca “Q & Q”.

El argumento central de la Resolución 31070 de 2003, fue el siguiente:

“Con base en las anteriores interpretaciones, concluye este despacho que la aplicación al principio del debido proceso dentro de esta actuación administrativa se revela en el cumplimiento de cada una de las etapas y formalidades reguladas por el derecho comunitario (Decis. 486, arts. 165, 166, 167, 168, 169 y 170) en materia de cancelaciones, de tal forma que la demanda de cancelación fue radicada el 29 de diciembre de 2000, el 20 de abril de 2001 es admitida la solicitud y se corre traslado al titular de la marca, sin que para tal efecto, se hubiere dado alcance a dicho traslado.

Observando que, pese a que el titular del registro marcario tuvo conocimiento de la acción de cancelación promovida en contra del certificado de registro de su propiedad y que le fue concedido un término para que diera respuesta a la misma y allegara las pruebas conducentes a desvirtuar los supuestos de cancelación, para el caso en particular, el no uso de la marca dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la cual se solicitó su cancelación, sin que para el efecto, se hubiera dado respuesta a la demanda no queda otra alternativa para la división que la de disponer sobre su cancelación como en efecto aconteció.

Así las cosas, no existe deber alguno para la administración de pronunciarse sobre los argumentos del escrito de reposición, por cuanto la presente instancia tan solo verifica que el acto administrativo haya sido expedido conforme a los presupuestos legales, los cuales como se verifica en el expediente se satisfacen a cabalidad.

Es importante anotar que en el trámite de cancelaciones como tal, previsto en la norma comunitaria, no existe una fase probatoria como tal, y por lo mismo, no es factible para las partes solicitar la práctica de pruebas distintas a las allegadas al expediente dentro del término de contestación de la demanda, siendo sobre estas que se realiza el análisis probatorio como· base de la decisión correspondiente (Decis., 486, art. 170), por lo tanto resultaba y resulta improcedente en esta instancia decretar la práctica de pruebas” (fl. 352, anexo 1, cdno. antecedentes administrativos) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

La Resolución 33546 de 27 de noviembre de 2003, que resolvió el recurso de apelación contra la anterior decisión, la confirmo con fundamento en el mismo argumento en ella expresado, esto es, la improcedencia del decreto y práctica de pruebas por fuera del término previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dicha norma establece:

“ART. 170.—Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución” (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Pues bien, esta Sala ha sido reiterativa en precisar que:

“Si bien existen disposiciones especiales en el derecho comunitario que regulan el trámite y decisión de la solicitud de registro; lo cierto es que solo las hay en relación con la etapa de la actuación administrativa, y no de la vía gubernativa, por lo que respecto de esta es procedente aplicar las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean invocadas como violadas(1) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

En otra oportunidad, la Sala trajo a colación dicha sentencia y agregó que el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, no puede alegarse como violado en asuntos como el presente, porque el mismo se refiere a la actuación administrativa, aspecto que sí esta regulado en la legislación comunitaria. Al efecto dijo la Sala:

“Por lo tanto, de las normas invocadas solo es aplicable al caso el artículo 59, por ser el único que trata de la vía gubernativa. ya que sobre el punto regulado por el 35; que corresponde a la etapa de la actuación administrativa del procedimiento administrativo a que da lugar toda solicitud de registro de marca, hay norma comunitaria específica; la cual no ha sido invocada en los cargos, luego no es susceptible de examen en el sub lite”(2).

Corolario de lo anterior es que existe una diferencia entre el trámite administrativo para cancelar el registro de una marca por no uso y la vía gubernativa, en cuanto, en el primero se aplican estricta y exclusivamente las normas comunitarias y en la segunda, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, pues esta corresponde a un asunto del derecho interno, no regulado en la legislación comunitaria.

Ahora, para la Sala es evidente que el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, antes transcrito, regula el trámite en sede administrativa de la acción de cancelación de registro marcario por no uso, razón por la cual, como lo precisó en la sentencia traída a colación, no resultan aplicables los artículos 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo que la parte actora estima violados, habida cuenta de que estos se refieren a las actuaciones administrativas en general y, en consecuencia, el cargo por violación de dichas normas no prospera.

No ocurre lo mismo, frente a los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, pues estos corresponden a la vía gubernativa, regulada por el derecho interno, “por lo que respecto de esta es procedente aplicar las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean invocadas como violadas”(3).

En tales circunstancias, la Sala abordará el análisis del segundo problema jurídico, del presente asunto.

Obligación de valorar las pruebas aportadas con los recursos de la vía gubernativa

Precisado lo anterior, esto 'es, teniendo en cuenta que los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, son aplicables al caso por referirse a la vía gubernativa, que está por fuera de la órbita del derecho comunitario, la Sala determinará si la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio debía tener en cuenta las pruebas aportadas con los recursos de reposición y apelación contra la decisión de cancelación, por la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation), titular del registro de la marca “Q & Q”.

Los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo establecen lo siguiente:

“ART. 56.—Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio”.

“ART. 59.—Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso.

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan como motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes”.

Es de resaltar que la Sala ha sido enfática en sostener que el artículo 59 transcrito, es claro y no admite interpretaciones en cuanto al deber de la administración de “resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes...”(4) (las negrillas y subrayas no son del texto original), deber que fue omitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, al determinar en los actos acusados que la única oportunidad legal que tenía la sociedad demandante para demostrar el uso de la marca “Q & Q”, eran los sesenta días de que trata el artículo 170 de la Decisión 486.

Lo anterior por cuanto, si bien es cierto que el termino mencionado es la oportunidad que consagra la norma comunitaria durante el trámite administrativo de la acción de cancelación de registro marcario por no uso, para enervar esta acción, también lo es que la vía gubernativa es un momento procedimental diferente al trámite administrativo, frente a la cual son aplicables las normas del Código Contencioso Administrativo.

Por lo tanto, la entidad demandada estaba obligada a atender lo preceptuado en los artículos 56 y 59 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto establecen que los recursos de reposición y apelación deben decidirse con fundamento en las pruebas solicitadas por el interesado o decretadas de oficio por el funcionario competente, quien, además “resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan como motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes”.

Dicho en otras palabras, la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, no podía sustraerse del análisis de los elementos de juicio aportados por la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) con los recursos de reposición y apelación ni de los aportados antes de cerrarse el periodo probatorio de que trata el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, etapa que no agotó la entidad demandada.

No obstante, para que pueda estructurarse la nulidad por el no decreto de pruebas durante la vía gubernativa, es necesario que los medios de convicción denegados en esa oportunidad sean solicitados en sede jurisdiccional, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala en los siguientes términos:

“Y en cuanto al argumento de que en la vía gubernativa no se decretaron las pruebas solicitadas con tal fin, es oportuno traer a colación lo expresado por la Sala en sentencia de 17 de marzo de 2000 (Exp. 5583, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se dijo: “... Finalmente, en lo que concierne a la aducida violación del derecho de defensa en la vía gubernativa, porque no se decretaron ni practicaron las pruebas solicitadas por la actora, estima la Sala que la prosperidad de dicho cargo está condicionada a que en la instancia jurisdiccional, en la que obviamente se tiene franca la oportunidad para ello, se pidan y practiquen esas mismas pruebas, u otras pertinentes, a objeto de que en el proceso respectivo quede evidenciado que la importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echa de menos era tal que resultaba imprescindible considerarlo para efectos de inclinar, en uno u otro sentido, la decisión administrativa controvertida”(5) (las negrillas y subrayas no son del texto original) .

En el presente asunto, a folios 47 a 55 del cuaderno de antecedentes administrativos, obra el escrito por medio del cual se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución 40484 de 30 de noviembre de 2001, por medio de la cual se canceló el registro de la marca “Q & Q”. Con dicho escrito se aportaron los siguientes documentos:

“7. Pruebas.

Pruebas que se adjuntan

Fotocopias de las facturas expedidas por CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation), correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000 por concepto de venta de relojes identificados con la marca Q & Q al señor Rubén Darío Gómez en Cali, Colombia.

Fotocopias simples de las facturas de venta del año de 1999 de relojes Q & Q expedidas por mi representada a Importaciones Hiraoka S.A. en Lima, Perú.

Catálogo de productos Q & Q”.

A folios 93, 297 y 315 del cuaderno de antecedentes administrativos, obran escritos radicados en los días 24 de mayo de 2002 y 25 de febrero y 8 de mayo de 2003, por medio de los cuales la sociedad demandante aportó nuevas pruebas del uso de la marca en Colombia y Perú, tales como facturas de venta, catálogos y la declaración legalizada y apostillada del gerente general de Watch & Clock Oversears Division, filial de la firma CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM corporation).

La mencionada sociedad, se refirió a dichas pruebas en los hechos 5 a 7 de la demanda y, en el acápite de “XII. Pruebas” del mismo libelo, manifestó:

“Solicito que, vencido el término de fijación en lista, se decreten, practiquen y sean tenidas como tales, las siguientes:

Se solicita:

Que se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que con destino al presente proceso remita copia auténtica del expediente 92 327000 correspondiente a la solicitud de registro de la marca Q & Q, solicitada por la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) y la acción de cancelación instaurada por el señor Jhon Darío Gómez” (fl. 45) (las negrillas y subrayas no son del texto original).

Los antecedentes administrativos de los actos acusados fueron legalmente aportados por la autoridad demandada, no en virtud de la petición hecha en la demanda, sino por proveído de 19 de julio de 2004 (auto admisorio de la demanda), lo cual no obsta para que se valoren los documentos que se aportaron en esa oportunidad por quien es parte actora en este proceso, quien, además, solicitó que se tuvieran en cuenta como fundamento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por ella incoada.

Por lo tanto, es claro que la parte actora estructuró debidamente el cargo de violación al debido proceso por habérsele negado las pruebas pedidas en la vía gubernativa, al pedir en sede jurisdiccional que las mismas fueran decretadas, practicadas y tenidas como tales.

Ello impone declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, pues, se repite, la Superintendencia de Industria y Comercio le cercenó a la actora la posibilidad de enervar la decisión de cancelación del registro de la marca “Q & Q”, de la cual era titular.

Lo anterior abre paso al estudio del tercer problema jurídico del caso concreto, relativo a la prueba del uso eficaz de la marca Q y Q.

La prueba del uso de la marca, capaz de enervar la acción de cancelación por no uso

Tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 109-IJ-2009, rendida en este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, “El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (el resaltado no es del texto original).

En el presente asunto, el mencionado período de tres (3) años, dentro del cual debe examinarse si la sociedad actora usó o no la marca “Q & Q”, es el comprendido entre el 29 de diciembre de 1997 y el 29 de diciembre de 2000, fecha esta en la cual se presentó la acción de cancelación por no uso objeto de este proceso, como consta a folio 23 del cuaderno de antecedentes administrativos.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prueba capaz de demostrar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se decreto y, por lo mismo, capaz de enervar esta acción, la Sala ha sido reiterativa en sostener que:

“El registro de la marca le garantiza a su titular el uso exclusivo de la misma. Pero esa garantía tiene justificación en la medida de que el titular use efectivamente la marca en la venta de los bienes que produce, pues de no ser así se convierte la protección de la marca, a través del registro, en un privilegio, sin justificación alguna, que entraba la libre circulación de bienes y productos, en detrimento de las leyes del mercado. El concepto de uso no es absoluto, está condicionado por la clase de productos que el registro protege, pues uno será el uso de artículos de consumo masivo, y otro, distinto, el de artículos de lujo. En cada caso concreto, el juez determinará, teniendo en cuenta la naturaleza del producto el cumplimiento por el titular de la marca de ese requisito, como condición para que el ordenamiento jurídico continúe protegiendo su derecho”.

En el presente asunto está probado que la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) es titular de la marca “Q & Q”, que ampara “relojes de pulso, relojes de pared, otros instrumentos horológicos para ellos, incluyendo bandas para reloj y cadenas para reloj” productos comprendidos en la clase 14 del articulo 2º del Decreto 755 de 1972, según consta en la Resolución 34704 de 24 de agosto de 1994, proferida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, visible a folio 21 del cuaderno de antecedentes administrativos.

A folios 68 a 72 obra la factura de venta 992H63831, expedida por la Japan CBM Corporation al señor Rubén Darío Gómez Giraldo, domiciliado en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta de la venta de 9.420 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre 120 y 900 yen, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de julio de 1999.

A folio 73 obra la factura de venta 992H6332, expedida por la Japan CBM Corporation al señor Rubén Darío Gómez Giraldo, domiciliado en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta de la venta de 3.000 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre US$ 4.7 y US$ 7.35, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de julio de 1999.

A folio 76 obra la factura de venta 992H64047, expedida por la Japan CBM Corporation al señor Rubén Darío Gómez Giralda, domiciliado en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta del la venta de 320 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre US$ 7 y US$ 8.35, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de julio de 1999.

A folio 77 obra documento en el que consta el envío de un contenedor con relojes “Q & Q”, por parte de la Japan CBM Corporation a Distrihergo E.A.T. —Rubén Darío Gómez Giraldo—, en el mes de abril de 2000.

A folio 78 obra la factura de venta 002H68245 expedida por la Japan CBM Corporation a Distrihergo EAT, domiciliada en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta de la venta de 220 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre 640 y 1.150 yen, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de mayo de 2000.

A folio 82 obra la factura de venta núm. 002H68246 expedida por la Japan CBM Corporation a Distrihergo EAT, domiciliada en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta de la venta de 1.100 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre US$ 4.60 y US$ 7.35, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de mayo de 2000.

A folio 83 obra la factura de venta 002H68263 expedida por la Japan CBM Corporation a Distrihergo EAT domiciliada en la ciudad de Cali (Colombia), documento que da cuenta de la venta de 1.760 relojes de la marca “Q & Q”, por valor total de US$ 13.816, provenientes de Hong Kong a Buenaventura (Colombia), en el mes de mayo de 2000.

A folios 84 a 86 obra la factura de venta 992H66553 expedida por la Japan CBM Corporation a Importaciones Hiraoka S.A., domiciliada en Lima (Perú), documento que da cuenta de la venta de 980 relojes de la marca “Q & Q”, cuyos valores por unidad oscilan entre 161 y 814 yen, provenientes de Hong Kong a Callao (Perú), en el mes de diciembre de 1999.

A folios 107 a 194 obra el Catálogo de Relojes de la marca “Q & Q” para el año 1999, promovido por Japan CBM Corporation Watch & Clock Division y a folios 195 a 277, el catálogo del año 1998.

A folios 281 a 286, 288, 291 a 296, 297, 299, 300, 302 a 305, 306 y 307 obran sendas facturas de venta expedidas por la Japan CBM corporation al señor Rubén Darío Gómez Giraldo y a Distrihergo EAT, domiciliados en la ciudad de Cali (Colombia), que dan cuenta de la venta de relojes de la marca “Q & Q” durante los años 1999 y 2000.

De la misma manera, a folios 318 a 324, 325, 328 a 333, 334 a 335, 337, 339 a 343 y 344 obran sendas facturas de venta expedidas por la Japan CBM Corporation al señor Rubén Darío Gómez Giraldo y a Distrihergo EAT, domiciliados en la ciudad de Cali (Colombia), que da cuentan de la venta de relojes de la marca “Q & Q” durante los años 1998 y 2000.

La Sala advierte que los contratos de obra civiles, visibles a folios 94 a 99, suscritos por el señor Rubén Darío Gómez Giraldo, para publicitar los relojes de marca “Q & Q”, no son pertinentes para demostrar el uso efectivo de dicha marca, por cuanto se trata de actos no realizados por el titular de la misma y no esta probado que el citado señor Gómez Giraldo haya sido autorizado por esta para tal fin.

No obstante, se estima que los documentos reseñados fueron oportunamente aportados durante la vía gubernativa y demuestran en forma suficiente que durante el período comprendido entre los años 1997 y 2000 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “Q & Q”), la sociedad Japan CBM Corporation, usó en forma efectiva dicha marca, en la venta de los productos por ella amparados, razón para declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegar la solicitud de cancelación por no uso del registro 160978, correspondiente a la marca “Q & Q”, cuyo titular es la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation), reconociendo su derecho de exclusividad sobre la misma.

Igualmente, se ordenará a dicha entidad publicar la presente sentencia en la gaceta de propiedad industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase la nulidad de las resoluciones 40484 de 30 de noviembre de 2001, 31070 de 31 de octubre de 2003 y 33546 de 27 de noviembre de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló por no uso el registro 160978 de la marca “Q & Q”.

2. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, ordenase a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegar la solicitud de cancelación por no uso del registro 160978, correspondiente a la marca “Q & Q”, cuyo titular es la sociedad CBM Kabushiki Kaisha (Japan CBM Corporation) y restablecer su derecho de exclusividad sobre la misma.

3. Ordénase a dicha entidad publicar la presente sentencia en la gaceta de propiedad industrial y proferir la decisión tendiente a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de agosto de 2011.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—María Elizabeth García González—Rafael E. Ostau de Lafont Pianetta—María Claudia Rojas Lasso.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de 2001, proferida en el expediente 2000-6241-01 (6241). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2001, proferida en el expediente 1999-5404-01 (5404). M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(3) Ibídem. sentencia de 4 de mayo de 2001, expediente 2000 6241-01 (6241). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de julio de 2002, proferida en el expediente 2000-0184-01(6924). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto de 2001, proferida en el expediente 1999-0030-01 (7071). M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de agosto de 2000, proferida en el expediente 3448. M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.