Sentencia 2004-00142 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200400142 y 110010324000200400143-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Schering-Plough Healthcare Products Inc.

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTO: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Isana, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad Serco International Corp. Ltd. para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 36.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca Isana, a favor de la sociedad Serco International Corp. Ltd., para distinguir talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Notoriedad del signo Mexsana.

Como primera medida debe la Sala determinar si la marca Mexsana es notoria, para poder posteriormente realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca Isana, a favor de la sociedad Serco International Corp. Ltd., para distinguir productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este sentido, se advierte que el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”.

El artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País miembro o en el extranjero.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca Mexsana es notoriamente conocida como un signo que distingue talcos para pies. En efecto, la Sala constata que el signo Mexsana es ampliamente conocido por el público consumidor, tal y como se observa en el estudio de recordación, actitud y compra realizado en 2005 por Universal McCann, que señala que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas recuerda de manera espontánea que dicha marca es utilizada para distinguir talcos para pies.

En un mismo sentido, se observa que Schering-Plough HealthCare Products Inc. ha invertido grandes sumas de dinero en la publicidad del signo, pues a folio 252 del cuaderno 1 el revisor fiscal de la empresa certifica que durante los años 2000 a 2003 se invirtieron $4.850.369.000 en dicho rubro. De hecho, en el anexo 1 del expediente obran múltiples copias de la publicidad del signo, que se registra constantemente durante los años 1999 a 2003 en los periódicos El Tiempo, Vanguardia Liberal, Portafolio y El Universal, así como en las Revistas Semana y Diners.

Igualmente, se advierte que los activos utilizados por Schering-Plough HealthCare Products Inc. para fabricar los productos que distingue con la marca Mexsana son de un valor considerablemente alto, pues ascienden a $1.592.375.27.38, tal y como lo señala el director financiero de la empresa a folio 257 del cuaderno 1.

Aunado a lo anterior, sobra recordar que Schering-Plough HealthCare Products Inc. ha distinguido desde antaño productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca Mexsana, como se advierte en las resoluciones 21526 de 2002 (10 de julio) y 1997 de 2000 (19 de abril), en las que la Superintendencia de Industria y Comercio afirma, respectivamente, que “(...) la marca Mexsana (Nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, está concedida según consta en el certificado 17578A, expediente 92/317831, cuyo titular es Schering-Plough HealthCare Products Inc.”, vigente hasta 2/03/2010” y que concede “(...) la renovación del registro de la marca nominativa Mexsana para distinguir productos comprendidos en la clase 5 (...)”.

Todo lo anterior corrobora que la marca Mexsana es un signo notorio dentro del mercado de talcos para pies.

5.2. Examen de registrabilidad.

Ahora, en relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona Marca previamente registrada
Isana (Nominativa y mixta clases 3 y 5) Mexsana (Mixta clases 3 y 5)
S200400142-1
S200400142-2
S200400142-3

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa y mixta por la existencia de otra que es nominativa, debe recordarse que el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la Interpretación prejudicial 28-IP-2012:

“A. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta

En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto L Layfel con la marca mixta L. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas(2), logotipos'(3), íconos, etc.”

(...)

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821 del 1º de agosto de 2002, diseño industrial: Burbuja videos 2000). Igualmente el tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, interpretación prejudicial, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Marca: Gallo. Interpretación prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1158, de 17 de enero de 2005).”

(...)

“B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto L Layfel y las marcas denominativas L Leonisa in Colección Juvenil y L Leonisa. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, de conformidad con lo expresado en el literal C de la presente providencia.”

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Isana y Mexsana.

5.1.1. Comparación ortográfica(4). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA,
ISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANAISANA,MEXSANA,ISANA,MEXSANA

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las compone es diferente, pues el signo Isana tiene cinco (5) letras y la marca Mexsana siete (7); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos de tres (3) sílabas y las últimas cuatro letras que los componen son idénticas.

5.1.2. Comparación fonética(5). 

Asimismo, la Sala advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues ambas poseen la misma desinencia y se acentúan en la segunda sílaba que, dicho sea de paso, es idéntica.

5.1.3. Comparación Ideológica(6). 

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues ambos son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto se perciben de forma similar y generan sonidos semejantes al ser pronunciadas en su conjunto.

Pese a lo anterior, las similitudes que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca Isana se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal h) la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.3. Riesgos de asociación, confusión, dilución y uso parasitario.

Así las cosas, sobre el riesgo que puede generar en los consumidores el registro de una marca por la existencia de otra previamente registrada que sea idéntica o que se le asemeje, el tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.(7)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Isana se otorgó para distinguir “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo Mexsana se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos para uso humano, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, desinfectantes, especialmente polvo medicinal.” en idénticas clases.

Ahora, aplicando las reglas del tribunal de justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos Isana y Mexsana son semejantes y distinguen productos similares.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Isana es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca Isana no es registrable en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca notoria Mexsana, ya que genera riesgo de confusión y/o asociación con los productos que esta distinguía previamente en las mismas clases de la Clasificación Internacional de Niza.

En efecto, la Sala advierte que existe evidente conexión competitiva entre las “(...) preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y los “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; (…) desinfectantes” que distingue Isana en las clases 3 y 5 internacional y las “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y los “productos farmacéuticos (...), veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, desinfectantes (....)” que distingue Mexsana en las mismas clases.

De hecho, se advierte que muchos de los productos que distinguen las marcas Isana y Mexsana en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza podrían utilizar iguales canales de comercialización y los mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los productos que distinguen ambas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente, salta a la vista que existe riesgo de confusión entre las marcas, pues para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los productos de las clases 3 y 5 identificados con la marca Isana constituyen una nueva línea de los productos de Mexsana, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

Además, siendo la marca Mexsana un signo notorio resulta evidente la existencia de un riesgo de uso parasitario por parte de Isana, en virtud del cual el titular de dicha marca podría aprovecharse injustamente del prestigio que ha adquirido Mexsana en el mercado.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que como en el presente caso se estudia el registro de una marca para distinguir productos farmacéuticos el examen de confundibilidad debe ser más riguroso, por “(…) las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de este puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.(8).

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Isana, cuyo registro se concedió para distinguir productos en las clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues no es lo suficiente distintiva para distinguir productos en el mercado respecto de la marca Mexsana.

A propósito, en un caso similar, en el que se ordenó cancelar el registro de la marca Twinvax, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre ésta y la marca Twin, previamente registrada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“(...) la Sala advierte que entre las marcas “Twin”, cuyo titular es la actora, y “Twinvax”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error.

En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “Twin” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “Twinvax” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión Twin y es ésta la que le da mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor.

(...)

Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (exp. 6788, C.P., doctor Gabriel Mendoza Martelo), en el que se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca Twis (Caracol), para amparar productos de la clase 5a, porque previamente existía la marca Twis, para la misma clase”(9).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARASE la nulidad de las Resoluciones 30902 de 2002 (26 de septiembre) y 38254 de 2002 (28 de noviembre): y 28862 de 2003 (8 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Isana a favor de la sociedad Serco International Corp. Ltd., para distinguir, respectivamente, “talco para pies, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” y “productos farmacéuticos, higiénicos, veterinarios; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en las clases 3 y 5 de la Clasificación internacional de Niza.

2. ORDÉNASE la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, rad.: 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. Otamendi, Jorge. “Derecho de marcas”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

(3) Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo:(...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 22a. Edición. 2001.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, rad.: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.”.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, rad.: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.”.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, rad.: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M. P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”.

(7) Proceso 96-IP-2009, Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009.

(8) Proceso 48-IP-2000, sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “Bromtussin”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(9) Consejo de Estado, Sección Primera. sentencia de 8 de mayo de 2008, rad.: 11001032400020010035101, actora: Tecnoquimicas S.A., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.