Sentencia 2004-00155 de septiembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2004-00155-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Pepsico, Inc.

Bogotá, D.C., quince de septiembre de 2011.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Las acciones procedentes contra los actos sobre registros marcarios

En relación con los actos relativos a registros marcarios procedía al amparo del Código de Comercio una acción de nulidad objetiva, con la particularidad de estar sujeta al término de caducidad de cinco (5) años. En efecto, conforme al artículo 596 de ese estatuto: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado”.

No obstante, en materia marcaria dejó de aplicarse el derecho interno para empezarse a aplicar la legislación andina, salvo en lo no dispuesto por esta. En efecto, en esa normativa se sustituyó la acción consagrada en el Código de Comercio, estableciéndose en su lugar una acción de nulidad especial, sui generis por su índole subjetiva, y distinta por ello mismo, a la acción de nulidad objetiva regulada en el referido código (que estaba sujeta a caducidad), así como a la acción de nulidad del derecho contencioso administrativo interno, también de naturaleza puramente objetiva, establecida para la defensa de la legalidad en abstracto.

En el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció una acción de nulidad sui géneris, o especialísima, en tanto que no es objetiva, pues, según su propio enunciado, y como lo ha dejado sentado de manera reiterada el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requiere interés directo o personal para poder incoarla, es decir, estar afectado por el acto impugnado. Según esta norma, “[l]a autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, (...)”, cuando se acredite que el registro se obtuvo en contravención de las disposiciones de esa decisión, o con fundamento en documentos falsos o inexactos, o de mala fe.

En consecuencia, respecto del derecho marcario, a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra los actos que conceden el registro de una marca sólo procedían, en dichas normas, la acción de nulidad de que habla el artículo 113 de tal Decisión, con la específica condición de requerir interés directo, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando sea el caso, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

Con posterioridad, se expidió la Decisión 486(1) (14 de septiembre de 2000) mediante la cual se sustituyó el régimen común sobre propiedad industrial contenido en la Decisión 344 de 1993, modificándose el régimen de las acciones procedentes contra los actos referidos al registro de marcas, en tanto que admitió la posibilidad de que se formule acción de nulidad absoluta o acción de nulidad relativa contra los actos que conceden registros marcarios, dependiendo de las causales de irregistrabilidad que se aduzcan, aunque respecto de ambas dispuso que la legitimidad para incoarlas estaba radicada en cualquier persona, tornándose bajo ese aspecto dichas acciones como objetivas. Ciertamente a partir de esta norma se consagró la procedencia de dos acciones frente a los registros marcarios, cuya interposición, en todo caso, no afectará las acciones procedentes en el derecho interno por daños y perjuicios; frente a la acción de nulidad absoluta, se señaló que la misma no prescribe, en tanto que frente a la acción de nulidad relativa, se estableció un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado.

Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva.

Esta acción de restablecimiento, como se sabe, además del cuestionamiento sobre la legalidad del acto administrativo, tiene como finalidad la protección del derecho subjetivo del administrado, vulnerado o desconocido por el acto de la Administración y busca la condena de esta para que sea efectivo ese restablecimiento. Así en efecto lo dispone el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor: “toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”.

Los efectos de la sentencia que se profiera en el proceso originado en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuanto al efecto reparador, tiene efectos entre las partes que intervinieron en el mismo y obtuvieron la declaración de restablecimiento a su favor, de acuerdo con el inciso 3º del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo.

El contenido y alcance de la demanda formulada por Pepsico, Inc.

La firma Pepsico, Inc. formula demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declaren nulas parcialmente las resoluciones 11707 de 29 de abril de 2003, 29589 de 21 de octubre de 2003 y 33383 de 27 de noviembre de 2003, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, Inc. respecto del registro de la marca Dori (mixta) solicitada por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fundada la oposición a esa misma solicitud de registro formulada por la firma Societe Des Produits Nestle S.A., y negó el registro de la marca Dori (mixta) a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda., y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por PepsiCo, Inc., en cuanto la declaración de declarar infundado su oposición al registro marcario, en el sentido de confirmar esa decisión.

La demanda se dirige, según quedó consignado, a que se declare el artículo 1º de la parte resolutiva de los actos administrativos acusados, en el que se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, INC., al registro de la marca Dori (mixta) solicitado por la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda. para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, y como consecuencia de la nulidad de los citados actos, solicita declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PepsiCo, Inc., al registro de la marca Dori (mixta), el cual fue negado, así como reconocer la notoriedad de la marca mixta Doritos, de propiedad de esta sociedad.

Sobre este punto, en efecto se precisó en la demanda que a dicho título se solicita que se le reconozca a PepsiCo, Inc. el derecho a impedir el registro del signo Dori en razón a las semejanzas y el grado de confusión con la marca Doritos, que esta acción y el referido restablecimiento se fundamentan en lo dispuesto en el artículo 231 de la Decisión, y que su finalidad es obtener un pronunciamiento de esta Corporación que reconozca tales semejanzas que le permita, en caso de requerirlo, ejercer las acciones que contempla dicha normativa.

Y se agregó, que al haberse desconocido por la Administración la similitud entre los dos signos, se le está impidiendo a PepsiCo, Inc. ejercer los derechos de defensa de su marca notoria Doritos, en el evento que se use el signo Dori, y que, sin duda, los titulares del signo Dori utilizarán los actos administrativos atacados como reconocimiento de la autoridad competente de la posibilidad de coexistencia entre ambos signos.

La falta de legitimación de la demandante para formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Examinado el contenido y alcance de la demanda y de los actos acusados, observa la Sala lo siguiente:

En primer lugar, es claro que los actos demandados no contienen una decisión por la cual se otorgue el registro de la marca Dori —marca esta que la sociedad Pepsico, INC. estima confundible con las marcas notorias suyas, Doritos (nominativas y mixtas), previamente registradas para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza—, por lo cual no es posible interpretar que la demanda se promueve en ejercicio de la acción especial de nulidad relativa, procedente cuando se concede el registro de una marca y se considera que dicha decisión contraviene lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser irregistrable el signo solicitado por alguna de las causales que establece dicha norma.

En segundo término, a partir de las consideraciones expuestas en los párrafos procedentes, es evidente que la legitimación para interponer la acción de nulidad y restablecimiento recae exclusivamente en la persona jurídica a quien afecta la decisión de la Administración de negar el registro de la marca Dori, es decir, a la sociedad Dori Indústria e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda., y no en la sociedad aquí demandante, pues los actos demandados no lesionan directamente a esta un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, presupuesto legal este para incoar dicha acción.

Por lo tanto, es claro que no se existe legitimación alguna para promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, puesto que la decisión contenida en los actos acusados no creó, modificó o extinguió situación jurídica alguna en contra de la demandante, constituyendo lo relativo a la oposición al registro marcario apenas un acto de trámite dentro del desarrollo del procedimiento administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, acto este que no es enjuiciable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo(2).

Además, advierte la Sala, la finalidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es decidir acerca de la legalidad de decisiones administrativas adoptadas por la administración y, a partir de esa decisión, decidir sobre el restablecimiento respectivo, pero no sobre eventuales o futuras decisiones que aquella pueda proferir reconociendo la registrabilidad como marca del signo Dori, como, equivocadamente, lo pretende la sociedad demandante. En este caso, se reitera, no existe el registro de la marca Dori y, por ende, no es posible efectuar el cotejo marcario que propone la demanda, en la que se considera que ese signo, no registrado, es confundible con la marca registrada Doritos.

Y aunque en la demanda se aduce como fundamento de la pretensión reparatoria el artículo 231 de la Decisión 486, que señala que “[e]l titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan” y que “asimismo (...) podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”, dicha disposición, así como las referidas en la misma, no constituyen el sustento normativo para que, en sede de la acción de nulidad y restablecimiento, se solicite como esto último que se declare fundada la oposición que la sociedad demandante formuló en el trámite administrativo que concluyó con la decisión de negar una marca.

En efecto, la decisión sobre la pertinencia o no de la oposición a la solicitud de registro de una marca solo es posible adoptarla en sede jurisdiccional cuando se decide sobre la legalidad de la decisión administrativa en la que se concedió el registro de una marca y se declaró infundada la oposición a la misma, lo que no ocurre en este caso, y no en la sentencia en la que se decida una demanda promovida en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, cuyos efectos, según lo dicho antes, son inter partes y no generales.

Ahora bien, las acciones a las que se refiere el artículo antes mencionado son precisamente las acciones especiales de nulidad relativa y nulidad absoluta, las cuales puede interponer la demandante, en las condiciones antes anotadas, en el caso de que se profiera una decisión que conceda el registro de una marca que la misma estima irregistrable por ser confundible con la marca de su propiedad, que alega es notoria, o, en su caso, la acción pertinente ante la jurisdicción ordinaria, en el supuesto en que se haga uso en el comercio del signo Dori, sin contar con su registro previo, y se estime por el interesado que dicho uso constituye una conducta de competencia desleal, por razón de la existencia de una marca notoria.

Por otra parte, no es válido afirmar, como lo hace la demandante, que al haberse desconocido por la Administración la similitud entre los signos Dori y Doritos, supuestamente se le está impidiendo a PepsiCo, Inc. ejercer los derechos de defensa de su alegada marca notoria Doritos, en el evento que se use el signo Dori por la sociedad que lo solicitó, pues, de acuerdo con lo anotado, en los respectivos procesos que se llegaren a promover la sociedad PepsiCo, Inc. tendrá derecho a la defensa de sus intereses, por así establecerlo el artículo 29 de la Constitución Política.

En este orden de ideas, al no existir interés en la parte actora para atacar la legalidad de los actos acusados, en cuanto estos no le causan perjuicio alguno, la Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, declarará probada oficiosamente la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARÁSE PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. INHÍBESE, en consecuencia, de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión de 15 de septiembre de 2011».

(1) En efecto, en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 se dispone lo siguiente: “Artículo 172. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. // La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. // Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. // No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. // Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” (se resalta)

(2) En ese mismo sentido se pronunció la Sala en providencia de 10 de marzo de 2011, proferida en el proceso con radicación 2010-00296-00, Consejera Ponente Dra. María Elizabeth García González.