Sentencia 2004-00244 de diciembre 9 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Exp. 2004-00244-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García Gonzalez

Acción: Nulidad

Actora: Gaseosas Posada Tobón S.A.

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El acto administrativo acusado es la Resolución 37183 de 30 de diciembre de 2003, a través de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 023418 de 27 de agosto de 2003, expedida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, en su lugar, concedió la marca “Big Cola” para la clase 32, a nombre de la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huncayo SRL, y declaró infundadas las observaciones presentadas por la actora y la sociedad Panamco Colombia S.A.

Para acceder a otorgar la marca en mención que distingue productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, esto es, cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas, estimó que “si bien la denominación big existente en el signo solicitado consiste en un adjetivo, al ser examinado en su conjunto consideramos que este cuenta con la distintividad requerida para acceder a registro y el término big unido a la expresión cola, se capta no como un adjetivo, sino como una denominación de fantasía...”.

Las normas comunitarias que la actora considera vulneradas son los artículos 134, 135, literales a), b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales en su orden, prevén:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.

b) Carezcan de distintividad

(...).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (...)”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 062-IP-2009, además de interpretar las normas transcritas, de oficio interpretó el literal g) del artículo 135(2), ibídem, precisando, entre otros aspectos, los siguientes:

Que dentro de los signos denominativos están los compuestos, que es el caso de la marca solicitada, los que están conformados de dos o más palabras, frente a lo cual se ha establecido por parte del citado tribunal que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico”.

Señala que al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad “no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; esta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, ... el signo compuesto formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico...”.

Indica que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, “tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común ...”.

Anota que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se les considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Agrega que también existen palabras extranjeras en las que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los países miembros”.

En la demanda la actora considera que la marca “Big Cola”, otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de big que es un adjetivo calificativo del genérico cola. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

De acuerdo con lo anterior y lo manifestado por la actora en la demanda, la palabra cola es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 internacional, criterio que ha compartido la Sala en asuntos similares al que ahora ocupa la atención.

En efecto, en sentencia de 5 de octubre de 2009 (Exp. 2005-00132, actora: Panamco Colombia S.A. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo:

“Debe aclararse que la palabra cola, es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 internacional, tal como lo evidencian los argumentos de las partes en conflicto.

De manera que la Sala hará abstracción de dicha expresión en el análisis que ocupa su atención, a pesar de que la regla no permita el fraccionamiento de la marca, ya que esta exige que debe efectuarse el cotejo atendiendo la visión de conjunto donde el total de su estructura prevalezca sobre sus elementos que la componen.

Así lo ha sostenido esta corporación en reiteradas oportunidades(3), en las que se aduce que las palabras de uso común no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el análisis de marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

‘La razón para que se imponga esta excepción a la regla general, en este caso, obedece a que el titular de una marca que lleve incluida esta partícula común, no puede impedir u oponerse a que terceros la utilicen en combinación con otros elementos suficientemente distintivos en la conformación de signos marcados’ (Sent. de 2009. Exp. 2004-00427. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Commonwealth Brands Inc.).

En semejantes términos lo ratifica el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial que hace parte de este proceso, al sostener lo siguiente:

‘El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signo de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa’ (fl. 222).

Los anteriores planteamientos jurisprudenciales, son acogidos en esta oportunidad para el caso sub examine, pues es claro para la Sala que ningún titular de una marca que lleve incluida la expresión cola para la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, está facultado por la ley marcaria para impedir que el tercero interesado en el sub judice, pueda utilizar dicho término como parte de uno de los elementos que conforman el signo marcario cuestionado”.

Por ser procedentes los argumentos allí expuestos para el caso sub examine la Sala los prohíja, razón por la que no entrará a analizar la citada expresión.

Atendiendo los lineamientos del citado tribunal, se puede concluir que la palabra “big” del idioma inglés, que traducida al español significa “grande”, la que a su vez se refiere a “vasto, extenso, amplio, espacioso, ancho, alto, enorme, grandioso, inmenso, desmedido, gigante, monumental, gordo, abultado, voluminoso”(4), si bien es un adjetivo calificativo, contrario a lo que afirma la actora no puede considerarse descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 internacional de Niza, como son la aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebida y zumos de frutas, a pesar de que de alguna manera califique cierta cualidad o ventaja del producto, la expresión no alcanza a describir absolutamente una característica de estos, si se tiene en cuenta que los productos de la citada clase 32 son sustancias líquidas cuya palabra pertinente para saber la cantidad contenida en el envase o recipiente sería “volumen”, vocablo que se encuentra en estrecha relación con el término “capacidad”, el que se define como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener otra u otras cosas, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, en ambos términos existe una equivalencia que se basa en la relación entre el litro, unidad de capacidad y el decímetro cúbico, unidad de volumen, a través de la cual se mide el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente.

Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra big o grande, está relacionada con el tamaño de los objetos sólidos, lo que descarta la afirmación de la actora en el sentido de que al conformar la marca otorgada “Big Cola”, sea descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 internacional.

Ahora, también cabe señalar que la expresión “big”, vocablo extranjero, su significado no es de dominio o conocimiento común, por lo que se debe considerar como un signo de fantasía, dado que ante el público consumidor no establece idea o concepto alguno frente a los productos comprendidos en la clase 32. Además, porque los artículos de esta clase son de consumo masivo donde por ejemplo, están destinados a una población cuya educación es mínima a la cual no se le puede exigir, en nuestro medio, conocimientos en el idioma inglés.

Así las cosas, el signo “Big Cola”, es registrable, en la medida, que si bien posee una partícula de uso común, cual es “cola” no se encuentra incurso en ninguna de las causales prohibitivas contenidas en la norma comunitaria.

En consecuencia, los cargos de la demanda no están llamados prosperar, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de diciembre de 2010».

(2) El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

(3) Sentencia de 2009. Exp. 2004-00427.C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Commonwealth Brands Inc. Sentencia de 26 de octubre de 2000. Rad. 4950. C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actora: Harinera del Valle S.A.

(4) www.elpais.com/diccionarios/ingles-español.