Sentencia 2004-00318 de marzo 18 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente 2004-00318

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actora: Lamitech S.A.

Bogotá, D.C. dieciocho de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

“2. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, con o sin significación conceptual. Los signos mixtos, por su parte, se componen de un elemento denominativo (una o variar palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos del mercado.

“3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“4.  El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la autoridad nacional competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

“5. El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, ante la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.

“6. La oficina nacional competente, haya sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 001-IP-2007, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente interpretar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, y de oficio los artículos 134 y 150 de la citada decisión, las cuales se transcriben a continuación:

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” ;

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

El tribunal andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Igualmente, indica que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

En sentencia de 6 de marzo de 2008, esta Sección se había pronunciado sobre las marcas mixtas, en el siguiente sentido:

“Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo.

En efecto, la expresión “MARINE” que comprende la explicación “EXTRA SUAVE”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas.

(...).

Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca Marine King Size, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa.

(...).

Finalmente, cabe resaltar que la Sala en sentencia de 17 de agosto de 2006 (exp. 2002-0342, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, entre las mismas partes y el mismo tercero de este proceso, solo que contra actos diferentes de los que aquí se controvierten, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por cuanto tuvo en cuenta la preponderancia del elemento denominativo “MARINE”(1).

Teniendo en cuenta que la marca “LAMINATI” cuestionada, clase 20 Internacional, es de naturaleza mixta, sus componentes gráficos no son suficientes para afirmar que sea el elemento predominante del signo, pues salta a la vista que el elemento denominativo sobresale, de acuerdo con la estructura de la marca que a continuación se presenta.

En efecto, en la marca mixta “LAMINATI” se observa que el elemento predominante es su denominación. De manera, que el cotejo se hará sobre las denominaciones de ambas marcas en conflicto.

En este orden de ideas, es pertinente aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

— Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

Antes de analizar las reglas señaladas en los acápites anteriores, es necesario tratar los temas de las partículas de uso común y de los signos débiles, teniendo en cuenta que el tercero interesado en las resultas del proceso, se basa en que el término LAMI es una partícula de uso común en las marcas que distinguen los productos de la clase 20 y, por ende, no puede ser objeto de monopolio por persona alguna.

Al respecto, el tribunal andino señala:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles” (fl. 161).

El tribunal, más adelante agrega: “El titular de una marca provista de un elemento de uso común, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, ante la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, no puede impedir su inclusión en signos de terceros por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa” (fl. 164).

En el caso sub examine, debe analizarse si en efecto la partícula LAMI, es un elemento de uso común en la clase 20 de la clasificación internacional de niza, con el fin de determinar si el signo mixto “LAMINATI” cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en alguna causal de irregistrabilidad, previstas en la citada decisión.

En las certificaciones allegadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que obran a folios 109 a 117, aparecen como prueba las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 20, las cuales contienen la partícula LAMI:

Titulares-Marcas-Certificado-Vigencia

LAMINADOS COLOMBIANOS

LAMICOL S. A. LAMICOL (M)  27803017-12-2013

LAMINADOS COLOMBIANOS

LAMICOL S. A.LAMINATI (M) 27919329-01-2014

INDUSTRIAS RESISTOL LAMINART (N), estuvo vigente hasta enero 5 de 1983 (fl. 111)

VILLEGAS- RESTREPO LTDA.LAMINEX (N), fue negada mediante Resolución 6421 de 6 de junio de 1995.

LÁMINAS DEL CARIBE S. A. LAMIDEC (N)122402 31-08-2002

LAMINART LTDA.

(Hoy LAMITECH S.A.) LAMINART (N) 156687 12-04-2014

Folio 115 igual marca que la anterior, dice: “Para decisión de fondo”.

PLASTIFLEX C.A. LAMIFORT (M) 212149                27-08-2008

LAMITECH S.A. LAMITECH (N) 21133111-08-2008

De las nueve pruebas relacionadas se tiene que, para la época de los hechos, cinco marcas de la clase 20 con la partícula LAMI se encontraban vigentes: LAMICOL (M) y LAMINATI (M) de laminados colombianos LAMICOL S.A.; LAMINART (N) de Laminart LTDA. (hoy LAMITECH) y LAMITECH (N) de LAMITECH S.A; LAMIFORT (M) de PLASTIFLEX C.A. Las demás marcas relacionadas no se encontraban vigentes, a partir de la solicitud de registro del signo impugnado.

De lo anterior se colige que, son tres los titulares de las cinco marcas mencionadas, 1) LAMICOL (mixta) y LAMINATI (mixta) (cuestionada) de Laminados Colombianos Lamicol S.A., quien actúa como tercero interesado en las resultas de este proceso. 2) LAMINART (nominativa) y LAMITECH (nominativa) de LAMITECH S.A. (por cambio de razón social de LAMINART LTDA. Fl. 61), quien figura como demandante. 3) LAMIFORT (mixta) de PLASTIFLEX C.A.

De acuerdo con lo afirmado por el tribunal andino, es necesario, para que un término sea considerado como elemento de uso común de marcas registradas que distinguen los mismos productos, que haya un crecido número de registros marcarios que lo contengan, situación que no sucede en esta oportunidad, pues de conformidad con las pruebas aportadas no puede considerarse que exista una proliferación de marcas que posean la partícula LAMI.

Así las cosas y, a pesar de que las denominaciones de los signos en conflicto contienen en común tal partícula, no puede estimarse que “LAMINATI” sea una marca débil, por poseer el término LAMI, ya que dicho vocablo no se ha tornado banal, ante el listado de marcas relacionadas como prueba, que no son suficientes para determinar que se encuentra en dicho estado, frente a la posible existencia del registro de un gran número de marcas con denominaciones diferentes que amparan productos de la clase 20 de la clasificación internacional de Niza.

Ahora bien, respecto a la identidad o similitud entre los elementos denominativos de ambas marcas, la doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos a cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas.

Entre las marcas “LAMINATI” (mixta) cuestionada y  “LAMINART” (nominativa) de la actora, se observa:

LAMINATI: es una marca simple, estructurada por cuatro vocales, cuatro consonantes, ocho letras y cuatro sílabas.

LAMINART: es una marca simple, conformada por tres vocales, cinco consonantes, ocho letras y tres sílabas.

Así las cosas, se observa que entre las marcas “LAMINATI” y “LAMINART”, hay una gran similitud ya que el número de letras es idéntico, y las tres primeras vocales A-I-A y su orden coinciden. Referente a las consonantes, la marca “LAMINATI” es casi idéntica a “LAMINART”, pues solo varía en que en el primero de los signos citados, su terminación cambia la letra I frente a la letra R del segundo de dichos signos, así como el orden TI y RT. Además, coinciden en casi la totalidad de las letras que las componen: LAMINA.

En lo tocante a los prefijos, puede afirmarse que coinciden las marcas “LAMINATI” y “LAMINART” en LA, y en cuanto a sus desinencias son similares “NATI” y “NART.

Ahora bien, en el plano fonético la jurisprudencia y la doctrina enseñan que deben tenerse en cuenta la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

Al respecto, la Sala observa que entre las marcas “LAMINATI” y “LAMINART”, el acento prosódico de cada una ellas está ubicado en NÁ y sus prefijos y raíces son idénticos: LAMINA.

De manera que existe semejanza desde el punto de vista fonético entre las marcas “LAMINATI” y “LAMINART”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy parecido.

Referente a la similitud conceptual o ideológica, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión directa alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 20 internacional.

Así las cosas, entre las marcas en conflicto existe similitud visual y fonética, que sin duda alguna genera riesgo de confusión directa e indirecta, veamos:

LAMINÁTI-LAMINÁRT LAMINÁTI-LAMINÁRT LAMINÁTI-LAMINÁRT

LAMINÁTI-LAMINÁRT LAMINÁTI-LAMINÁRT LAMINÁTI-LAMINÁRT

Aunado a lo anterior, es el hecho de que son marcas que amparan productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, circunstancia que indudablemente tiene gran incidencia en el riesgo de confusión directa e indirecta(2).

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “LAMINATI”, guarda una estrecha semejanza tanto desde el punto de vista visual como fonético respecto a la marca de la actora “LAMINART”, similitudes que son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión que conduzca a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, y genera, en especial, riesgo de confusión o asociación al consumidor en cuanto el origen empresarial de las mismas.

De manera, que en el sub lite, se presentan los dos presupuestos de confundibilidad establecidos por la jurisprudencia: similitud entre ambas marcas e identidad en los productos que distinguen(3).

En este orden de ideas, la marca mixta “LAMINATI” está incursa en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal Andino de Justicia, por cuanto carece de suficiente distintividad debido a las semejanzas antes descritas y a la conexidad competitiva de sus productos. Luego, los actos administrativos acusados vulneraron dichas normas al conceder el registro de la aludida marca, bajo tales circunstancias.

En cuanto al memorial que dice la actora fue presentado el 1º de octubre de 2003, y que la Superintendencia de Industria y Comercio no lo tuvo en cuenta, la Sala considera que es irrelevante, por las razones antes anotadas. Solo basta aclarar, que dicho memorial contiene una oposición al registro del signo impugnado, que como tal fue presentado extemporáneamente, motivo por el cual hizo bien la administración al ignorarlo, ya que el artículo 148 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 150 ibidem, exigen su presentación dentro de los 30 días siguientes a la publicación del extracto de la solicitud de la marca, lo cual no ocurrió, tal como lo reconoce la sociedad demandante. Además, a pesar de que la decisión adoptada por la administración fue errónea, no significa que no haya hecho el estudio de registrabilidad de la marca en conflicto.

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 01364 de 29 de enero de 2004, expedida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se concede el registro de la marca mixta “LAMINATI”.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “LAMINATI”, clase 20, otorgado a favor de la sociedad Laminados Colombianos Lamicol S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de marzo de 2010».

(1) Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 2002-00339. Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: British American Tobacco Company Limited.

(2) Entre otras, la sentencia de 22 de octubre de 2004. Radicado 2002- 0325. Consejero Ponente Olga Inés Navarrete Barrero. Actora: Harrods Limited.

(3) Entre otras, la sentencia de 11 de junio de 2009. Radicado 2003-00446. Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Hellenica S.A.