Sentencia 2004-00320 de abril 26 de 2013

 

Sentencia 2004-00320 de abril 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000-2004-00320 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Luz Helena Villamil Jiménez

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Canola, cuyo registro se concedió para distinguir “carnes, pescado, aves de caza, extractos de carne: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), e), f). g), i) y o) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los literales b), e), f). g), i) y o) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

b) Carezcan de distintividad;

(...).

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(...).

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...).

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad;”

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución acusada, concedió a favor de Harinera del Valle S.A. el registro de la marca Canola, para distinguir “carnes, pescado, aves de caza, extractos de carne: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas” en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de registrabilidad.

Ahora bien, en relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso precisa que los elementos constitutivos de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A estos efectos, respecto de la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó:

“La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona se expresa como se señala a continuación:

Marca cuestionada
Canola
(nominativa clase 29)

Canola

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca Canola es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.1.1. Distintividad.

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Canola a favor de Harinera del Valle S.A., porque consideró que era suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado. A su turno, la actora considera que el signo cuestionado es descriptivo y genérico, pues hace referencia al origen de los productos alimenticios que pretende distinguir en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

A estos efectos, respecto de las marcas descriptivas y genéricas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial.

“Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, la doctrina señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

En el mismo sentido, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

(...).

El tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de este y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca” (proceso 17-IP-2003, ya citado).

Al respecto el tribunal ha expresado, “(...) para fijar la generocidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, esta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 661, de 11 de abril de 2001, marca: Laser)” (se destaca).

Ahora, el registro de la marca Canola se concedió para distinguir la totalidad de los productos que ampara la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son: “carnes, pescado, aves de caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas”.

En este orden de ideas, se advierte que la marca Canola es descriptiva, pues designa el origen de algunos de los productos alimenticios que pretende distinguir que es, precisamente, la semilla de igual denominación. De hecho, a folio 219 del expediente se observa que la Norma Técnica Colombiana NTC 3342, que establece los requisitos y métodos de ensayo que debe cumplir el aceite crudo de canola, señala: “aceite crudo de canola: es el aceite extraído de las semillas de la canola comercial de las variedades brassica napus L y brassica compestris L, que genéticamente son bajas en ácido erúcico y glucosinolatos”.

En síntesis, la Sala constata que el signo Canola, es descriptivo de los aceites y grasas comestibles que pretende distinguir en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues hace referencia al origen de dichos productos alimenticios, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Además, no sobra señalar que el signo Canola no es evocativo(2), pues para comprender el origen de los aceites y grasas comestibles que pretende distinguir, el consumidor no debe realizar un proceso deductivo ni usar su imaginación.

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta innecesario estudiar si el signo Canola se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales f), g), i) y o) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues de plano se advierte que no es dable registrar el signo Canola al encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y e) del artículo descrito.

A propósito de signos descriptivos, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca Ideas para tu hogar, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que era descriptiva de una especie de la clase de productos que buscaba distinguir, esta Sala manifestó:

“‘En el caso concreto se advierte que dentro del conjunto de temas que pueden ser objeto de revistas periódicas para el público en general, según se expone en la interpretación prejudicial, se encuentran las de decoración, mecánica, jardinería, consejos para hogar, farándula, gastronomía, recetarios, etc.. En este orden de ideas, se observa que el signo Ideas para tu hogar constituye una expresión descriptiva dentro del tema “consejos para hogar’. De hecho, a pesar de que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica que por consejo se entiende: ‘Parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo’, y por idea: ‘Concepto, opinión o juicio formado de alguien o algo’; lo cierto es que en el léxico común se utilizan dichas palabras como términos semejantes cuando se sugiere, por ejemplo, ‘quiero darte un consejo para realizar algo’ o ‘quiero darte una idea para realizar algo’”.

Así las cosas, la Sala observa que la marca Ideas para tu hogar es descriptiva de una revista que busque dar consejos para hogar, pues tiene una relación directa con el producto que busca distinguir. Además, la palabra tu que precede a la preposición para y antecede al vocablo hogar, no hace a la marca suficientemente distintiva...”(3).

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 7838 de 2002 (mar. 13), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de Harinera del Valle S.A., el registro de la marca Canola, para distinguir “carnes, pescado, aves de caza, extractos de carne: frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas” en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Interpretación Prejudicial 18-IP-2009: “El signo evocativo, por otro lado, es aquel que no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto o servicio, pero que el consumidor, por sus propios medios y después de un proceso mental, llega a establecer una relación con el producto o servicio que ampara el signo. Es decir, con los signos evocativos se hace necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, tenga que realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo”.

(3) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 26 de julio de 2012, Rad. 110010324000200600001 00, Actora: Editora Televisa International S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.