Sentencia 2004-00350 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2004-00350-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Industria de Alimentos Zenú S.A.

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Según logra apreciarse en los antecedentes del presente asunto, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de los actos administrativos demandados mediante los cuales se canceló parcialmente por no uso el registro 104218 de la marca Ranchera, limitando la cobertura de este a carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y sus preparaciones, conservas y encurtidos, todos productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional.

La inconformidad de la accionante estriba en que la entidad demandada desconoció que la marca Ranchera es notoria, circunstancia que le impedía decretar la cancelación parcial del registro. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido que la notoriedad de la marca es intrascendente en cuanto la cancelación por no uso se refiere, lo que demuestra que los actos acusados se ciñen a las normas comunitarias que rigen la materia.

Le corresponde entonces a la Sala dilucidar si la decisión administrativa enjuiciada respeta las normas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que desemboca en establecer si la marca Ranchera es una marca notoria conforme las pruebas allegadas al expediente y si al ser o no notoria era procedente declarar la cancelación parcial de su registro marcario para amparar sólo algunos de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional.

2. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, la controversia gira en torno a si la marca Ranchera dada para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional es una marca notoria, y si dicha circunstancia debió ser tenida en cuenta por la administración para decidir la cancelación parcial que se acusa nula.

En ese sentido, se reitera que una marca es notoria cuando el conocimiento que se tiene de ella es amplio, abundante y generalizado entre los consumidores, esto, debido al esfuerzo y empeño que a su promoción ha dedicado su titular. En consideración a ello, la marca notoriamente conocida goza de una especial protección en el ordenamiento jurídico, prohibiéndose que se registren como marcas signos que tengan similitud con aquella aún sin que se presente conexidad competitiva entre los productos o servicios que se buscan amparar.

En el asunto objeto de este proceso, la parte actora ha manifestado que la marca Ranchera (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional es notoria, manifestación que por sí sola no ofrece a instancias judiciales certeza alguna, ya que la notoriedad debe ser probada por quien la alega, para lo cual la parte interesada puede acudir a la libertad de medios de prueba que impera en el ordenamiento jurídico colombiano. Precisamente, sobre la prueba de la notoriedad de una marca esta Sala ha manifestado:

“Aunque las decisiones comunitarias trascritas (Comisión de la Comunidad Andina, Decis. 344, art. 84 y Decis. 486, art. 228) tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”(1).

Al proceso se arrimaron, previa solicitud que hiciera el despacho sustanciador, informes del revisor fiscal de la sociedad Inveralimenticias S.A. y de la Industria de Alimentos Zenú S.A., en los cuales se muestran las inversiones en publicidad realizadas por dichas personas jurídicas para promocionar la marca Ranchera en los años 1997 a 2004. Precisamente, estos informes muestran que la marca Ranchera ha sido objeto de una importante promoción publicitaria, denotándose que el titular de ella ha realizado un esfuerzo para dar a conocer ampliamente su marca y los productos que ella distingue (fls. 175 -176, cdno. ppal.).

Del mismo modo, el conocimiento generalizado que de la marca pueda tenerse en el mercado, también puede notarse cuando se verifica el alto volumen de ventas del producto, así lo reconoció la misma entidad demanda que en la Resolución 7650 de 8 de marzo de 2002 tuvo a bien considerar:

“Las pruebas que se valoran son pertinentes, en razón a que están (sic9 comprendidas en los 3 años anteriores a la fecha en que se interpuso la solicitud de cancelación, y demuestran un volumen apreciable de ventas de salchichas marca Ranchera, durante el año 1999. Un porcentaje alto de las ventas acreditadas se hizo a grandes almacenes, en los que este producto de consumo popular, esta (sic) disponible a los consumidores, siendo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486, un uso válido de la marca, ya que permite constatar la venta y disposición de los viene distinguidos con la marca en el comercio”.

En efecto, en cuaderno de anexo 2 obran distintas facturas cambiarias de compraventa del producto comercializado bajo la marca Ranchera de los años 1997 a 1999 (fls. 69 a 169), así como el índice “ACNielsen” de detallistas (NRI) que determina que la participación de Ranchera dentro del segmento de mercado de ciudades de mínimo 20.000 habitantes, para los años 1999 a 2001, fue de una participación que osciló entre el 68,1 y el 75,3 por ciento del total del mercado (fls. 192 a 203).

De las mencionadas pruebas se desprende que la marca Ranchera es una marca reconocida en el mercado, que cuenta con un amplio conocimiento entre los consumidores ya que, debido al alto nivel de mercadeo y publicidad que se invierte en ella, y a su masivo consumo, la hacen notoriamente conocida. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación viene señalando que conforme la Decisión 344 de la Comunidad Andina, dentro de los criterios para establecer la notoriedad de una marca se encuentran los relacionados con el alto grado de difusión y publicidad que de esta se haga, así como la producción y mercadeo de los productos que esta ampara, en esa línea la Sala ha señalado.

“La Decisión 344 de la Comunidad Andina, a su turno, enuncia en su artículo 84 algunos criterios que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la notoriedad de una marca. Al respecto la norma comunitaria establece lo siguiente: “ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero”(2).

La Sala encuentra que la notoriedad de la marca Ranchera fue probada dentro del proceso, más aún, dentro de los antecedentes administrativos allegados a este asunto y dentro de los cuales se tienen las facturas de venta y los índices de participación de la marca en el mercado, se demuestra que en el trámite administrativo que culminó con los actos demandados, también se probó la notoriedad alegada, de manera que la administración debió tener en cuenta esa circunstancia para decidir la solicitud de cancelación por no uso.

En este último aspecto, referido a la notoriedad como aspecto determinante para tomar las decisiones que ahora se controvierten en sede jurisdiccional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dada para en este proceso advirtió:

“(…) sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la oficina nacional o el juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencial diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos:

Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos” (resaltado de la Sala).

Por consiguiente, la cancelación por no uso encuentra una clara restricción cuando se solicita frente a una marca notoria debido a que los efectos de una decisión de ese tipo que, indefectiblemente, derivarán en el otorgamiento de la marca a otro titular, soslayan el esfuerzo del titular de la marca para que esta sea reconocida en el mercado, permitiendo que otro comerciante o empresario se lucre o beneficie del estatus del signo sin que haya hecho nada para ello.

En el caso de la marca notoria Ranchera para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional, la cancelación por no uso devendría en el aprovechamiento de la marca por otro titular quien sin merecerlo, podrá verse favorecido en el mercado por la reputación de la misma, a más del riesgo de asociación que puede generar ya que, la marca distingue productos que tienen conexidad competitiva. En otras palabras, la cancelación por no uso de la marca Ranchera generaría que otros productores o empresarios comercialicen productos con la misma marca y de la misma clase, circunstancia que a todas luces conllevaría a que el destinatario del producto incurra en el error de creer que se trata del mismo productor o comercializador, cuando en realidad se trata de otro.

Lo dicho se acentúa cuando se trata de la cancelación parcial, en ese sentido, la interpretación prejudicial traída al plenario advierte sobre el peligro que representa para el consumidor la coexistencia de una marca notoria y otra marca idéntica para distinguir productos de la misma clase, señaló el tribunal lo siguiente:

“En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.”

En conclusión, tratándose de la cancelación por no uso de marcas notorias, la oficina nacional competente debe estimar si la cancelación de la marca conlleva al aprovechamiento correlativo de la notoriedad por parte de quien solicita la cancelación y el riesgo de confusión que pueda generarse con el cambio de titular de la marca cancelada, riesgo que, como se anotó, se acrecienta cuando los productos amparados son de la misma clase y cuando la cancelación es parcial, de manera que, cuando se vislumbran tales consecuencias, la decisión deberá por inclinarse a negar la cancelación total o parcial del signo registrado.

Como en el presente asunto se denotan que las consecuencias de la cancelación parcial del registro de la marca notoria Ranchera que ampara productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional, esto es, el posible aprovechamiento injusto por parte de un tercero de la notoriedad de esta así como el riesgo de confusión y el menoscabo de los derechos de los consumidores, la Sala declarará la nulidad rogada en la demanda a fin de salvaguardar las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de las resoluciones 7650 de 8 de marzo de 2002, 619 de 27 de enero de 2004 y 7594 de 31 de marzo de 2004, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar parcialmente el registro de la marca Ranchera (nominativa) concedida para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio la modificación del registro marcario 104218, para que en él se disponga que el registro de la marca Ranchera se encuentra dado para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, expediente 2002-000107. Fallo de 12 de mayo de 2011, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, expediente 2002-000107. Fallo de 12 de mayo de 2011, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.