Sentencia 2004-00376 de febrero 11 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-00376

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A.

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

“SEGUNDO. En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo. Sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de irregistrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar una marca mixta con una denominativa, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante, de aquella será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga la marca o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

En el caso de autos, además se deberá tener en cuenta que el signo en su parte denominativa es compuesto, que podrá ser registrable en el caso de que se encuentren integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

“TERCERO. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente ya solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“CUARTO. Corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

“QUINTO. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable.

“SEXTO. La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca así como a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 017-IP-2007, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) Los sonidos y los olores;

d) Las letras y los números;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) Carezcan de distintividad;”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.

“ART. 143.—El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Así mismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Igualmente, indica que las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

No obstante, al efectuar el cotejo de esta marca se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo en las marcas mixtas es, en principio, el más relevante, aunque no se puede descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

En sentencia de 6 de marzo de 2008, esta sección se había pronunciado sobre las marcas mixtas, en el siguiente sentido:

“La actora hace una descripción de su marca y al efecto señala que corresponde a un rectángulo vertical, en cuya parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical, el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo. En la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y que semeja una ola.

Y que, por su parte, la marca controvertida comparte los mismos elementos e idéntica disposición, pues el elemento gráfico esencial está constituido por una combinación de líneas que semejan unas olas.

Sobre el particular, la interpretación prejudicial 126 IP-2005 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, precisó, que al comparar una marca mixta y una figurativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colación; que una vez establecido lo anterior se debe pasar a grado de análisis que es el cotejo, atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante (fl. 301).

Del análisis de la marca cuestionada advierte la Sala que el elemento predominante en ella es el denominativo.

En efecto, la expresión “Marine” que comprende la explicación “extra suave”, es sobresaliente en relación con la gráfica acompañada de los colores, blanco, azul suave, azul oscuro y oro que rodea los recuadros y líneas semionduladas.

(…).

Además, el tercero con interés directo en las resultas del proceso, antes del registro cuestionado, también era titular del registro de marca Marine King Size, para distinguir los mismos productos de la clase 34, según se observa a folio 149. Y observa la Sala que, igualmente, lo predominante en dicha marca no son los trazos o colores empleados en las cajetillas, sino la parte denominativa.

(…).

Finalmente, cabe resaltar que la Sala en sentencia de 17 de agosto de 2006 (Exp. 2002-0342, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade), tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con un asunto similar al que ahora es objeto de estudio, entre las mismas partes y el mismo tercero de este proceso, solo que contra actos diferentes de los que aquí se controvierten, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por cuanto tuvo en cuenta la preponderancia del elemento denominativo “Marine”(1).

En el caso sub examine, teniendo en cuenta que la sociedad C.A. Cigarrera Bigott, sucesores, que actua como uno de los terceros interesado en la resultas del proceso es titular de la marca mixta “Belmont”, clase 34 internacional, a quien los actos administrativos acusados le declaró infundada la oposición, alega que los componentes gráficos de su marca son confundibles con la marca mixta cuestionada de la actora, es preciso anotar que no son de recibo sus argumentos, pues no solo predomina el elemento denominativo en ambas marcas, sino que su estructura gráfica es diferente a pesar del color azul que contienen las mismas, veamos:

Marca Belmont & Diseño

 

s2004-00376a.JPG
 

 

 

 

Marca Du Mont & Diseño

 

s2004-00376b.JPG
 

 

 

En efecto, en la marca mixta “Du Mont” se aprecia una figura geométrica dividida por varias secciones, cuya cajetilla contiene los colores azul y blanco y en la parte superior aparece la expresión Du Mont, mientras que en la marca mixta “Belmont”, se observa un rectángulo colocado en forma horizontal, y en su parte inferior la palabra Belmont, y los colores azul y blanco, lo cual permite concluir que las figuras geométricas son distintas, y sus colores se encuentran colocados en diferentes espacios. En ambas se observa que el elemento predominante son sus denominaciones.

Bajo los anteriores presupuestos, y toda vez que el debate se centra en si el signo denegado es confundible con las marcas “S.T. Dupont” (nominativa) y “Belmont” mixta, es necesario traer a colación lo indicado en la interpretación prejudicial 017-IP-2007 de 28 de febrero de 2007.

El Tribunal Andino en la enunciada interpretación, expresa sobre el examen de registrabilidad de los signos, lo siguiente:

“En el caso concreto, cuando el juez consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (fl. 174).

Agrega que tomando en  cuenta el riesgo de confusión o de asociación “…las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el tribunal…, es necesario determinar los diferentes grados en que puede asemejarse el signo Du Mont (mixto) y la marca Belmont (mixta). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que lo integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Es de hacer notar que signo Du Mont (mixto) ha sido negado por similitud con la marca S.T. Dupont (nominativa) registrada a favor de S.T. Dupont que participa como tercero interesado.

Así mismo, el tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza” (fl. 175).

En este orden de ideas, es pertinente aplicar las siguientes reglas generales trazadas por la doctrina y jurisprudencia:

— La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, sin que estas se analicen en forma fraccionada.

— Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

— Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor medio, teniendo en cuenta la naturaleza del producto.

— Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Así mismo, deberá tenerse en cuenta si entre las marcas en conflicto existe identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, para efectos de establecer la existencia o no del riesgo de confusión directa o indirecta que pueda generar error en el consumidor.

La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la identidad o parecido de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias puedan detectar el grado de confusión entre las mismas.

Entre las marcas “Du Mont” (mixta) cuestionada, “Belmont” (mixta) y  “S.T. Dupont” (nominativa), se observa:

Du Mont: es una marca compuesta, conformada por dos vocales, cuatro consonantes, seis letras y dos sílabas.

Belmont: es una marca simple, estructurada por dos vocales, cinco consonantes, siete letras y dos sílabas.

S.T. Dupont: es una marca compuesta, conformada por dos vocales, seis consonantes, ocho letras y dos sílabas.

Así las cosas, se observa que entre las marcas “Du Mont” y “S.T. Dupont”, hay una mayor similitud que entre “Du Mont” y “Belmont”, ya que el número de vocales y su orden coincide  entre las dos primeras en U – O, mientras que frente a “Belmont”, solo coincide en la última. Referente a las consonantes, la marca “Du Mont” es idéntica a “S.T. Dupont” en las letras D-N-T, pues, en la segunda palabra solo se diferencian en la tercera consonante M y P, respectivamente, y que la registrada tiene adicionalmente las letras S.T. que no contienen la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca cuestionada. Respecto al signo “Belmont” coinciden en las tres últimas consonantes M-N-T.

En lo tocante a los prefijos, puede afirmarse que coinciden las marcas “Du Mont” y “Dupont” en DU, pues las letras S.T. de la última de las citadas, ubicadas con antelación a la palabra Dupont, no constituyen un prefijo, mientras que entre “Dumont” y “Belmont” difieren ostensiblemente DU - BEL. En cuanto a sus desinencias son similares “Du Mont” y “S.T. Dupont” en Mont y Pont; en tanto que con “Belmont”, sus terminaciones son idénticas.

Ahora bien, en el plano fonético la jurisprudencia y la doctrina enseñan que deben tenerse en cuenta la sílaba tónica y la coincidencia en las raíces o terminaciones para determinar la existencia o no del riesgo de confusión.

Al respecto, la Sala observa que entre las marcas “Du Mont” y “S.T. Dupont”, el acento prosódico de cada una ellas está ubicado en la última sílaba MÓNT-PÓNT, mientras que con relación a “Belmont”, existe una gran diferencia, ya que esta lo posee en la primera sílaba BÉL.

De manera que existen identidad desde el punto de vista fonético entre “Du Mont” y “S.T. Dupont”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significante, pues, el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante, no así con respecto a “Belmont”, cuya sonoridad permite afirmar, que no existe riesgo alguno, a pesar de que sus desinencias sean iguales.

Referente a la similitud conceptual o ideológica, la jurisprudencia y doctrina han sostenido que para que se presente debe configurarse entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, cuestión que no se da entre las marcas cotejadas, ya que las mismas no evocan en la mente del consumidor el producto ni sus características, pues esta clase de marcas son las denominadas por la doctrina “de fantasía”, es decir, no manifiestan conexión directa alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 34 Internacional.

No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “Du Mont” y “S.T. Dupont” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “Belmont”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas respecto a la marca cuestionada, son insignificantes.

Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación:

“Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específicamente ambas marcas amparan.

Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”:

“A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto. Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de Ayrton Senna Promocoes E Empreendimientos Ltda., pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la clase 12 internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características. La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado”(2).

En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que este consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “Viagra” y no “Vigradina”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”(3).

No sucede lo mismo, respecto al riesgo de confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues, al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. Dupont”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. Dupont”.

No así, en cuanto a la marca “Belmont”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces.

Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “Belmont” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “Du Mont” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.

Por último, en lo tocante a que la actora modificó su solicitud inicial, al limitar o reducir los productos de la clase 34, también es irrelevante, en la medida en que dichos artículos son distribuidos por los mismos canales de comercialización que lo hacen sus competidores y, dado, que su propaganda o difusión se realiza por los mismos medios de publicidad de aquellos.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de febrero de 2010».

(1) Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 2002-00339. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: British American Tobacco Company Limited.

(2) Sentencia del 27 de julio de 2006 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade.

(3) Sentencia de 24 de julio de 2008. Radicación: 2002-00411. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Pfizer Products INC.