Sentencia 2004-00381 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001032400020040038101

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

Autoridades nacionales

Actora: Importadora Universal S.A.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Winsor, cuyo registro concedió a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se adquirió de buena fe y reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 136 literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…).

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero”.

“ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate, el registro de la marca Winsor, para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean metales preciosos ni chapados); peines y esponjas cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción; cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica.

6.1. Violación del artículo136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Como primera medida, debe la Sala determinar si la marca Winsor, concedida a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es i) idéntica o se asemeja a un signo distintivo de un tercero y si ii) su uso puede originar un riesgo de confusión o de asociación.

En este sentido, la Sala advierte que se encuentra imposibilitada para estudiar de fondo el presente cargo, pues del material probatorio allegado al proceso no se constata la existencia efectiva de un signo concedido a favor de la demandante. De hecho, a pesar de que ésta alega que es titular de la marca Winsor en el exterior, desde antes de que la señora Gómez Alzate solicitara el registro marcario de igual denominación en el país, lo cierto es que no aportó pruebas que permitieran corroborar la titularidad de un registro marcario a su favor.

En efecto, se observa que al expediente se aportaron como prueba veinticinco (25) recibos de venta de productos identificados con la marca Winsor, que sólo permiten constatar que entre el 15 de julio de 1998 y el 26 de mayo de 2001(1) la demandante y la señora “Mery Gómez Alzate” comercializaron productos identificados con la marca Winsor (cortidas(sic) de baño china Winsor pvc-vinyl, individuales de mesa china Winsor PVC 1.2 MM, H.K. Winsor cubiertos y cubiertos Winsor S.Steel cubiertos 24 PZAS), pero no que la actora fuera titular de dicho registro marcario.

En este punto, debe la Sala resaltar que quien alega que un registro marcario ha de anularse porque puede originar un riesgo de confusión o de asociación al ser igual o semejante a otro, a lo sumo necesita acreditar la existencia y titularidad del signo que afirma que es idéntico o que se le parece, siendo estos requisitos indispensables para proceder al cotejo marcario y, si posteriormente es del caso, al examen de conexión competitiva.

Desde luego, es necesario para quien invoca la violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 acreditar que es titular de un signo previamente registrado en uno de los países miembros o en el exterior, pues la finalidad de dicha normativa es proteger al titular legítimo del registro marcario. Precisamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial que “…es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto se requiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca…”.

Por lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad alegada por la presunta violación del artículo 136 literal d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no probó la existencia y titularidad del signo que es idéntico o asemeja a la marca Winsor, registrada a favor de la señora Blanca Mery Gómez Alzate para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

6.2. Violación del artículo172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, la demandante considera que debe cancelarse el registro del signo Winsor, pues afirma que se obtuvo de mala fe, debido a que la señora Blanca Mery Gómez Alzate conocía que ella era la titular de la marca Winsor en el exterior, ya que desde 1998 y hasta 2003 le compró productos identificados con dicho signo.

Sobre la buena fe el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que es “…concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”.

De igual modo, en la interpretación prejudicial 036-IP-2009 el mismo tribunal señaló que la buena fe “…es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el juez nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario”.

En un mismo sentido, la Sección Tercera de esta corporación, en sentencia de 29 de agosto de 2007 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), manifestó que la buena fe “ha sido considerada por la doctrina como el tipo de conducta social que se expresa en la lealtad en los tratos, el proceder honesto, esmerado y diligente que supone necesariamente no defraudar la confianza de los demás, ni abusar de ella, guardar fidelidad a la palabra dada y conducirse de forma honrada en cada una de las relaciones jurídicas(2); también ha señalado que todo comportamiento de una de las partes (deudor o acreedor, autoridad o súbdito), contrario a la honestidad, a la lealtad, a la cooperación, etc., entraña una infracción del principio de la bona fides porque defrauda la confianza puesta por la otra parte, que es el fundamento del trafico jurídico(3)(4).

A propósito de la observancia de la buena fe al momento de solicitar un registro marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “…es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone…: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe”.

En este orden de ideas, debe hacerse hincapié en que el artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que ellos adelanten ante estas.

Precisamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe… Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”.

De lo expuesto se infiere que debe cancelarse el registro de una marca cuando se pruebe que el adjudicatario obró de mala fe. Empero, en el caso sub examine, la Sala advierte que la demandante no probó que la señora Blanca Mery Gómez Alzate hubiera actuado de mala fe. De hecho, del material probatorio relacionado en el acápite anterior se evidencia que la actora se limitó a probar que comercializó productos identificados con la marca Winsor, sin corresponder a la carga que tenía impuesta de acreditar el obrar malicioso de la señora Gómez Alzate.

A propósito de quien alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó en la interpretación prejudicial 036-IP-2009 que “se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento”.

Por lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de nulidad alegada por la presunta violación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues la actora no probó que la señora Blanca Mery Gómez Alzate hubiera obrado de mala fe al momento de solicitar el registro marcario del signo Winsor.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Folios 5 a 29.

(2) Dávila Vinueza, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Editorial Legis, 2003, pág. 662.

(3) Escobar Gil, Rodrigo, Teoría General de los contratos de la Administración Pública, Editorial Legis, Bogotá, 2000, pág. 459.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de agosto de 2007, Radicación 52001233100019960789401, Actor: Mario Eduardo Rosasco Estupiñán, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.