Sentencia 2004-0385 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Exp.: 2004-00385-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Burger King Corporation.

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala.

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas 08350 de 14 de mayo de 1998, 12522 de 8 de julio de 2004 y 16952 de 28 de julio de 2004, declaró fundada la observación presentada por la sociedad Kokoriko Ltda. (hoy S.A.); declaró infundada la observación presentada por el señor Fabio Ramírez Gómez, y negó el registro de la marca “King de Pollo” (mixta), para distinguir carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en especial para sándwiches de pollo caliente en pan con lechuga, tomate y salsas, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro como marca del signo “King de Pollo” (mixto), se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 1° de noviembre de 1996, por lo que, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las disposiciones de la Decisión 344 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

…”.

ART. 83.—Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. …”(resalta la Sala fuera de texto).

Las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que la actora considera violadas por los actos acusados, señalan:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

“ART.136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación”. (resalta la Sala fuera de texto)

Advierte la Sala que las normas que la actora consideró violadas y sobre las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio hizo su valoración, conservan la misma esencia de las que se deben aplicar, es decir, los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación por parte del Tribunal Andino es válida frente a los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; por lo tanto, bajo la premisa anterior, la Sala analizará las normas aplicables en relación con la solicitud de marca.

La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta que pese a que la marca “King de Pollo” (mixta) y la enseña comercial “Whopper King”, amparan productos y actividades relacionadas, no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error, por lo que, de conformidad con el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los signos pueden coexistir pacíficamente.

La mencionada disposición consagra como causal de irregistrabilidad que “la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial protegido”, asunto que no está en discusión en este proceso, y en todo caso la palabra Whopper, de conformidad con la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe considerarse como expresión de fantasía en la medida en que, su significado, si lo tuviere, no es de conocimiento del público consumidor o usuario, lo que hace que el signo solicitado “King de Pollo”, sea distintivo frente a la enseña comercial “Whopper King”, y al signo solicitado “W-Whopper King”, como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio.

Entonces la controversia se contrae a establecer si la marca solicitada “King de Pollo” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como lo aseveran la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, sociedad Kokoriko Ltda., con respecto a la marca “King Line” (mixta) de la Clase 42 (hoy Clase 43), previamente solicitada, y cuyo registro se concedió posteriormente, mediante certificado 213332 vigente hasta el 16 de septiembre de 2007.

Por medio de la Resolución 08350 de 14 de mayo de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establece como causal de irregistrabilidad de un signo, su identidad y semejanza con otra marca o signo previamente solicitado, declarar fundada la observación presentada por la sociedad Kokoriko Ltda. y negar el registro de la marca “King de Pollo” (mixta) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Burger King Corporation.

La Resolución 12522 de 8 de junio de 2004, que confirmó la anterior, señaló que de conformidad con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, el signo solicitado está incurso en la causal de irregistrabilidad por su semejanza gráfica, ortográfica y fonética, y por la conexión competitiva que existe entre los productos y/o servicios, y que basta que exista riesgo de confusión para que prospere la causal de irregistrabilidad.

La Resolución 16952 de 28 de julio de 2004, que en respuesta al recurso de apelación confirmó la número 08350 de 14 de mayo de 1998, señaló lo ya mencionado en las anteriores Resoluciones e hizo énfasis en que si bien los productos a distinguir por las marcas enfrentadas son de clases diferentes, se trata de productos y servicios relacionados competitivamente por su complementariedad, en tanto corresponden al sector alimenticio; que los servicios amparados por la marca registrada “King Line” (mixta) tienen como objeto la prestación de servicios prestados por establecimientos dedicados a la preparación de alimentos en general, lo cual incluye la preparación de los productos de la Clase 29, que busca distinguir la marca solicitada, su finalidad es consumo humano, su uso, masivo, por lo que el consumidor puede confundir los signos y los productos o servicios, pudiendo pensar que tienen un mismo origen empresarial o que existe un vínculo jurídico o económico que explica la utilización de signos semejantes, sobre todo cuando en la realidad del mercado es frecuente que el empresario del sector alimenticio se dedique tanto a la elaboración de productos alimenticios y bebidas, como a la prestación de servicios de restaurantes o establecimientos de preparación de alimentos, práctica reconocida por el consumidor y que materializa la relación de los productos y servicios.

Anota la resolución en comento que el argumento de notoriedad de una marca no es una figura concebida como presupuesto de registrabilidad de un signo.

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público común y, de otra, la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

Debe la Sala entonces establecer si entre los signos existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. Como se trata de comparar dos signos mixtos, la Sala procederá en primer lugar a examinar si en ellos predomina el elemento denominativo o el gráfico.

 

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Para la Sala en ambos casos predomina el elemento denominativo, que es el que el consumidor medio retiene, porque es el que causa impacto en su mente y es por el nombre que solicita el producto, por lo que siguiendo el direccionamiento del Tribunal Andino de Justicia, la Sala procederá al cotejo de los signos denominativos, para constatar si existe algún riesgo de confusión.


KING LINE

(mixta)

KING DE POLLO

(mixta)

Es claro para la Sala, como ya se dijo, que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 83, de la

Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, a saber: la semejanza determinante de error en el público común y la identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en el consumidor.

Siguiendo las reglas señaladas por el Tribunal Andino, para hacer el cotejo entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta que la parte denominativa es compuesta, se advierte lo siguiente:

La expresión King, del idioma inglés, que se destaca en ambos signos, traducida al español, significa Rey, lo que es ampliamente conocido por el común de la gente, por lo que no puede considerarse como signo de fantasía. En este sentido la Sala reitera lo expresado mediante sentencia de 24 de septiembre de 2009 (Exp. 2005-00304-00, actora burger king corporation, Consejero Ponente doctor Marco Antonio Velilla), que se opuso, sin que hubiere prosperado, al registro del signo “Supper King” para la Clase 43 con base en la marca “Burger King” registrada para las Clases 29, 30, 31, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En dicha sentencia, se expresó:

“Respecto a la palabra King, común en ambas marcas, también inglesa, que significa “Rey”(1), es un vocablo que puede decirse que es conocido por el público de habla español y, por lo tanto, debe analizarse como una palabra local, cuyo expresión según la Entidad demandada, es parte de muchas marcas que distinguen los productos comprendidos en las clases de la Clasificación Internacional de Niza” (alimentos).

De otro lado, se tiene que la palabra pollo, es genérica para identificar productos de la Clase 29, y descriptiva en relación con los servicios que se amparan en la Clase 42 (hoy Clase 43), que se refieren a alimentos de uso masivo y servicio de restaurante, respectivamente, la cual sí sería novedosa si se usara para distinguir determinados productos que no tuvieran relación directa con esta expresión; luego, como lo indica el Tribunal Andino, al realizar el cotejo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas descriptivas, genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla según la cual la comparación debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En conclusión, la expresión King predomina en ambos signos, sin que el elemento pollo le imprima distintividad a la marca solicitada “King de Pollo”, por lo que de coexistir en el mercado las marcas enfrentadas para distinguir productos idénticos, similares o relacionados competitivamente, pueden inducir al consumidor a error respecto al origen empresarial.

Es claro que existe relación competitiva entre los productos que la marca solicitada pretende amparar y los que ampara la marca registrada, porque la marca “King de Pollo” (mixta) pretende distinguir “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en especial para sándwiches de pollo caliente en pan con lechuga, tomate y salsas, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y la marca opositora “King Line” (mixta), está registrada para distinguir productos de la Clase 42 (hoy Clase 43) (fl. 356), a saber, “servicios varios relacionados con la preparación y suministro de toda clase de productos alimenticios y bebidas listas para el consumo, incluyendo servicios que se relacionan con la preparación y el suministro de toda clase de carnes y pollos fritos y asados; productos de cereales de todas clases, servicios prestados por intermedio de hoteles, restaurantes, cafeterías, fuentes de soda y establecimientos conexos; servicios encargados de evaluaciones y control de calidad de alimentos y bebidas …”.

De lo anterior se colige, que los servicios amparados por la marca registrada “King Line”, incluyen la preparación de productos de la Clase 29, que es lo que busca proteger la marca solicitada “King de Pollo”. Dichos servicios y productos tienen como finalidad procurar el alimento humano y son de uso masivo, lo que podría causar el riesgo de que el consumidor medio piense que provienen del mismo origen empresarial o que existe vínculo jurídico o económico entre los signos.

Como lo expresó la entidad demandada en respuesta al recurso de apelación, el argumento de notoriedad de una marca no es una figura concebida como presupuesto de registrabilidad de un signo; pero, además, aún de demostrarse la notoriedad que se alega del signo en estudio, resultaría irrelevante como presupuesto de registrabilidad de la marca “King de Pollo”, en tanto la notoriedad alegada es del signo “Burger King”, compuesto por elementos diferentes a la marca solicitada. Por la misma razón, no es de recibo que la actora alegue derechos adquiridos y aplicación del principio de legítima confianza; no puede pretender la demandante apropiarse de la palabra King para su uso en servicios y productos alimenticios, porque ello significaría que en todos los casos en que pretenda el registro de un signo que contenga dicha expresión, la Superintendencia estaría obligada a concedérselo, sin hacer el estudio de registrabilidad con el que se pretende amparar al consumidor y los derechos de terceros, que están por encima de los intereses particulares.

Al no desvirtuarse la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TIÉNESE a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte como apoderada de la actora, de conformidad con el poder obrante a folios 392 y 393 del expediente.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de febrero de 2013».

 

(1) The American Heritage Spanish Dictionary.