Sentencia 2005-00002 de febrero 7 de 2013

 

Sentencia 2005-00002 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2005 00002 01

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Warner Lamber Company LLC.

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado

Se trata de la Resolución 23209 de 17 de septiembre de 2004, proferida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “Lister” nominativa para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos

Tal y como se anotó anteriormente, la actora esgrime que la Superintendencia desconoció las reglas de registrabilidad de manera que otorgó fuerza distintiva al signo cuyo registro fue otorgado.

Siguiendo con la interpretación prejudicial dada para este asunto, deberá la Sala verificar si el registro dado para la marca “Listerine” para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional se encuentra vigente, en este punto señaló el Tribunal Andino de Justicia:

“En el caso concreto, el tercero interesado en el proceso manifiesta que “Laboratorios Lister S.A. (…) obtuvo por parte de la Superintendencia (…) la cancelación por no uso de la marca Listerine, en la clase 3”, razón por la cual Warner Lambert Company no presentó recurso. Afirma además que “este hecho es contradictorio de la notoriedad general alegada por la parte actora por cuanto para existir notoriedad primero debe existir “uso”; lo cual no sucedió con la marca Listerine clase 3, por lo tanto el tribunal se referirá al tema.

El Tribunal considera oportuno recordar al juez consultante, que al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

Es decir, el juez consultante al momento de realizar el cotejo entre el signo Lister (denominativo) y la marca Listerine (denominativa), deberá verificar si el registro de ésta última marca se encuentra vigente en la vida jurídica”.

En este preciso punto la Sala debe hacer claridad en el sentido de concretar que la marca que se opone al registro del signo “Lister” para la clase 3 es la marca “Listerine” registrada para productos de la clase 5 de la clasificación internacional, de manera que si a esta marca le fue cancelado su registro por no uso para productos de la clase 3, ello se aprecia irrelevante para este caso.

Con todo, las causales que se esgrimen por la demandante no han dejado de existir, ya que la cancelación por no uso alegada por el tercero interesado se refiere a la marca “Listerine” registrada para la clase 3, mientras que la marca que se opone al registro demandado es esa misma pero registrada para clase 5, cuyo registro no se encuentra cuestionado en el proceso ya que el mismo se demostró conforme el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que obra a folios 413 y 414 del expediente. En consecuencia, la Sala podrá resolver el asunto y los problemas jurídicos que de este se derivan.

1. Reglas para el cotejo de marcas denominativas.

Siguiendo las reglas trazadas por la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas nominativas “Lister” y “Listerine”, son:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2. Similitud ortográfica, fonética y conceptual.

En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben establecer los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar ideas, (sic) que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(3).

Conforme las reglas transcritas, la Sección entrará a desarrollar el estudio correspondiente a fin de verificar la existencia de similitud ortográfica, fonética e ideológica, de forma tal que se constate si existe o no semejanza entre las marcas enfrentadas de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

Marca opositora

icon
ver tabla
LISTER I N E
123456789

 

Marca cuyo registro se otorgó

icon
ver tabla
LI S TE R
123456

 

De la comparación se desprende lo siguiente:

Existe similitud ortográfica entre los signos a comparar, en efecto, la comparación arroja que las denominaciones comparten las vocales “i” y “e” radicadas en las letras 1 y 5, y que el prefijo “LIS” es común a las dos marcas, circunstancias que denotan una coincidencia inocultable que conduce a verificar una clara similitud ortográfica.

A juicio de la Sala, le asiste razón a la demandante en el sentido de señalar que la expresión “Lister” común a amabas marcas genera una evidente semejanza ortográfica entre ellas, ya que la terminación “INE” presente en el signo cuestionado no ofrece la suficiente carga distintiva para menguar el resigo de confusión.

En cuanto la similitud fonética se tiene:

Listerine - Lister - Listerine - Lister - Listerine - Lister

Listerine - Lister - Listerine - Lister - Listerine - Lister

Listerine - Lister - Listerine - Lister - Listerine - Lister

Si se pronuncian las denominaciones sucesivamente, se encuentra que la terminación “INE”, sufijo de “Listerine”, no imprime distinción al sonido que se emite, según esto, cuando las denominaciones se pronuncian se advierte un sonido similar.

Ahora bien, no desconoce la Sala que el acento prosódico no se ubica en la misma sílaba, en la marca opositora la sílaba tónica es “RI”, y en el signo cuestionado es “LIS”, no obstante, las reglas de cotejo marcario enseñan que el examinador debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, así, teniendo en cuenta que el sonido que se produce al pronunciar las palabras es similar, bien pude predicarse similitud fonética.

En cuanto la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor, en el presente asunto las marcas en contienda son de fantasía, es decir, no tienen contenido conceptual ni hacen referencia a las cualidades o aptitudes del producto que distinguen, no evocan idea alguna en vista de que no tienen ningún significado y por lo tanto, no puede decirse que el consumidor medio evocará una idea u otra cuando se encuentre frente a ellas.

A manera de conclusión, puede afirmarse que la presencia de la similitud orográfica y fonética entre los signos en contienda crea un evidente riesgo de confusión en el público consumidor, razón suficiente para declarar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

3. Marca notoriamente conocida.

La sociedad actora solicita se que se anule el registro de la marca “Lister” en aras de proteger su marca notoriamente conocida “Listerine”. La marca es notoria cuando es ampliamente difundida en el mercado, de forma que es altamente conocida por los consumidores.

Respecto los criterios para determinar la notoriedad de una marca la Sala ha señalado:

“Al respecto, la norma comunitaria establece lo siguiente: ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País miembro o en el extranjero”(4).

Aunado a ello, se advierte que la notoriedad de la marca debe ser acreditada probatoriamente, para lo cual podrá acudirse a la libertad de medios probatorios que se desprende del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil de la que también esta Sección se ha ocupado al decir:

“Aunque las decisiones comunitarias trascritas (artículos 84 de la Decisión 344 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina) tienen fuerza vinculante en el orden interno, resulta claro que al regir en nuestro derecho procesal el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca podrá ser demostrada no solo como lo establecen las normas andinas ya mencionadas, pudiendo acudirse, en consecuencia, a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación. Al fin y al cabo los preceptos contenidos en las Decisiones 344 y 486 son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba específica que tenga carácter obligatorio. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en donde se dispone que “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”. En el derecho comparado el empleo de esos medios de convicción se utiliza para demostrar distintos aspectos que son indicativos de la notoriedad de una marca, a saber: la información relativa al volumen de ventas; el número de registros obtenidos a nivel nacional e internacional; el número de consumidores reales y potenciales; la extensión de las áreas geográficas en donde se distribuye el producto amparado por la marca; el monto de las inversiones en publicidad; los reconocimientos obtenidos por la marca en sede judicial; los premios y distinciones alcanzados; los comentarios de la prensa; los medios empleados en la comercialización, divulgación y publicidad de la marca; la frecuencia y duración de las campañas de comercialización de los productos amparados por la marca; el tiempo de uso efectivo de la marca en el mercado nacional o internacional, etc. Pues bien, a folios 35 a 73 del cuaderno principal, reposan diferentes documentos que, analizados conjuntamente con los que están visibles a folios 26 a 55 del cuaderno de pruebas, llevan a la Sala a concluir, que la demandante logró demostrar la notoriedad de que goza la marca opositora en el mercado colombiano, al estar debidamente acreditada la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de su difusión, publicidad y promoción; su antigüedad y su uso constante, y al haberse allegado el análisis de producción y mercadeo de los productos que elabora, procesa y comercializa la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. (...) De conformidad con lo expuesto y con los criterios consignados en la interpretación judicial 28-IP-2010, (…) la Sala debe declarar que estando acreditada la notoriedad, tal como queda expuesto, procede brindar a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. la protección especial de que trata el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, independientemente de que las marcas en conflicto se encuentren registradas en clases distintas, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos e indirectos de confusión, asociación empresarial, dilución y de uso y aprovechamiento parasitario del prestigio y buena aceptación que tienen sus productos y que son distinguidos en el mercado nacional con la marca Alpina”(5).

La notoriedad de la marca “Listerine” se pretende probar mediante las pruebas trasladas a este proceso del expediente 2002-0127 adelantado por la Sala, en ese sentido se encuentran las certificaciones dadas por Carulla Vivero S. A., Cafam y Colsubsidio, de la cuales se desprende la amplia divulgación de la marca y su importante reconocimiento en el mercado, a más del amplio volumen de ventas que esta tiene.

Precisamente, en cuanto la notoriedad de la marca “Listerine” acreditada con las mismas pruebas que hoy obran en este proceso, esta misma Sección consideró:

Este carácter de notoriedad fue ya reconocido por esta Sección en Sentencia del 28 de noviembre de 1996 que dijo:

“Con respecto a la condición de marca notoria, en el acto demandado se da por demostrado tal carácter. Sobre el particular, si bien los elementos probatorios con que contó la Administración fueron precarios (la declaración juramentada de dos abogados norteamericanos expertos en asuntos marcarios —fls. 139 y 140—, y copia de la Resolución 1750 de 21 de agosto de 1990 allegada por el opositor de manera extemporánea y no incorporada legalmente al expediente administrativo, si se atienden los artículos 52, 56, 57 y 58 del Código Contencioso Administrativo, lo cierto es que en la presente causa el opositor ha aportado abundante documentación que demuestra fehacientemente que Listerine es una marca notoria tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Colombia, con lo cual se corrobra el pronunciamiento de la Administración, mas sólo en relación con el producto conocido como enjuague bucal, no obstante lo cual puede darse por demostrado uno de los supuestos de interés para la cuestión bajo examen”.

(...).

Aparece evidente que la marca Listerine, notoria en relación con el producto conocido como enjuague bucal, guarda relación con productos afines como los cepillos de dientes y dentríficos y que ello, conforme a la interpretación que hace el Tribunal Andino de Justicia, pueda crear riesgo de confusión, de ampararse bajo la marca Lister productos como los cepillos de dientes. Mas ese riesgo de confusión es improbable respecto de los demás productos que se pretendía amparar bajo la marca Lister (utensilios para la casa, cristalería, porcelana, loza, etc.).

En tal circunstancia, no opera en relación con estos últimos productos la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto, pese a la notoriedad de la marca Listerine, lo demás productos que se pretendía registrar con la marca Lister, distintos de cepillos de dientes, dentríficos y productos asociados a la higiene bucal no son “productos idénticos o similares.

Por lo tanto, cabe concluir, que los cargos analizados deben prosperar pero sólo en lo que atañe a los productos distintos de los cepillos de dientes, incluidos en la solicitud de registro en Colombia de la marca Lister, en la medida en que, con excepción de cepillos de dientes y productos afines o similares, la marca debió ser concedida, lo cual conduce a que la resolución enjuiciada deba ser anulada parcialmente para que tenga efectividad la salvedad que se ha puesto de presente y cuyo examen fue omitido por la autoridad administrativa que profirió el acto acusado”. (Cfr. Consejo de Estado. Sentencia del 28 de noviembre de 1996. C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, expediente 2377)(6).

Así las cosas, y en vista de que con las mismas pruebas se consideró por esta Sala que la notoriedad de la marca “Listerine” estaba acreditada, y no existiendo razón alguna para desconocer las mismas o valorarlas de forma diferente, se tendrá por cierta la notoriedad alegada.

La notoriedad de la marca, obliga a las autoridades a proteger de forma especial y rigurosa la misma a fin de evitar que signos parasitarios se lucren del buen nombre y reconocimiento de un signo que es notoriamente reconocido en el mercado, así lo dispuso el Tribunal en la interpretación prejudicial traída al plenario al expresar:

“Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” (subrayado de la Sala).

Se colige entonces que, además de la prueba que demuestre la notoriedad de la marca se requiere que el signo cuyo registro se impugna sea confundible con la marca notoriamente conocida. En el presente asunto la Sala ya verificó, luego del cotejo correspondiente y siguiendo las reglas para determinar la similitud entre signos nominativos, que existe semejanza entre las marcas en contienda, lo que lleva a que se afirme que a más de acreditarse la notoriedad de la marca cuyo titular es la demandante, existe riesgo de confusión entre esta y la marca objetada, llevando a la indefectible conclusión de declarar la nulidad del registro marcario acusado.

4. Coexistencia marcaria y precedente administrativo.

Finalmente se mencionarán las consideraciones del caso en cuanto la coexistencia marcaria que esgrime el tercero interesado y los precedentes a los que alude la demandante.

En el primer evento el argumento no es de recibo, si bien puede pensarse que las marcas cotejadas vienen coexistiendo por más de treinta años, se trata de una convivencia que en nada otorga derechos a los titulares de estas ni impide que se realice cotejo alguno o, eventualmente, se deniegue el registro de una marca o se anule su registro.

En ese sentido debe señalarse que la coexistencia de hecho no otorga derechos ni adquiere relevancia jurídica y en consecuencia, no puede constituir la ratio decidendi de esta decisión para negar las pretensiones de la actora, por el contrario, al corroborar que la coexistencia es de facto a pesar del riesgo de confusión que se presenta, se deben expulsar las medidas administrativas que permitan dicha coexistencia a fin de darle prevalencia a las normas de protección marcaria de la Comunidad Andina.

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los antecedentes administrativos que esgrime la actora, se destaca que estos se fundamentan en supuestas decisiones de la entidad demanda en las cuales se ha negado el registro del signo “Lister” por considerarlo confundible con la marca previamente registrada “Listerine”. Según esto, el acto administrativo demandado se profirió en desconocimiento de las decisiones anteriores que la misma entidad había tomado.

En este sentido, la interpretación prejudicial expuso:

“Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la GOAC 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN Ecuador).” Negrillas fuera de texto.

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio no estaba llamada a seguir los lineamientos de sus decisiones anteriores ya que debía, tal y como lo hizo, adelantar el examen de registrabilidad de manera autónoma para inferir si se daban los presupuestos necesarios para otorgar o negar el registro.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 23209 de 17 de septiembre de 2004, proferida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad H. Alpert & Co. y se concedió el registro de la marca “Lister” (nominativa), para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar el extracto de la presente decisión en la gaceta de propiedad industrial.

3. En firme la presente providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2011

(4) Sentencia de 12 de mayo de 2011 Radicación 2002-00107 C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(5) Ejusdem.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente 2002-0127. C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Fallo de 9 de septiembre de 2004.