Sentencia 2005-00003 de julio 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Ref.: Expediente 2005-00003-00.

Acción: Nulidad.

Actora: Ferris Enterprises Corp.

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las Resoluciones 13971 de 25 de junio de 2004, 22375 de 9 de septiembre de 2004, 26563 de 26 de octubre de 2004, 13972 de 25 de junio de 2004, 22376 de 9 de septiembre de 2004 y 26572 de 26 de octubre de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedieron los registros de la marca “TACONACHO” de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Caso sub lite:

La sociedad Ferris Enterprises Corp., solicita la nulidad de los actos antes mencionados, por considerar que los signos “TACONACHO” y “NACHOS”, (previamente registrada), que protegen productos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de la Niza, evidencian semejanzas visuales, ortográficas y auditivas, toda vez que la expresión adicional “TACO” no alcanza a diferenciarlos en forma suficiente y el consumidor podría asimilar sus productos como de un mismo empresario o inclusive, podría pensar que se trata del mismo producto.

Igualmente, pone de presente el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2000, denegó el registro marcario del signo “TACONACHO” y que poco tiempo después adoptó un criterio absolutamente contradictorio; así mismo, resalta la presencia de un acuerdo privado que denominó “de coexistencia”, de 22 de agosto de 2003, celebrado con la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA., por el que ésta se comprometió a no identificar sus productos a través de la expresión “TACONACHO” y a no emplear un signo que resultara confundible con sus marcas.

Por su parte, la sociedad antes mencionada, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, estima que las marcas en conflicto poseen elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y novedosas entre sí, tanto desde sus elementos nominativos, como desde sus elementos gráficos(1).

Además, resaltó el hecho de que la expresión NACHO(S), se refiere a un alimento mejicano ya muy popularizado en Colombia “...tortilla de maíz, que se sirve acompañada de ahogado, salsa de tomate, queso enrejado, pimientos, cebollas rojas, chillies cocidos y con salsa casera y crema agria”, razón por la cual es genérica y no puede ser monopolizada por persona alguna; mientras que la marca “TACONACHO” es de fantasía, por cuanto no representa ninguna idea, por no tener significado propio.

Problema jurídico:

(i) Tiene incidencia en las decisiones de registro marcario, el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio, en forma previa, haya estudiado y denegado el registro de una marca similar o igual a la solicitada en la actualidad, así como, la presencia de un acuerdo privado “de coexistencia” celebrado entre las sociedades interesadas en el mencionado registro?

(ii) Se vulneró el Régimen Común de Propiedad Industrial al haberse concedido el registro de la marca “TACONACHO” a favor de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA. (parte vinculada), para identificar productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de la Niza?

Sobre el alcance de las normas comunitarias involucradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 137-IP-2011, rendida en este proceso, manifestó lo siguiente:

“(...).

1. Consideraciones

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. La norma comunitaria en el tiempo.

Tomando en cuenta que la solicitud de registro del signo “TACONACHO” (mixto), en la clase 30, fue presentada el 12 de abril de 2000, y que la Corte consultante solicitó únicamente la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde interpretar de oficio a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (subrayas del texto original).

(...).

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “TACONACHO” (mixto), en la clase 30, fue presentada el 12 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al caso relativo en la clase 30. (negrillas del texto original)

3.2. Concepto de marca y elementos constitutivos.

En relación al signo “TACONACHO” (Mixto), en la clase 30, procede interpretar las normas relativas a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este órgano jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente (resaltado fuera del texto).

(...).

En consecuencia, el juez consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TACONACHO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión.

En relación al signo “TACONACHO” (mixto), en la clase 29, Procede interpretar las normas relativas a la Decisión 486 DE LA Comisión de la Comunidad Andina:

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. (resaltado fuera del texto).

(...).

3.3. Clases de marcas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

(...).

En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “TACONACHO” (mixto) y “NACHOS” (denominativa y mixta), el tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

(...).

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores(2).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”(3).

(...).

En consecuencia, si en la marca comparada predomina elelemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Las mismas reglas serán aplicables en el caso de la comparación entre marcas mixtas. (subrayas y negrillas fuera del texto).

3.4. Impedimentos para el registro de un signo como marca.

La identidad y la semejanza

(...).

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el literal a) del artículo 136 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

(...).

El tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”(4).

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (...)”(5). (subrayas fuera del texto).

(...).

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor Otamendi que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra(6).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética,que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. (subrayas fuera del texto).

3.5. Riesgo de confusión: directa e indirecta. Riesgo de confusión y/o de asociación.

El tribunal se referirá al riesgo de confusión contemplado en la Decisión 344 y al riesgo de confusión y/o asociación contemplado en la Decisión 486 de manera general, en tanto que se está procediendo a la interpretación de normas correspondientes a las dos decisiones comunitarias.

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo(7).

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 

El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(8).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos(9).

(...).

Sobre el riesgo de asociación, el tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica(10)

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el tribunal ha sentado los siguientes criterios: 

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”(11). (subrayas fuera del texto).

3.6. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos(12).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado:

(...).

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

(...).

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos(13). (subrayas fuera del texto).

3.7. Signos genéricos. Palabras de uso común. La marca débil.

(...).

Palabras genéricas:

Al respecto, este tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

(...).

Palabras de uso común. La marca débil:

(...).

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

(...).

3.8. Los acuerdos de coexistencia marcaria.

Tomando en cuenta que la sociedad Ferris Enterprises Corp., en su escrito de demanda expresó, “La similitud entre la palabra NACHOS y TACONACHOS ha sido incluso reconocida por la propia sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA., al firmar el acuerdo de coexistencia en el que reconocía lo ya manifestado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó la marca TACONACHO bajo el expediente 00-26855. Dicho acuerdo fue firmado por la misma apoderada que ha representado a la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA., cuando solicitó en el año 2000 la marca TACONACHO y cuando volvió a solicitar esa marca en el año 2003 (...)”, y que la sociedad TACO Y NACHO MEX. LTDA.alegó, sobre el tema, “Respecto al acuerdo de coexistencia aducido por la parte demandante, el mismo de ninguna manera puede excluir el estudio de registrabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, y si fue o no cumplido, esta no es la instancia procesal para ser debatido y obligar su cumplimiento”; se estima adecuado hacer referencia al tema “Los acuerdos de coexistencia marcaria”.

La coexistencia de derecho está prevista en los artículos 107 de la Decisión 344 y 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios...

(...).

El tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”(14). (subrayas fuera del texto).

En el marco de la norma referida, se entiende que “Los llamados acuerdos de coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión (...)”(15).

En relación con lo anterior, el tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”(16), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor... (negrillas fuera del texto).

(...).

3.9. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

Tomando en cuenta que la sociedad Ferris Enterprises Corp. ha alegado que “(...) la Superintendencia de Industria y Comercio ha creado una situación de completa inseguridad jurídica, pues frente a casos similares ha fallado de manera distinta, lo cual perjudica no solo a los empresarios sino a los consumidores en el mercado y se aleja de la legalidad al desconocer la vigencia de la cosa juzgada”; el tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

(...).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

... la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. (subrayas fuera del texto).

(...)”.

Del texto transcrito de algunos apartes de la Interpretación Prejudicial, colige la Sala frente al primer problema jurídico planteado, que evidentemente no tiene incidencia en las decisiones de registro marcario que deba adoptar la Superintendencia de Industria y Comercio, el hecho de que, previamente, dicha entidad haya estudiado y denegado el registro de una marca similar o igual a la solicitada en la actualidad, ni la presencia de un acuerdo privado “de coexistencia” (aunque en el presente caso no se debería denominar así, ya que no se acordó una coexistencia, sino lo contrario), pues la autoridad competente en ningún momento queda eximida de realizar un examen de fondo cuando le es radicada una nueva solicitud de registro marcario “independientemente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares” y de la existencia de algún acuerdo privado, por cuanto tales circunstancias no impiden que en salvaguarda del interés general, se analicen las solicitudes de registrabilidad que contengan tales antecedentes, en virtud del principio de autonomía del que gozan las oficinas nacionales.

Ahora, para despejar el segundo interrogante jurídico planteado, relativo a que si en el sub lite, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el Régimen Común de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo “TACONACHO” a favor de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA. (parte vinculada), se tiene en cuenta lo siguiente:

Las normas comunitarias pertinentes, preceptúan:

De la Decisión 486:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.

De la Decisión 344:

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Al proceder la Sala a realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto “NACHOS” y “TACONACHO”, observa que el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor es el denominativo, por lo que en el cotejo de estos signos se deben aplicar las reglas que para esta clase de marcas ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Siguiendo los parámetros fijados en la Interpretación Prejudicial, se hace el cotejo en forma conjunta y sucesiva, así:

 

NACHOS - TACONACHO - NACHOS - TACONACHO

NACHOS - TACONACHO - NACHOS - TACONACHO

NACHOS - TACONACHO - NACHOS – TACONACHO

Estima la Sala que en este caso si bien desde el punto de vista ortográfico y fonético hay diferencia, pues la estructura de las expresiones no es la misma, no lo es menos que la expresión “NACHOS”, previamente registrada, es conocida por la generalidad de los consumidores, como evocativa de comida mejicana. Y, de la misma manera, la expresión “TACONACHO”, evoca o trae a la mente del consumidor, la idea de comida mejicana. Tan cierto es que esa es la idea que se pretende transmitir, que en la gráfica señalada en los antecedentes de esta providencia, se observa un ají o chili del cual se desprende la figura humanizada de un mejicano.

En este orden de ideas, el signo “TACONACHO” no puede ser objeto de registro en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de la Niza, pues vislumbra una clara semejanza desde el punto de vista ideológico con la marca “NACHOS”, ocasionando la denominada “confusión indirecta”, ya que el consumidor puede asumir que los productos adquiridos tienen un mismo origen empresarial.

De otra parte, como lo advirtió la Sala en sentencia de 20 de junio de 2013 (Exp. 2006-00185, C.P. Guillermo Vargas Ayala), en tratándose de signos débiles, como ocurre en este caso con la marca cuestionada, admitirse su concesión además de desproteger a los consumidores, sería concederle la fuerza distintiva que no tienen.

Así las cosas, debe declararse la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “TACONACHO”, para las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad TACO Y NACHO MEX LTDA.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Como lo es: “Un ají o chili como figura humanizada de un mejicano”.

(2) Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del derecho de marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984, págs. 199 y ss.

(3) Proceso 55-IP-2002, publicado en la GOAC 821 del 1º de agosto de 2002, diseño industrial: Burbuja Video 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(4) Proceso 82-IP-2002, publicado en la GOAC 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S.

(5) Proceso 48-IP-2004, publicado en la GOAC Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “Eau de soleil de Ebel” (citando al proceso 18-IP-98, GOAC 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(6) Otamendi, Jorge, “Derecho de marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010, pág. 171.

(7) Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused jeans”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(8) Proceso 109-IP-2002, publicado en la GOAC 914, de 1º de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(9) Proceso 82-IP-2002, publicado en la GOAC 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(10) Proceso 70-IP-2008. publicada en la GOAC 1648 de 21 de agosto de 2008. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(11) Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la GOAC 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “Dermalex”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(12) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

(13) Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, GOAC 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “Campo Verde”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(14) Proceso 50-IP-2001. Sentencia de 31 de octubre de 2001, publicada en la GOAC 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “Allegra”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(15) Proceso 104-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002, publicada en la GOAC 891, de 29 de enero de 2003, marca: “Starbucks”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(16) Proceso 50-IP-2001, publicado en la GOAC 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: Allegra. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.