Sentencia 2005-00008 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente: 2005-00008-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Norton Company

Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución acusada 29818 de 28 de octubre de 2003, negó a la actora la concesión de la patente de invención denominada “Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad” y en respuesta al recurso de reposición, mediante la Resolución 16149 de 19 de julio de 2004, confirmó la decisión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, consideró que teniendo en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, esta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad para efectuar el examen de fondo y forma. En consecuencia, de oficio interpretó los artículos 1º, 2º, 4º y 12 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las disposiciones de la Decisión 344 de 1993 interpretadas por el Tribunal de Justicia que, en efecto, son las aplicables al presente caso, rezan:

“ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial(4).

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique(5).

ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica(6).

ART. 12.—La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un país miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

Ahora bien, las normas de la Decisión 486 que la actora considera violadas por los actos acusados, que no fueron interpretadas por el Tribunal de Justicia, por las razones que expresó, señalan:

“ART. 14.—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 18.—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Como puede apreciarse, las normas que la actora consideró violadas y sobre las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio hizo su valoración, son idénticas a los artículos 1º y 4º de la Decisión 344, cuya interpretación por parte del Tribunal Andino es prácticamente la misma que se puede hacer frente a los artículos 14 y 18 que se consideraron violados y/o fueron tenidos en cuenta por la administración para motivar los actos acusados. Por su parte, el artículo 2º de la Decisión 344 que se refiere a la novedad, es similar al artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

De conformidad con las disposiciones transcritas los países miembros otorgarán patentes para las invenciones de productos o procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

En el presente caso, la sociedad actora presentó el 22 de julio de 1997, una solicitud de patente que denominó “Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad”, en la cual se reivindicó la prioridad de la solicitud de patente Nº 08/687.816 de Estados Unidos de América de fecha 26 de julio de 1996, con fundamento en el Convenio de París de 20 de marzo de 1883, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, e invocó la prioridad norteamericana basada en el artículo 12 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, porque los países miembros de la Convención de París pactaron un tratamiento recíproco entre ellos, por lo tanto tiene el derecho a que se le otorgue la prioridad con base en la primera solicitud estadounidense(7).

El documento relacionado con la solicitud de la patente estadounidense Nº 08/687.816, cuya traducción oficial obra a folios 71 a 104, menciona:

“Solicitud de patente Nº 08/687.816

Hoja de registro de derechos de la oficina de patentes y marcas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos

Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad”.

En el examen de fondo que obra a folio 210, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la prioridad reivindicada es válida(8).

El objeto y finalidad de la invención, una vez fue modificada para corregir los errores(9), la solicitante, la resume así:

“un método eficiente para hacer un artículo abrasivo, que comprende por lo menos entre aproximadamente el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, que comprende los pasos de a) unir una mezcla que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) prensar la mezcla abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) hornear el artículo abrasivo crudo a una temperatura entre 600ºC y 1200ºC, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso de hornear se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo que es por lo menos una mitad de tiempo necesario, en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cm3 de aire/segundo.kPa por lo menos, 0,1096 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.

La invención incluye un método para hacer un artículo abrasivo, que comprende entre el 40% y menos del 55%, por volumen, de porosidad interconectada, y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, que comprende los pasos de a) unir una mezcla que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) prensar la mezcla abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) hornear el artículo abrasivo crudo a una temperatura entre 600ºC y 1200ºC, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso del horneado se lleva a cabo a lo largo de un periodo de tiempo que es por lo menos una mitad de tiempo necesario en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cm3 de aire/segundo.kPa de por lo menos, 0,0548 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.

Mediante el empleo de este método, el artículo abrasivo que sigue a la vulcanización tienen menos del 3%, por volumen, de variación de tamaño respecto del artículo abrasivo crudo y el artículo abrasivo crudo parece (sic - debe ser carece) sustancialmente de encogimiento después del prensado” (resalta la Sala fuera de texto).

En total, la sociedad presentó 28 reivindicaciones que también fueron modificadas por la solicitante para responder a las observaciones presentadas por la entidad(10), la primera de las cuales consiste en “Un método para hacer un artículo abrasivo que comprende aproximadamente entre el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, caracterizado porque comprende los pasos de”: unir una mezcla que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5.1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; prensar la mezcla abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y hornear el artículo abrasivo crudo a una temperatura entre 600º C y 1200ºC, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo, por un periodo que es por lo menos la mitad del tiempo necesario, en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cc de aire/segundo/pulgada de agua de por lo menos 0,44 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.

Las demás reivindicaciones se refieren a las características de los dos métodos antes descritos, entre ellas, que el artículo abrasivo crudo carece de encogimiento después del prensado, el porcentaje de porosidad interconectada, volumen de aglutinante vitrificado, volumen y longitud del gránulo abrasivo, artículo abrasivo carente sustancialmente de materiales inductores de poros; demás materiales seleccionados para la mezcla abrasiva, etc.; unas reivindicaciones son independientes porque definen la materia que se protege y otras son dependientes porque se refieren a una anterior.

El solicitante resume el Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad, en los siguientes términos:

“Un eficiente método para fabricar artículos abrasivos aglutinados comprende el uso de gránulo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, para producir artículos abrasivos altamente permeables al pasaje de fluidos. Se proporciona un método para medir permeabilidad. Se usan artículos abrasivos para llevar a cabo operaciones de amolado suave y de amolado de corte profundo. Los artículos abrasivos permeables proporcionan una estructura de poros y canales abiertos que permiten el pasaje del fluido a través del artículo abrasivo y la eliminación de las limaduras de la pieza durante las operaciones de amolado”.

La Superintendencia de Industria y Comercio - división de nuevas creaciones, mediante el Concepto técnico Nº 1515 de 6 de octubre de 2003, recomendó negar las reivindicaciones. Se pronunció en los siguientes términos:

“1. Documentos estudiados:

2. Objeto de la invención:

Un método para hacer un artículo abrasivo…

El problema técnico consiste en la necesidad de obtener un amolado de alto rendimiento y se propone resolverlo utilizando granos abrasivos alargados y otros materiales de forma alargada para obtener artículos abrasivos con alta permeabilidad, porosidad interconectada y alta apertura.

la invención se catalogó bajo el código B 24 D 3/34, según la clasificación internacional de patentes (IPC).

3. Claridad de la solicitud:

No es claro en qué unidades se debe medir la permeabilidad al aire, puesto que en la solicitud original se habla de cm3 de aire/segundos/pulgadas de agua de por lo menos 0.44 veces el ancho de la sección transversal del grano abrasivo. En las reivindicaciones se habla de una permeabilidad al aire medida en cm3 de aire/segundo/25,4 mm de por lo menos 0,1096 veces el ancho de la sección transversal del grano abrasivo. Como se puede ver, en la reivindicación no se menciona que la permeabilidad se mide con relación a una medida de presión. Es más, no se menciona con qué método se hace esa medición, no se indica si es un método normalizado o desarrollado por el inventor. Además, no es válido caracterizar un método por las propiedades del producto que se obtiene aplicando dicho método, puesto que de esa manera no se está divulgando la materia que se desea proteger sino solo los resultados a los que supuestamente se llegó. Por otra parte no es posible así distinguir el método reivindicado del ya conocido en el estado del arte porque es posible y válido suponer que la diferencia consiste solo en las mediciones que les hace a los productos, que no habían sido hechas antes.

Por lo tanto, no obstante los requerimientos realizados en virtud al artículo 45 el capítulo reivindicatorio aún no es claro ni conciso y no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486(11).

4. Determinación del estado de la técnica:

La fecha a partir de la cual se consideró el estado de la técnica, es el 26 de julio de 1996, es decir la fecha de prioridad, por cuanto esta fue reivindicada correctamente.

Realizada la búsqueda de acuerdo con las bases de datos con que cuenta la oficina y, especialmente, bajo la codificación B 24 D 3/34 de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), se encontró el siguiente documento relevante:

Documento Nº Título Fecha de publicación
D1 US 5.035.723 Bonded abrasive products containing sintered sol gel alumina abrasive filaments Julio 30 de 1991

5. Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (1º de la Decis. 344/93) establece: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Al analizar el requisito del nivel inventivo para establecer la patentabilidad de la invención, es decir que la supuesta invención no sea obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente ni resulte derivada de manera evidente del estado de la técnica, el concepto técnico mencionado, concluyó que tal y como están redactadas las reivindicaciones, la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo; la entidad se pronunció en los siguientes términos:

“Para efectos de hacer una comparación efectiva entre el objeto de la solicitud y la anterioridad encontrada, ver el cuadro siguiente:

Objeto de la solicitud US 5.’35.732
Método para hacer un artículo abrasivo, que comprende por lo menos entre aproximadamente el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, caracterizado porque comprende los pasos de a) unir una mezcla que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) prensar la mezcla abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) hornear el artículo abrasivo crudo a una temperatura entre 600ºC y 1200ºC, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso de hornear dura la mitad del tiempo necesario para hornear un artículo equivalente que no contiene gránulo abrasivo alargado. La permeabilidad del artículo al aire, “medida en cm3 de aire/segundo/25.4 es de mínimo 0,1096 veces el ancho de la sección transversal abrasivo. El artículo abrasivo tiene mínimo un 3% por volumen de variación de tamaño con respecto al artículo abrasivo crudo” (resalta la entidad).Método para hacer un artículo abrasivo en forma de filamentos (alargados) cuya longitud es por lo menos dos veces la dimensión de la sección transversal (columna 3, líneas 7 a 13): es decir, su longitud puede ser de 5 veces. El artículo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo o prensado y horneado (columna 5, líneas 53 a 56). El artículo puede tener hasta 73% de poros. El horneado se lleva a cabo a una temperatura de 900ºC (resalta la entidad).

El documento D1 no menciona el tiempo de horneado pero el mismo solicitante indica que en caso de ser un gránulo abrasivo alargado, y el artículo de la anterioridad es alargado, el tiempo de es de la mitad del tiempo utilizado en artículos que no son alargados. Por lo tanto, el tiempo debe ser igual en ambos procedimientos, pues se trata de gránulos alargados.

Analizando la información consignada en el cuadro, se puede ver que no existen diferencias sustanciales en los procedimientos reivindicados por el solicitante y descrito por los autores de D1. La única diferencia está en las mediciones de impermeabilidad. No es posible pensar que si los pasos del método reivindicado son casi idénticos a los pasos del método que se encontró en el estado del arte, los resultados puedan ser diferentes. Por otra parte, es tan evidente el parecido entre ambos métodos que a un técnico medianamente versado en la materia se le habría ocurrido hacer diferentes tipos de mediciones para encontrar nuevas características a un producto que se había obtenido por un método ya conocido.

… Pero como los métodos son casi iguales, tanto el método reivindicado como el método descrito en D1, el objeto de la solicitud se reduce a investigar nuevos desempeños del producto obtenido. Los autores del documento D1 no revelaron el desempeño del artículo abrasivo en términos de permeabilidad del aire, y el solicitante no puede demostrar que el artículo por él reivindicado sea diferente al descrito en D1 porque las etapas del método son casi idénticas. En su respuesta al requerimiento hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, el solicitante insiste en llamar la atención sobre el desempeño del producto sin aclarar cuál es la diferencia entre su método y el revelado por D1 para que ese desempeño pudiera ser mejor.

Por lo tanto, tal y como están redactadas las reivindicaciones, la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo consagrado en el artículo 18 de la Decisión 486.

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
1. US 5.035.723 1 a 28 Nivel inventivo

(Resalta la Sala fuera de texto)”.

La Resolución acusada 29818 de 22 de octubre de 2003, resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad”, porque las reivindicaciones 1 a 28, contenidas en los folios 258 a 263, además de no tener claridad, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Contra el acto anterior la solicitante presentó el recurso de reposición, y con el fin de subsanar la falta de claridad de las reivindicaciones, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio para aclarar las unidades de medida(12); el Concepto Técnico Nº 1871 de 22 de diciembre de 2003, ratifica en todas sus partes el Nº 1515 de 6 de octubre de 2003(13) y recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 28, por lo cual el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución 16149 de 19 de julio de 2004, mediante la cual confirma la Resolución 29818 de 22 de octubre de 2003.

Ahora bien, ante esta jurisdicción la actora solicitó la práctica de un dictamen pericial mediante un cuestionario, la cual fue decretada mediante auto de 17 de octubre de 2006(14); posteriormente, a través de auto de 26 de marzo de 2007 se resolvió tener como parte del peritaje además el nuevo cuestionario presentado por la actora(15).

El dictamen pericial que obra a folios 138 a 146 del cuaderno principal, presentado por la perito Sonata Ceballos Rojas, ingeniera mecánica, resume la solicitud presentada por la actora y el documento US 5.035.723, y después de definir términos, tales como, abrasivo, tamaño del grano, aglomerante orgánico e inorgánico, vitrificado cerámico, grado de dureza, estructura, permeabilidad, rellenos, fibra, relación G, sintetización, método para la elaboración de un producto, la estructura de una muela, responde el cuestionario, del cual la Sala destaca, lo siguiente:

PREGUNTA: C1.4 “De acuerdo con las respuestas a las tres preguntas anteriores, ¿considera el señor perito que una persona versada en la materia de materiales abrasivos, derivaría de manera evidente del documento U.S. 5.035.723 el proceso de obtención de un artículo abrasivo como el reivindicado en la invención del presente caso?”.

RESPUESTA: “El proceso de obtención de un artículo abrasivo como el reivindicado en la invención del presente caso donde se establece “que el aumento de la permeabilidad y el rendimiento del desbarbado mejorado de la invención se deben a la creación de una única y estable porosidad interconectada definida mediante una matriz de partículas fibrosas y la permeabilidad resultante creada es una función de la relación de aspecto de las partículas de fibra. Cuanto más alto es el L/D, más alta es la permeabilidad del conjunto empaquetado de fibras”(16). Es muy parecido (resalta la perito) al método presentado en el documento U.S. 5.035723 “Método para fabricar artículos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol gel alúmina” por las siguientes similitudes:

“1. El objeto de la solicitud presenta un volumen de porosidad entre 55% y el 80% y el artículo abrasivo del documento U.S. 5.035.723 puede tener hasta el 73% de poros.

2. El grano utilizado es un grano de alúmina sol gel.

3. El gránulo abrasivo es alargado.

4. El artículo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo y horneado.

5. La relación L/D que le da la característica de permeabilidad según trámite de solicitud de patente es tenida en cuenta en el documento U.S. 5.035.723 al especificar que la longitud de las partículas de fibra es por lo menos dos veces la dimensión de la sección transversal. Es decir la longitud se considera como una variable que puede aumentar sin que por este hecho se cambie el método para fabricar artículos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol gel alúmina.

6. Los rellenos son utilizados en ambos métodos…

7. Las temperaturas de horneado de los dos métodos se encuentran entre un rango de temperatura de 600-1300ºC.

8. En los dos métodos se puede utilizar un conglomerado vitrificado.

Las similitudes que se presentan en ambos métodos no son una razón suficiente para determinar que es posible llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo del documento Nº 97041597 teniendo en cuenta el documento U.S. 5.035.723, puesto que existen otras características como la estructura granular de la herramienta abrasiva y el porcentaje de inductores de poros utilizados que permiten establecer una diferencia entre los métodos analizados”.

PREGUNTA: “C1.8. Considera el señor perito si como persona versada en la materia hubiera podido llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud Nº 97041597 “Método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad”.

PREGUNTA: “C2.5. Con base en las respuestas anteriores, por favor indique si una persona versada en la materia hubiera podido llegar de una manera evidente a las mejoras obtenidas en el desempeño de las ruedas que se logró usando los gránulos especificados en invención cuya patente le fue negada a Norton Company en los actos administrativos cuya nulidad se demanda en el proceso” (resalta la Sala fuera de texto).

RESPUESTA: “preguntas C1.8 y C2.5: A pesar de que los dos métodos sujetos a análisis presentan más similitudes que diferencias NO se puede afirmar que es posible “llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud Nº 97041597 “método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad” por las siguientes diferencias:

1. La reivindicación 3 de la solicitud Nº 97041597 establece: “El método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo abrasivo comprende del 60% al 70% por volumen de porosidad interconectada” característica que no se encuentra presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S. 5.035.723.

2. La reivindicación 7 de la solicitud Nº 97041597 establece “El método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo carece de materiales inductores de poros”, mientras que en el documento U.S. 5.035.723 reivindicación Nº 15 se hace referencia a la utilización de materiales inductores de poros como la naftalina.

Para poder establecer las características antes mencionadas se tuvo que realizar una actividad técnica que partiendo de unos datos (que definen características y condiciones físicas y químicas, necesidades y límites de actuación) y mediante procedimientos (lógicos, decisorios y de cálculo) permitió establecer condiciones específicas. Hecho que se sustenta por las pruebas realizadas y que se encuentran especificadas en los ejemplos 1 a 7 presentados en la descripción detallada de la invención” (resalta la Sala fuera de texto).

El 25 de enero de 2008, la parte actora solicitó aclaración de algunas respuestas, la C2.3 y C.1.7(17), respuesta que se obtuvo mediante comunicación de la perito allegada al expediente el 1º de julio de 2008.

La entidad demandada solicitó aclaración y complementación de las respuestas a las preguntas que consideró más relevantes, a saber: la C1.8 y la C2.5, antes transcritas(18), en las cuales se cuestiona al perito, si como persona versada en la materia, habría podido llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo, como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud; mediante auto de 10 de diciembre de 2009, se consideró como una objeción al dictamen(19).

La objeción que la entidad presentó contra el dictamen por la respuesta a las preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales la perito responde que no se puede afirmar que sea posible llegar de manera evidente al método de la solicitud pese a las similitudes que presenta con el método de la anterioridad, debido a que en la reivindicación 3 se caracteriza al método de la cláusula 1 por una característica que no se encuentra presente en las reivindicaciones presentadas en el documento US 5.035.723.

Al respecto la entidad explica:

“… dicha reivindicación es la número 3 de un capítulo reivindicatorio de 28 reivindicaciones, que el estado de la técnica no se limita a las reivindicaciones del documento patente citado (US 5.035.723) sino a todo el documento. Cuando la reivindicación independiente, en este caso la cláusula 1, no es patentable por carecer de nivel inventivo, tampoco es patentable las reivindicaciones de ella dependientes, ya que en las reivindicaciones dependientes se encuentra características complementarias que no son esenciales para la invención.

El perito no desvirtúa en ninguna parte de su reporte que el método de la primera reivindicación se deriva de manera evidente de la patente estadounidense citada y solo cita unas diferencias que aparecen en las reivindicaciones 3 y 7 que son características suplementarias que no le dan altura inventiva al objeto de la solicitud denegada. La característica del objeto de la reivindicación 7 no debe estar mencionada en la patente US 5.035.723 porque es una característica que no es esencial para la invención. Si esta fuera una característica esencial debería figurar en la reivindicación independiente Nº 1. Como no figura allí, se trata de una propiedad que no impide derivar de manera evidente el método reivindicado en la solicitud denegada por parte de un técnico medianamente versado en la materia a partir de la patente US 5.035.723.

Esta Superintendencia de Industria y Comercio considera importante señalar que para gozar del derecho de patente una invención debe significar un salto cualitativo en la técnica. Si bien el solicitante pudo demostrar algunas mejoras con su invención, estas mejoras son cuantitativas y no cualitativas. Por otra parte, el solicitante nunca aportó pruebas comparativas con el método divulgado en la patente US 5.035.723. En conclusión, un mejoramiento en una invención no es suficiente para demostrar altura inventiva. Debe demostrarse que dicho mejoramiento era inesperado y que la invención es cualitativamente mejor a lo encontrado en el estado de la técnica”.

De lo expuesto la Sala concluye lo siguiente:

El objeto de la solicitud de patente que le fue denegada a la actora mediante los actos acusados y del documento US 5.035.732 (D1), es prácticamente igual: “un método para hacer un artículo abrasivo”, lo cual no fue desvirtuado ni por la sociedad ni por la perito designada en el trámite del proceso.

Según el cuadro comparativo que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó, contenido en el Concepto Técnico Nº 1515 de 8 de octubre de 2003, antes transcrito, la solicitud no cumple con el nivel inventivo, precisamente porque el método de la solicitud y del documento D1 son casi iguales.

Al tratarse de un procedimiento, la entidad concluyó que los pasos eran idénticos: el artículo abrasivo, se obtiene mediante mezcla que contiene el gránulo abrasivo alargado, prensado o moldeados de la mezcla cruda y horneado.

Por su parte, la perito, como ya se observó, señala que los métodos son muy parecidos, que las similitudes son, el volumen de porosidad, el grano utilizado es de alúmina sol gel, el gránulo abrasivo es alargado, el artículo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo y horneado, la relación L/D que le da la característica de permeabilidad según la solicitud es tenida en cuenta por el documento D1, los rellenos son utilizados en ambos métodos, las temperaturas de horneado se encuentran en un rango entre los 600 y 1300ºC; y en los dos métodos se puede utilizar un aglomerado vitrificado.

Ni la actora ni la perito, se reitera, desvirtúan el hecho de que los métodos comparados sean casi iguales; de manera que, como lo señala la entidad demandada, si los métodos son casi idénticos, no se supera el estado de la técnica, porque el producto necesariamente será similar al ya obtenido por el método del documento D1 y no hay indicios de que el método reclamado conduzca a ruedas sustancialmente diferentes a las divulgadas y por lo tanto no es posible pensar que si los pasos del método reivindicado son casi idénticos a los del método que se encontró en el estado del arte, los resultados puedan ser diferentes.

La solicitante insiste en llamar su atención sobre el desempeño del producto, pero no aclara cuál es la diferencia entre su método y el revelado por el documento D1; es por ello que los actos acusados no hacen comparación entre las ruedas de los dos documentos, puesto que lo que se debía comparar era el objeto de la solicitud con el del documento D1, es decir, “los métodos”.

Siendo así, el objeto de la invención no fue claro y completo para que fuera comprendido; el ejemplo que la solicitud trae, como lo señala la demandada, es ilustrativo de un tipo de “producto” en relación con otro, pero no refleja la esencia de lo que se quiere proteger: un “método”; el ejemplo entonces no sustenta las reivindicaciones, que es lo que se quiere proteger con la solicitud: el método.

La estructura de las ruedas no fue objeto de comparación en los actos acusados, precisamente porque no fue objeto de protección; el objeto de la solicitud era un “método” y no un “producto” y se encontró que los métodos eran prácticamente iguales y la actora no explica en qué consiste el método ni lo compara con la anterioridad.

En cuanto al dictamen pericial, lo primero que se advierte es que, como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio, el cuestionario se basó principalmente en las propiedades de las ruedas y no en las características del método, ignorando que el objeto de la solicitud fue el método, lo cual confunde a la perito, de quien no se puede esperar que conozca las diferencias; es así como por ejemplo la pregunta C2.4 se refiere a la mejora en el desempeño de las ruedas y en la solicitud de aclaración; la actora pregunta si las ruedas obtenidas al usar los gránulos especificados en la invención se desempeñaron notablemente mejor.

Es de tener en cuenta que la objeción que la entidad demandada presentó contra el dictamen pericial, se refirió expresamente a las preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales se interroga a la perito, si como persona versada en la materia habría podido llegar de manera evidente al método para fabricar el artículo abrasivo.

A la pregunta, la perito responde que NO, por las diferencias que existen en las reivindicaciones 3 y 7 de la solicitud de patente que, respectivamente, se refieren: la primera a “el método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo abrasivo comprende del 60% al 70% por volumen de porosidad interconectada”, sobre lo cual la perito señala que esta característica no se encuentra en las reivindicaciones del documento D1 y, la segunda a “el método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo carece de materiales inductores de poros”, porque esta característica no se encuentra presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S. 5.035.723 (D1).

Sobre el particular, la entidad al objetar el dictamen, explica que dichas reivindicaciones 3 y 7 no dan altura inventiva porque son características suplementarias; que la reivindicación 3 es parte de un capítulo reivindicatorio que consta de 28 reivindicaciones y que el estado de la técnica no se limita a las reivindicaciones del documento D1, sino a todo el documento y que cuando la reivindicación independiente, en este caso la cláusula 1, no es patentable por carecer de nivel inventivo, tampoco es patentable la reivindicación dependiente de esta; que la característica 7 no debe estar mencionada en el D1, porque no es esencial para la invención, si fuera así debería estar en la reivindicación independiente Nº 1 de la solicitud.

Lo expresado en el párrafo anterior, es corroborado por las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en resumen, expresó:

Todo invento debe hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal que se define en la primera reivindicación y el privilegio otorgado se limita a lo enunciado en ella y, por tanto, dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden. Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación.

Por lo anterior, la Sala encuentra que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo cual denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. TIÉNESE a la doctora Luz Clemencia de Páez como apoderada de la actora, en los términos y para los efectos del poder que le fue sustituido por escritura pública obrante a folios 208 a 213 del cuaderno principal.

3. REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015».

(4) El texto es idéntico al artículo 14 de la Decisión 486.

(5) El texto es prácticamente idéntico al artículo 16 ídem.

(6) El texto es idéntico al artículo 18 ídem.

(7) Folios 1 a 3 del anexo al expediente.

(8) Folio 210 ídem.

(9) Folios 228 a 257 ídem.

(10) Folios 258 a 263 ídem.

(11) Decisión 486 de 2000.

ART. 30.—Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

ART. 45.—Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

(12) Folios 276 a 290 del expediente administrativo.

(13) Folios 292 a 295 ídem.

(14) Folio 122 del cuaderno principal. Cuestionario a folios 95, 96 y 97 (cuestionario uno).

(15) Folio 128 (cuestionario dos) - Cuestionario a folios 127 a 129 (cuestionario dos).

(16) Folios 238 y 239. Documento Nº 97041597 (es el número de radicado de la solicitud de patente de la actora en este proceso).

(17) Folios 149 y 150 del cuaderno principal.

(18) Folios 158 y 159 ídem.

(19) Folio 166 ídem.