SENTENCIA 2005-00011 DE FEBRERO 7 DE 2013

 

Sentencia 2005-00011 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000-2005-00011 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Compañía Panameña de Aviación S.A.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo mixto Panorama de las Américas/of the Americas, cuyo registro se solicitó para distinguir “revistas” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó el registro de la marca Panorama de las Américas/of the Americas, para distinguir “revistas” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era confundible con la marca nominativa Panorama, previamente registrada a favor del señor Carlos Federico Ruiz para distinguir “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles” en la misma clase.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que ‘debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes’ (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionaMarca previamente registrada
Panorama de las Américas/of the Americas
(Mixta Clase 16)
Panorama
(Nominativa Clase 16)
I12005-00011.PNG
PANORAMA

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, debe identificarse si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa simple, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto solicitado que en su parte denominativa cuente con elementos compuestos y un signo denominativo registrado, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, ‘en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores’ (Fernández-Novoa, Carlos, ‘Fundamentos de Derecho de Marcas’, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, págs. 237 a 239).

También ha reiterado que: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’ (Proceso 26-IP-98, publicado en la GOAC Nº 410 de feb. 24/99, marca: CASA mixta)”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Panorama de las Américas/of the Americas y Panorama.

5.1.1. Comparación ortográfica(2).

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama, Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama. Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama, Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama, Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama, Panorama de las Américas/of the Americas, Panorama,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y palabras que las componen es diferente, pues el signo Panorama de las Américas/of the Americas tiene treinta y cinco (35) letras y está compuesto por siete (7) palabras; y la marca Panorama tiene ocho (8) letras y está compuesta por una sola (1) palabra; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto el vocablo Panorama, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva.

5.1.2. Comparación fonética(3).

A su turno, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues pese a que los signos Panorama de las Américas/of the Americas y Panorama tienen en común la palabra Panorama, lo cierto es que su pronunciación es diferente, habida cuenta de que en la marca cuyo registro se negó el vocablo Panorama está seguido de las palabras De las Américas Of the Americas, lo cual, atendiendo a la pronunciación conjunta de los signos, genera un sonido distinto al de la dicción de la mera palabra Panorama.

5.1.3. Comparación ideológica(4).

Por último, se advierte que existe semejanza ideológica entre las marcas, pues ambas comparten el vocablo Panorama, que además de ser el que posee la fuerza distintiva, es evocativo y se utiliza para aludir a un paisaje, horizonte, o estado de una cuestión. En efecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua define Panorama como “1. Paisaje muy dilatado que se contempla desde un punto de observación, 2. Aspecto de conjunto de una cuestión”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e ideológica entre las marcas, por cuanto el vocablo Panorama, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva y evoca en el consumidor la misma idea.

Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan las marcas cotejadas son insuficientes para afirmar que la marca Panorama de las Américas/of the Americas se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre el riesgo de asociación y/o confusión que puede generarse entre marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“‘El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008, publicado en la GOAC Nº 1648 de ago. 21/2008, marca: Sheraton)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Panorama se otorgó para distinguir, dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles”; y el registro que se negó, correspondiente al signo mixto Panorama de las Américas/of the Americas, se solicitó para distinguir “revistas” en la misma clase internacional.

En este orden de ideas, se advierte que la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza dispone lo siguiente:

“Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas Panorama de las Américas/of the Americas y Panorama distinguen productos de la misma clase.

Empero, advierte la Sala que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“... el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31”.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si Panorama de las Américas/of the Americas es registrable o, se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, en el caso que nos ocupa, se advierte que el registro del signo mixto Panorama de las Américas/of the Americas, se solicitó para distinguir “revistas” en la clase 16 internacional; y aquel que se otorgó a la marca Panorama es para distinguir en la misma clase internacional “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 16, permite constatar que la marca Panorama de las Américas/of the Americas no es lo suficientemente distintiva respecto del signo Panorama, pues los productos que pretende distinguir en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “revistas”, no la diferencian suficientemente de aquellos que distingue la marca registrada.

De hecho, se advierte que las “revistas” que busca distinguir la marca Panorama de las Américas/of the Americas tienen clase específica y los “productos de imprenta”, que distingue el signo Panorama, se encuentran incluidos en una misma clase del nomenclátor; pueden utilizar canales idénticos de publicidad, como lo son la televisión y la radio; aunque no son susceptibles de comercializarse por los mismos medios; y tienen una relación directa, que ante un eventual registro de la marca cuyo registro se negó podría confundir a los consumidores, quienes podrían asociar los productos de ambas marcas a un origen empresarial común.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo mixto Panorama de las Américas/of the Americas, cuyo registró se solicitó para distinguir “revistas” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca Chance Estrella, para distinguir servicios de esparcimiento en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se consideró que existía riesgo de confusión entre esta y la marca Súper Estrella Millonaria, previamente registrada para distinguir un “concurso de televisión” en la misma clase internacional, esta Sala manifestó:

“En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Chance Estrella se solicita para distinguir servicios de esparcimiento, mientras que aquel que se le otorgó a la marca Súper Estrella Millonaria es para un ‘concurso de televisión’. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 41, permite constatar que la marca Chance Estrella no es lo suficientemente distintiva respecto de Súper Estrella Millonaria, pues los servicios para los cuales se solicita su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, esparcimiento, no la diferencian lo suficientemente de aquellos que presta la marca registrada y un eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios de entretenimiento de ambas marcas a un origen empresarial común.

Adicionalmente, debe indicarse que ambas marcas podrían utilizar canales idénticos de publicidad como lo es la televisión, que es un modo usual de publicitar los servicios o actividades de esparcimiento y entrenamiento; y podrían comercializarse por los mismos medios como lo es el televisivo, la prensa y la radio.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo mixto Chance Estrella, cuyo registró se solicitó para distinguir servicios de esparcimiento, correspondientes a la categoría 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(5).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Radicación 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de julio de 2012, Radicación 11001032400020020137 01, Actora: Conapi 3 Limitada, M.P. María Claudia Rojas Lasso.