Sentencia 2005-0005 de julio 29 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200500050 01

Consejera Ponente (e):

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Laboratorios Windsor S.A.

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a solicitud de esta corporación interpretó el artículo 136, literal a) de la decisión 486 y, de oficio, los artículos 134 y 135, literal b) de la misma normativa, los cuales preceptúan:

“Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro:

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

“a) Las palabras o combinación de palabras;

“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

“c) Los sonidos y olores;

“d) Las letras y los números;

“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los aparatos anteriores”.

“Artículo 135. No podrán registrarse como marca los signos que:

“a) (...).

“b) Carezcan de distintividad”;

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

“a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación”.

Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó al señor Jorge Alberto Morán Montezuma el registro de la marca Espuma Carioca Carnavalera (mixta), para distinguir los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, espumas para el cabello, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, clase a la cual también pertenecen los productos identificados por la demandante con las marcas Carioca y Espuma de Carnaval Windsor (nominativas), previamente registradas.

Debe determinar la Sala si en el signo mixto Espuma Carioca Carnavalera prevalece el elemento nominativo o el gráfico.

Examinada la marca cuya declaratoria de nulidad se pretende, la Sala observa que en ella predomina el elemento nominativo, pues si bien es cierto que está acompañada de figuras tales como un par de campesinos, una garota, una máscara de toro, unos corazones, etc., también lo es que la disposición de los mismos en sus esquinas, así como su tamaño, no logran otorgarle la fuerza distintiva necesaria para concluir que dicho elemento gráfico prevalece sobre el denominativo Espuma Carioca Carnavalera.

En consecuencia, procede esta corporación a la comparación de las marcas en conflicto, utilizando para el efecto las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar dicha labor:

“—Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

“—Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

“—Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

“—Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Como bien lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, si bien es cierto que las marcas deben analizarse en su conjunto, es decir, sin fraccionarlas, también lo es que dicha regla tiene su excepción cuando en la misma se encuentra una expresión de origen común o descriptiva que, para el caso, no es otra que la de espuma, expresión que ampara la marca controvertida y las previamente registradas a la misma, razón por la cual se excluirá del examen.

Surge de lo expuesto que la comparación deberá hacerse, entonces, entre las expresiones “Carioca Carnavalera” y “de Carnaval Windsor” y “Carioca”.

Al examinar en su conjunto las marcas Carioca Carnavalera—Carioca—Carioca Carnavalera—Carioca, es evidente que una y otra coinciden en la expresión carioca, y si bien es cierto que la primera de las citadas se encuentra acompañada también de la palabra “Carnavalera”, también lo es que dicha expresión es bastante similar a la que contiene la otra marca opositora, a saber, “de Carnaval Windsor”, pues la primera tiene relación directa con la segunda (Carnavalera-Carnaval), última de las cuales es definida por el diccionario de la Real Academia Española como: “1. Los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma. 2. m. Fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos”.

Por lo expuesto, la Sala, al colocarse en el lugar de un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con la marca Espuma Carioca Carnavalera, clase 3, de inmediato pensaría en los productos que ya conoce de la misma clase 3 y que se identifican con las marcas “Carioca” y “Espuma de Carnaval Windsor” y concluiría que el fabricante de estos últimos registró una tercera marca, resultante de las dos que tenía, es decir, que los productos que amparan una y otras tienen el mismo origen empresarial (confusión indirecta), lo cual va en contra de los intereses tanto del consumidor como de la titular de las marcas previamente registradas.

Adicionalmente, no debe pasarse por alto la circunstancia de que los signos en controversia identifican la misma clase de productos, lo que hace presumir que tienen los mismos canales de comercialización y publicidad, además de que se trata de productos de consumo popular, razón por la cual sus consumidores escogerán desprevenidamente el producto de la marca que ya les es familiar, para el caso, el que contenga la expresión carioca o carnaval o carnavalera, pues en su mente tales expresiones serán de fácil recordación, independientemente de que se hable de carnaval o carnavalera, lo cual podría generar confundibilidad respecto del producto mismo (confusión directa), también con evidente detrimento tanto para el consumidor como para la demandante, quien es la titular de las marcas registradas con anterioridad a la que ocupa la atención de la Sala.

Las consideraciones anteriores llevan a concluir a la Sala que a la luz de las disposiciones comunitarias que interpretó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concretamente, a la de los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la decisión 486 no es posible la coexistencia de las marcas previamente registradas Carioca y Espuma de Carnaval Windsor y de la marca Espuma Carioca Carnavalera, dado que tal coexistencia genera un riesgo de confusión tanto directa como indirecta, razón por la cual habrá de declarar la nulidad de los actos acusados, por carecer la última de las mencionadas de la fuerza distintiva necesaria para distinguir los productos que pretende amparar de los identificados por la demandante, así como por dar lugar a que el consumidor crea que unos y otros tienen el mismo origen empresarial.

Por último, la Sala destaca que se encuentra en desacuerdo con lo expresado por el representante del Ministerio Público, quien pese a que reconoce que entre las tres marcas en conflicto existe similitud respecto del criterio ideológico, en cuanto todas proyectan en la mente de los consumidores la idea de que es una espuma para el carnaval, concluye que tal similitud no es suficiente para determinar que existe confusión entre las marcas en conflicto, pues considera que un sólo criterio no es suficiente para concluir que los signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, cuando lo cierto es que tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como esta corporación han reiterado en innumerables pronunciamientos que basta que la confundibilidad se presente desde uno sólo de los puntos de vista, esto es, conceptual, fonético, ortográfico o visual, para que el signo se torne en irregistrable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 11628 del 31 de mayo y 17590 del 29 de julio, ambas del 2004, proferidas, en su orden, por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el superintendente delegado para la propiedad industrial, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca Espuma Carioca Carnavalera, clase 3 de la clasificación internacional de Niza, a favor del señor Jorge Alberto Morán Montezuma.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca Espuma Carioca Carnavalera, clase 3, a nombre del señor Jorge Alberto Morán Montezuma.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—María Claudia Rojas Lasso—Marco Antonio Velilla Moreno.

Este documento fue creado a partir del original obtenido en el Consejo de Estado».