Sentencia 2005-00054 de julio 14 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2005-00054-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos y de la delegada para la propiedad industrial, declaró fundada la oposición presentada por la firma Gaseosas Posada Tobón S.A. y denegó el registro de la marca Agua Pura Cristayá (mixta) Agua Pura (como explicativa) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue solicitada a registro por el señor Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán y, como consecuencia de ello, que se disponga el correspondiente restablecimiento del derecho, por considerar que tales determinaciones son contrarias a lo dispuesto en los artículos 134, artículo 135 literales e), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En razón de lo anterior, se impone entrar a establecer si resulta procedente o no entrar a adoptar tales determinaciones.

2. Las marcas en conflicto

Marcas opositoras previamente registradas(1) 

Marca registrada 1:Cristal (nominativa)
Expediente:92-228131
Certificado:11969-Vigente hasta el 24 de marzo de 2014
Clasificación:Clase 32 versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Titular:Gaseosas Posada Tobón S.A.

 

Marca registrada 2:Agua Cristal (mixta), con la siguiente representación gráfica:
S2005-00054CE(1).JPG
Expediente:92-245685
Certificado:182404-Vigente hasta el 31 de agosto de 2015
Clasificación:Clase 32 versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
Titular:Gaseosas Posada Tobón S.A.

 

Marca denegada

Marca solicitada:Agua Pura Cristayá (mixta), en donde la expresión agua pura es empleada como explicativa,con la siguiente representación gráfica:
S2005-00054CE(2).JPG
Expediente:03-043445-00
Radicación:23 de mayo de 2003.
Clasificación:Clase 32 versión 7ª de la Clasificación Internacional de Niza
Productos:Agua en diferentes presentaciones.
Titular:Gustavo Aldemar Olaya Estupiñán

 

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Judicial 056-IP-2010 de fecha 19 de mayo de 2010, y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen:

Comisión de la Comunidad Andina

DECISIÓN 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...).

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...).

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

4. Productos amparados por la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Comoquiera que el conflicto jurídico planteado en este proceso se originó en la denegación del registro del signo mixto agua pura cristayá solicitado por la parte actora en la clase 32, resulta necesario precisar cuáles son los productos en ella comprendidos, a efectos de poder realizar más adelante los análisis mencionados en la interpretación judicial.

Clase 32
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

 

5. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Antes de realizar el cotejo de los signos enfrentados y atendiendo las recomendaciones formuladas por el Tribunal Andino de Justicia, se impone efectuar dos precisiones iniciales:

En primer término, que las expresiones “Agua” y “Pura” que anteceden al vocablo cristayá, no pueden ser tenidas en cuenta en la comparación, por cuanto la primera de ellas corresponde a una expresión genérica que identifica uno de los productos de la Clase 32ª de la Clasificación Internacional de Niza, y la segunda corresponde a una expresión descriptiva que identifica una de las características o propiedades de dicho producto. Al respecto es oportuno recordar, que de acuerdo con la recomendación quinta consignada en la interpretación prejudicial, “(...) al realizar el examen de registrabilidad el Juez Consultante deberá eliminar del cotejo las palabras genéricas, de uso común y descriptivas de los signos del opositor”.

En ese mismo orden de ideas y por idénticas razones, tampoco podrá tenerse en cuenta la expresión “Agua”, que forma parte de una de las dos marcas previamente registradas a nombre de la firma Gaseosas Posada Tobón S.A., de lo cual se concluye, en primera instancia, que la comparación a realizar deberá centralizarse o concentrarse en las denominaciones cristal y cristayá.

En segundo término, debe tenerse en cuenta que el conflicto jurídico planteado involucra por una parte una marca nominativa y otra mixta registradas a nombre de la sociedad que actúa como tercero interviniente, y de otra, la marca mixta solicitada a registro por la parte actora. En ese escenario y tomando en consideración los criterios expuestos en el plenario por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, se impone señalar que el elemento predominante en tales marcas es sin duda alguna el nominativo, por ser precisamente el que mayor impacto y recordación genera en el público consumidor, lo cual se explica por la fuerza expresiva de las palabras que integran los signos contrapuestos. En virtud de lo anterior, la Sala centrará su análisis en los elementos meramente denominativos, dejando de lado los aspectos gráficos, esto es, limitando el estudio a la comparación de las expresiones cristal y cristayá. Por todo ello, el cotejo se efectuará siguiendo las siguientes reglas y criterios:

• Se analizará cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se tendrá en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se observará el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el tribunal resume así:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. (fls. 314 y ss.)

De acuerdo con las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar integradas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos., tal como se puede apreciar a continuación:

Marcas registradas

CRISTAL
1234567

 

Marca denegada

CRISTAYÁ
12345678

 

En efecto, mientras la expresión cristal está compuesta por siete (7) letras (5 consonantes y 2 vocales) y la palabra cristayá lo está por ocho (8) letras (5 consonantes y 3 vocales), así:

Las consonantes en las marcas registradas

CRSTL
12457

 

Las consonantes en la marca denegada

CRSTY
12457

 

Las vocales en las marcas registradas

IA
36

 

Las vocales en la marca denegada

IAÁ
368

 

Como se puede apreciar, las consonantes que se utilizan en la conformación de ambas expresiones, son prácticamente idénticas y se encuentran ubicadas en el mismo orden, a excepción de la última. Ciertamente, mientras las marcas registradas terminan con la letra “L”, la marca denegada termina con la letra “Y”.

En lo que concierne a las vocales, las dos expresiones son idénticas al emplear las vocales “I” y “A”, las cuales están ubicadas en el mismo orden. No obstante lo anterior, en la marca denegada se adiciona la letra “A”.

En cuanto al número de sílabas, se tiene lo siguiente:

Las sílabas en las marcas registradas

CRISTAL
12

 

Las sílabas en las marcas registradas

CRISTA
123

 

Como se puede constatar, mientras las marcas registradas están compuestas por dos (2) sílabas, la marca opositora está conformada por tres (3). A pesar de ello, considera la Sala que si bien en ellas es idéntica la primera sílaba y muy semejante la segunda, la presencia de la sílaba “YA” en la marca denegada, no le brinda mayor distintividad.

De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen importantes similitudes desde el punto de vista ortográfico y estructural, que a la postre resultan ser de mayor relevancia que las diferencias anotadas.

Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto bien relevante en el plano visual, pues lo cierto es que la marca denegada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas registradas, diferenciándose tan solo en el uso de la desinencia YÁ en la marca denegada, como sustitutiva de la consonante “L”.

Cristal - Crista

Ahora bien, considera la Sala que a pesar de las coincidencias consonánticas, vocálicas y silábicas anteriormente enunciadas, no puede afirmarse que los signos sean idénticos desde el punto de vista fonético, entre otras cosas porque el acento prosódico se encuentra marcado en las terminaciones, que como ya se dijo son distintas. Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertirlo:

- Cristal - Cristayá - Cristal - Cristayá -

- Cristal - Cristayá - Cristal - Cristayá -

En el plano eminentemente conceptual se debe destacar, que la expresión cristal tiene en idioma castellano el significado específico que enseguida se menciona, tomado del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22 ed.):

Cristal

(Del lat. crystallus, y este del gr. κρύσταλλος).

1. m. Sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio.

2. m. Vidrio, especialmente el de alta calidad. Cristal de La Granja.

3. m. Pieza de vidrio u otra sustancia semejante que cubre un hueco en una ventana, en una vitrina, etc.

4. m. Lente de las gafas.

5. m. Tela de lana muy delgada y con algo de lustre.

6. m. Geol. Cuerpo sólido que naturalmente tiene forma poliédrica más o menos regular; p. ej., las sales, las piedras, los metales y otros.

Por su parte, la expresión cristayá, debe tenerse como un signo de fantasía, por cuanto dicho vocablo no encuentra en nuestro idioma una significación concreta. Por lo anterior, no es dable predicar en el sub lite que las marcas enfrentadas sean conceptualmente coincidentes.

En todo caso y sin la pretensión de señalar que las marcas sean idénticas, estima la Sala que la presencia de la desinencia “YA” en la marca denegada, realidad no le aporta en realidad mayor distintividad, haciéndola altamente confundible con las marcas previamente registradas a nombre de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., pues el consumidor medio, podría llegar a pensar que los productos identificados con la marca cristayá, corresponden a una nueva línea de productos producida y comercializada por la precitada empresa.

Las similitudes anotadas y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 32 de la nomenclatura internacional, llevan a la Sala a concluir que existe un alto riesgo de confusión indirecta, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado e imposibilita el registro de la marca solicitada con posterioridad.

En cuanto se refiere a la conexión competitiva, la Sala es del criterio que por tratarse de marcas de la misma clase 32, los servicios cobijados por ellas están llamados a ser comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad y los mismos canales de distribución, lo cual incrementa los riesgos potenciales de confusión.

Por otra parte y en relación con el tema de la notoriedad de las marcas Cristal (nominativa) y Cristal (mixta), registradas a nombre de Gaseosas Posada Tobón S.A., debe Sala observar que si bien el apoderado de dicha empresa hizo expresa invocación de las sentencias fechadas el 8 de junio (Exp. 3922, consejero ponente Juan Alberto Polo Figueroa) y el 14 de septiembre de 2000 (Exp. 3924, consejero ponente Olga Inés Navarrete Barrero), cuyo texto obra en fotocopia simple a folios 255 a 311 del expediente, en donde se reconoce dicha notoriedad, resulta pertinente mencionar que la notoriedad allí mencionada ha de tenerse como probada pero solamente hasta la fecha en la cual adquirieron firmeza tales providencias (año 2000), mas no hacia futuro, pues como es bien sabido, la notoriedad adquirida por una marca no es de carácter permanente e inmutable, pues existe la eventualidad de que la notoriedad se pierda o se diluya con el transcurso del tiempo.

En tales circunstancias, el tercero interviniente ha debido desarrollar el esfuerzo probatorio encaminado a acreditar expresamente que al momento de radicarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2003 la solicitud de registro del signo cristayá, las marcas registradas a su nombre conservaban aún dicha notoriedad, dando aplicación, con tal propósito, a los criterios plasmados en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es decir, demostrando entre otros factores el grado de su conocimiento de sus marcas entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

Con fundamento en lo expuesto, debe destacarse también que la notoriedad de una marca no se presume, debiendo ser probada por quien la alega, tal como lo señaló el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial. Sin embargo, una vez adquirida dicha notoriedad, ha de tenerse en cuanta que la misma no es imperecedera y por lo mismo, debe ser demostrada o reafirmada cuando se trate de reivindicar el derecho de prelación en situaciones ulteriores.

Visto lo anterior y aún a pesar de no haberse demostrado la notoriedad de las marcas sino hasta el año 2000, considera la Sala que estando establecidos la similitud visual y ortográfica entre los signos; el riesgo potencial de confusión indirecta que podría presentarse de llegar a coexistir las marcas en el mercado; así como la conexión competitiva entre los productos que aquellas distinguen, se concluye que las pretensiones de la demanda no tienen ninguna vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor Germán Marín Ruales, como apoderado sustituto de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., en los términos del memorial visible a folio 275 del expediente.

3. RECONOCER a la doctora Edna Sarmiento como apoderada sustituta de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., en los términos del memorial visible a folio 274 del expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 14 de julio de 2011».

(1) Esta marca fue inicialmente registrada a nombre de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., mediante Resolución 2129 del 24 de marzo de 1939, expedida por el entonces denominado Ministerio de la Economía Nacional, habiendo sido solicitada a registro mediante escrito radicado el día 29 de octubre de 1938. A partir de ese entonces, ha sido objeto de renovaciones sucesivas.