Sentencia 2005-00066 de marzo 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2005-00066-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Pegatex Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El acto acusado.

Está conformado por la Resolución 9850 de 30 de abril de 2004 de la división de signos distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante Pegatex y concedió el registro como marca del signo UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16, y sus confirmatorias, números 170070 de 28 de julio de 2004, de la misma división de signos distintivos, y 30438 de 9 de diciembre de 2004, del superintendente delegado para la propiedad industrial.

Las razones por las cuales desestimó la observación de la actora con base en la marca UBIX (mixta) y concedió el registro de la marca UNIX (mixta) para productos de la clase 16, en lo sustancial son las que se reproducen a continuación:

“… esta oficina considera que entre el signo UNIX (mixto) en el cual predomina la denominación y la marca UBIX, en la cual predomina el diseño, no existen semejanzas de ningún tipo, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas. En efecto, la marca solicitada es más explícita en su denominación, mientras que la marca UBIX, se compone de un diseño particular. En cuanto al análisis ortográfico encontramos que si bien coinciden en las vocales (UI) y en la consonante (X), lo cierto es que en la marca registrada no predomina el factor nominativo, sino el diseño, por lo tanto la impresión de conjunto proporciona elementos de diferenciación, teniendo en cuenta que en cada caso el predominio gráfico es diferente.

En la marca solicitada lo gráfico consiste en un diseño geométrico en positivo y negativo, en letra mayúscula, una encima de otra, mientras que en la marca registrada, encontramos la figura de un coyote, volando sobre un cohete —que es el envase del producto— y donde apenas se aprecia la expresión —UBIX—, dado que es casi imperceptible para el consumidor. Vemos como en este caso los signos no son confundibles, por que la denominación de la marca UBIX es casi imperceptible y en esa parte en la que el opositor fundamenta la confundibilidad”.

2. Precisión de la acción incoada.

Por tratarse de un acto que concede el registro de una marca y por invocarse causales de nulidad del mismo señaladas en preceptos de derecho comunitario andino, la acción conducente en este caso es la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que puede ejercer cualquier persona; causales que se dividen en absolutas y relativas. Según tal disposición, si es por causal de nulidad absoluta se puede interponer en cualquier tiempo, y si es por causales de nulidad relativa, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de concesión del registro.

En todo caso se trata de una acción pública especial en la que se examina la legalidad de un acto que conceda el registro de una marca, a la luz de la norma comunitaria andina, de modo que no tiene cabida hacer condena alguna, y menos en costas a cualquiera de las partes, como lo pide la demandante.

3. Examen de los cargos.

La actora le atribuye la violación de los artículos 135, literal i), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen en que las marcas en mención tienen una gran semejanza fonética y ambas son signos de fantasía, siendo evidente que la marca UNIX registrada no tiene distintividad suficiente para ser considerada como marca, de modo que si en el mercado consumidor se encuentra el signo UNIX indudablemente lo asociará con UBIX y pensará que ambos provienen de una misma fuente debido a las semejanzas existentes entre ambos.

De modo que el problema principal que surge en el debate procesal es el de establecer si los signos UNIX (mixto) y UBIX (mixto) son o no confundibles en el mercado y, por consiguiente, si pueden o no coexistir en el mismo sin inducir a error al consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos de la clase 16 que con ellos se distinguen. Para efectos de dilucidar la cuestión y teniendo como marco la interpretación prejudicial, en especial las conclusiones consignadas en ella por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se hace necesario precisar la clase de tales signos y a partir de ello proceder a la comparación de los mismos.

3.1. Clase de los signos enfrentados.

Como atrás se indicó, se trata de signos mixtos en la medida en que están conformados por un elemento nominativo o gramatical y un elemento gráfico, de allí que para su comparación es menester valorar el peso que cada uno de esos elementos tienen en el conjunto, para lo cual conviene traer la imagen o representación de dichos signos, así:

 

SENT2005-00066CE.JPG
 

 

En cuanto al primer signo, se observa que el componente gráfico o figurativo tiene tal relevancia que hace casi imperceptible la parte nominal, tanto por su proporción como por su diseño o el dibujo que la conforma, que además de ser complejo resulta más llamativo, por lo cual la atención resulta centrada en el conjunto del dibujo, que además tiene una connotación conceptual propia y distinta de la que puede tener el elemento nominal, que por cierto no tiene significado conocido; de modo que la parte nominativa viene a ser apenas un pequeño detalle en la complejidad del dibujo, tanto que no es percibible como palabra a simple vista, sino que se requiere detenerse en él para captarlo.

Por consiguiente, el elemento de mayor preponderancia en el conjunto marcario es el gráfico, puesto que su dibujo, tanto en su aspecto visual como ideológico, es el que capta la atención del observador, de allí que en realidad se está ante una marca mixta con fuerte inclinación a la figurativa.

Por su parte, en el signo mixto UNIX hay mayor preponderancia de la parte nominal en razón a que en su conjunto se destaca la palabra UNIX, a lo cual incluso contribuye la parte gráfica, en la medida en que esta no es más que la forma especial en que son escritas o dibujadas las letras que la componen, de suerte que no tiene ningún impacto mental o visual distinto al que puede tener el conjunto de esas letras, pudiéndose decir que el aspecto gráfico se fusiona o confunde con el nominal, luego esta marca se debe tratar como marca nominal para efectos de su comparación.

3.2. Comparación de las marcas.

Visto lo antes precisado, se tiene entonces que en el conjunto de la marca opositora predomina con creces el elemento gráfico, mientras que en el de la marca impugnada predomina por completo el componente nominal, ya que el gráfico está diseñado en función de destacarlo al consistir simplemente en una forma especial de dibujar o escribir la palabra UNIX, pudiéndose decir que la comparación es, consiguientemente, entre una marca nominativa y una marca mixta con predominio de su componente gráfico.

Frente a una circunstancia como esa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en el punto tercero in fine, de las conclusiones de su interpretación prejudicial, dejó sentado que “Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse el cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y si por otro lado; en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

La anterior fue la regla que se aplicó en el acto acusado para llegar a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas no hay confundibilidad posible, por lo que la Sala encuentra que esa apreciación de la entidad demandada se ajusta a la normatividad marcaria comunitaria, en el sentido de la interpretación prejudicial anotada, de donde no se configura la violación de las normas que invocan en los cargos de la demanda, ya que al estar excluida la confundibilidad de la marca enjuiciada con la marca opositora de la demandante, no se afecta su capacidad de distintividad en el mercado respecto de los productos de la clase 16, ni se le puede atribuir que genere riesgo de confusión en el consumidor entre ambas marcas.

En consecuencia, los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, presentada por Pegatex Ltda., para que se declarara la nulidad de la Resolución 9850 de 30 de abril de 2004 de la división de signos distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo UNIX a la sociedad Lápiz de Acero Accesorios Ltda., para productos de la clase 16; y de sus confirmatorias, números 170070 de 28 de julio de 2004, de la misma división de signos distintivos, y 30438 de 9 de diciembre de 2004, del superintendente delegado para la propiedad industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala.»