CONSEJO DE ESTADO

 

Sentencia 2005-00091 de marzo de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000-2005-00091 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales.

Actora: Freskaleche S.A.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Ausencia de caducidad.

La Sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. solicita declarar la caducidad de la acción, pues considera que la actora no demandó oportunamente las resoluciones 30509 de 2003 (oct. 29), 35331 de 2003 (dic. 17) y 24341 de 2004 (sep. 29), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió el registro de la marca Frescoleche, para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional.

Ahora bien, la Sala advierte que el término de caducidad de la acción de nulidad relativa corrió desde el 29 de septiembre de 2004 y por 5 años, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2009, pues el acto que dio por terminada la etapa administrativa y concedió el registro de la marca Frescoleche, fue la Resolución 24341 de 2004 (sep. 29).

En este orden de ideas, se observa que no es dable acceder a la solicitud de caducidad, pues la demanda fue interpuesta oportunamente por la actora el 24 de febrero de 2005(1), dentro del término legal fijado para tal efecto.

De hecho, respecto de la caducidad de la acción de nulidad relativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando este se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.

En efecto, la nulidad absoluta, es decir, en los casos en los que se solicite la nulidad de un signo que haya sido concedido en contravención con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, no prescribe. Mientras que la nulidad relativa, es decir aquélla que se solicite en virtud a que un signo haya sido concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 prescribe después de 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado” (se resalta).

6.2. Caso concreto.

Ahora bien, corresponde a la Sala determinar si el signo Frescoleche, cuyo registro se concedió para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...).

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca Frescoleche, a favor de la Sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre esta y el nombre y enseña comercial(2) notorios Freskaleche.

6.2.1. Uso y notoriedad del signo Freskaleche.

En este sentido, como primera medida, debe la Sala determinar si la demandante tiene un derecho exclusivo sobre el nombre y enseña comercial Freskaleche, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca Frescoleche, para distinguir ““leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

No sobra advertir que del análisis del acervo probatorio también podrá determinarse si el signo Freskaleche es notorio, siempre que se logre comprobar que goza de difusión o es conocido por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

En este orden de ideas, se tiene que los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones señalan, respectivamente, que nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre él se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza.

Asimismo, el artículo 224 ibídem indica que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

El artículo 228 de la misma normativa analiza algunos factores que se deben tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País miembro; b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País miembro; c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País miembro o en el extranjero.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el nombre comercial Freskaleche es notoriamente conocido por los consumidores y ha sido utilizado por la actora para distinguir productos lácteos, desde antes de que se concediera el registro de la marca Frescoleche, a favor de la Sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.

En efecto, la Sala constata que el signo Freskaleche es ampliamente conocido entre los miembros del sector que comercializa y consume productos lácteos, pues en oficio dirigido el 23 de noviembre de 2004 por el gerente de la Andi-Seccional Santander al Superintendente de Industria y Comercio, visible a folio 441 del cuaderno 2, se lee que “Freskaleche S.A. es una empresa santandereana legalmente constituida desde el 6 de diciembre de 1990 y afiliada a nuestra asociación desde el 18 de octubre de 1995... Freskaleche es líder en el oriente colombiano y es ejemplo para el sector privado en distintos ámbitos como el de sistema de gestión de calidad, gestión ambiental y deportivo, hasta el punto de ser, por ejemplo, patrocinador oficial del equipo de fútbol profesional de Bucaramanga, Atlético Bucaramanga”. Asimismo, en la ficha técnica de reconocimiento de la marca Freskaleche, visible a folios 464 a 485 del cuaderno 2, en la que obra una encuesta realizada a 400 personas en Bucaramanga, se advierte que el 100% de la población encuestada manifestó que conocía el signo Freskaleche.

En un mismo sentido, se observa que Freskaleche S.A. ha invertido grandes sumas de dinero en la publicidad del signo, tal y como se constata en el folio 439 del cuaderno 2, donde obra un certificado del jefe de contabilidad de la sociedad en el que manifiesta que desde 1996 a 2003 invirtió $ 6.266.913.817 en la publicidad del signo Freskaleche. De hecho, en carta dirigida el 26 de enero de 2005 por el presidente del Club Atlético Bucaramanga a esta corporación, visible a folio 442 del mismo cuaderno, se lee que “la empresa Freskaleche S.A., a partir del segundo semestre del año 2002 se constituyó en nuestro patrocinador oficial”. En efecto, obra en el expediente como anexo una camiseta oficial del equipo profesional de fútbol Atlético Bucaramanga en cuyo anverso y reverso se encuentra grabado el signo Freskaleche. Igualmente, a folios 209, 214 y 222 del cuaderno 2, se observan sendas copias auténticas de las páginas amarillas de Bucaramanga de los años 1997-1998, 1999-2000 y 2000-2001, en las que consta la información de Freskaleche S.A. También obra a folio 360 del cuaderno 2 un oficio dirigido el 5 de enero de 2004 por el representante legal del periódico Vanguardia Liberal al gerente general de Freskaleche S.A., en el que informa que entre el 29 de enero de 2003 y el 20 de febrero de 2004 celebró 2 contratos con la empresa por más de $ 80.000.000. Asimismo, a folio 425 del mismo cuaderno obra un certificado del gerente de la Cadena Radial Olímpica, en el que manifiesta que “durante el año 2003 (Freskaleche) presentó compras en órdenes publicitarias para las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar por $ 73.721.884...”.

Igualmente, a folios 458 a 463 del cuaderno 2 obran sendas declaraciones de industria, comercio, servicio y financieros, presentadas para los años 1998 a 2003 por Freskaleche S.A. a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, en las que se lee que los ingresos brutos de la empresa fueron para cada uno de los años así: $ 20.991.659.096 (1998), $ 18.357.580.169 (1999), $ 24.944.030.829 (2000), $ 30.865.242.002 (2001), $ 34.432.311.000 (2002) y $ 58.401.005.000 (2003).

También obran a folios 78 y 82 del cuaderno 2 sendos oficios dirigidos el 22 y 28 de diciembre de 2004 a la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente por Arquilab Ltda. y Plastilene, en los que consta que dichas empresas han sostenido relaciones comerciales con Freskaleche S.A. desde hace más de 10 años.

Asimismo, se advierte que la existencia y antigüedad del signo Freskaleche data de antes de que se concediera el registro de la marca Frescoleche, pues a folio 488 del cuaderno 2 obra copia auténtica de la Resolución 12604 de 2000 (mayo 31), mediante la cual la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la actora el depósito de la enseña comercial Freskaleche, para distinguir, ente otros, productos de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

Todo lo anterior corrobora que el nombre comercial y enseña comercial Freskaleche han sido usados por Freskaleche S.A. de forma personal, continua, efectiva y previa a la solicitud de la marca Frescoleche; y es un signo notorio dentro del mercado de productos lácteos.

6.2.2. Examen de registrabilidad.

Ahora, en relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que las anteriores directrices son plenamente aplicables a la comparación que ocupa la atención del presente caso, entre el nombre y enseña comercial Freskaleche y la marca Frescoleche que se señalan a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionaNombre y enseña comercial previamente depositados
Frescoleche
(mixta clase 29)
Freskaleche
(nominativa clase 29)
S2005-00091CE.JPG


Freskaleche

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(3), al momento de realizar un cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, debe identificarse si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de un nombre y enseña comercial, previamente depositados, que son nominativos simples, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“Como regla general, cuando el juez consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta)”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca Frescoleche y el signo notorio Freskaleche.

6.2.2.1. Comparación ortográfica(4) y fonética(5). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de los signos en forma sucesiva es como sigue:

Frescoleche, Freskaleche, Frescoleche, Freskaleche,

Frescoleche, Freskaleche, Frescoleche, Freskaleche,

Frescoleche, Freskaleche, Frescoleche, Freskaleche,

Frescoleche, Freskaleche, Frescoleche, Freskaleche,

De la confrontación que se hace de los signos en conflicto, advierte la Sala que existe semejanza ortográfica y fonética entre ellos. De hecho, ambos signos están compuestos por cuatro (4) sílabas y nueve (9) de las once (11) letras que los componen son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición. Además, los signos se pronuncian de forma similar y la sílaba CO, de la marca cuyo registro se cuestiona, no le imprime suficiente distintividad respecto del signo notorio Freskaleche.

6.2.2.2. Comparación ideológica(6). 

Por otro lado, encuentra la Sala que existe identidad ideológica entre los signos Frescoleche y Freskaleche, pues evocan en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por las palabras Fresca (“Moderadamente frío, con relación a nuestra temperatura, a la de la atmósfera o a la de cualquier otro cuerpo”) y Leche (“Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías”).

En conclusión, se observa que la marca Frescolecheposee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con el signo notorio Freskaleche, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan los signos cotejados son insuficientes para afirmar que la marca Frescoleche se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor.

6.2.2.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar los signos, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: Chilis y diseño)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Frescoleche se otorgó para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” dentro de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza; y el signo notorio Freskaleche distingue productos lácteos.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos Frescoleche y Freskaleche distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“... el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la clasificación internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la clasificación internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 31 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31”.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Frescoleche es registrable o, se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre signos son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Frescoleche se otorgó para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche”; y el signo notorio Freskaleche distingue productos lácteos. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, permite constatar que la marca Frescoleche no es suficientemente distintiva respecto del signo notorio Freskaleche, pues los productos para los cuales se concedió su registro, tienen una relación directa con aquellos que distingue el signo Freskaleche, pues son especies de su genero y, por ende, pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios, usarse eventualmente de manera complementaria y tener una misma finalidad.

De hecho, por lo anterior la Sala advierte que el registro de la marca Frescoleche podría inducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, quienes podrían confundir los productos que distinguen los signos o asociarlos con un origen empresarial común.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Frescoleche, cuyo registro se solicitó para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado e induce al público a error, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Aunado a lo anterior no sobra advertir que la Sala queda relevada de estudiar si existe riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas Frescolechey Yogurcito Premio Freskaleche, al haber constatado que la primera se encuentra incursa en dos causales de irregistrabilidad, por ser confundible con el signo notorio Freskaleche.

A propósito, en un caso similar, en el que se canceló el registro de la marca La Vara, para distinguir productos y servicios de las clases 29 y 42 de la clasificación internacional de Niza, porque se advirtió que era confundible la expresión La Vara, que formaba parte de los nombres comerciales utilizados para identificar los establecimientos de comercio que en un principio fueron de propiedad del señor Hernando Pérez y la señora Elvia Nariño de Pérez, esta Sala manifestó:

“Al amparo de los preceptos supranacionales anteriormente trascritos, encuentra la Sala que la marca La Vara, cuyo registro fue concedido a la firma La Vara Productos Alimenticios Ltda. para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 42 de la clasificación internacional de Niza, es idéntica a la expresión La Vara, que forma parte de los nombres comerciales utilizados para identificar los establecimientos de comercio que en un principio fueron de propiedad del señor Hernando Pérez y de su esposa, la señora Elvia Nariño de Pérez...

De las diferentes pruebas documentales allegadas al proceso, se desprende que dicha expresión venía siendo empleada antes del registro de la marca, en las expresiones “La Vara”; “Restaurante Asadero La Vara”; “La Vara Asadero”; “La Vara Asados”; “Asadero La Vara”; “Asadero La Vara # 1”; “Asadero La Vara # 2” y “La Vara Rancho Asadero”; correspondientes al nombre de los establecimientos de comercio de propiedad de los integrantes de la familia Pérez Nariño, dedicados a la expendio y preparación de alimentos, todo lo cual aparece corroborado en los distintos testimonios rendidos en el proceso, en los que por demás se advierte que la denominación “La Vara” resulta ser realmente la expresión que sirve para identificar los negocios establecidos por el señor Hernando Pérez y su esposa, independientemente de que tales vocablos vengan precedidos o acompañados de las expresiones restaurante, asadero, asados, rancho, etc.

(...).

Adicionalmente y de acuerdo con la preceptiva comunitaria mencionada ut supra, aparece igualmente acreditado que la existencia y el uso del nombre comercial por parte de la actora y de su difunto esposo, son anteriores a la solicitud de registro de la marca, la cual no cumplía por demás con los requisitos de registrabilidad establecidos por el derecho supranacional, al ser idéntica al nombre comercial “La Vara” utilizado desde antaño en los negocios de la familia.

Ahora bien, como quiera que en relación con el artículo 128 de la Decisión 344 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías, “La vía del uso del nombre comercial; y la vía de la inscripción o registro ante la oficina nacional competente”, agregando que, “las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra”, la Sala concluye que mal hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al registrar las marcas en conflicto, pues la expresión “La Vara”, se reitera, hace parte del nombre comercial de la demandante, notoriamente conocido y usado con anterioridad a la solicitud del registro, configurándose con ello la violación de las normas invocadas en la demanda”(7).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 30509 de 2003 (oct. 29), 35331 de 2003 (dic. 17) y 24341 de 2004 (sep. 29), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Frescoleche, a favor de la Sociedad Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche” en la clase 29 internacional.

2. ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. CONDÉNASE en costas a la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Reverso folio 530.

(2) Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. “ART. 200.—La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País miembro”.

(3) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de febrero de 2010, Rad.: 11001032400020020020101, Actora: Elvia Nariño de Pérez, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(7) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.