Sentencia 2005-00097 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 2005-00097-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Bavaria S.A.

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

Al entrar a estudiar el fondo del asunto, la Sala advierte que el señor consejero doctor Guillermo Vargas Ayala, en escrito de 29 de julio del año en curso, visible a folios 375 y 376 del expediente, manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto además de haber sido asesor jurídico externo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, Asinfar(1),[1] fungió en varios procesos como apoderado del Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A-, tercero con interés directo en las resultas del proceso, adscrito a la citada Asociación, por lo que considera que se encuentra incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:

“Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

… 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en éste como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.

A juicio de la Sala, el hecho manifestado por el doctor Guillermo Vargas Ayala no constituye la causal de impedimento alegada, como quiera que los conceptos que dice haber emitido los hizo como asesor jurídico externo de la Asociación de Industrias Farmaceúticas Colombianas, Asinfar, quien no es parte dentro del proceso de la referencia; y el hecho de que haya sido apoderado en varios procesos del Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., tercero con interés directo en las resultas de la presente acción, tampoco da lugar a la causal en comento, toda vez que se requiere que haya sido apoderado en el proceso respecto del cual se aduzca el impedimento, situación que no concurre en el sub lite.

Siendo ello así, se declarará infundado el impedimento manifestado por el doctor Guillermo Vargas Ayala, para intervenir en el proceso de la referencia.

Resuelto lo anterior, la Sala procede a examinar el asunto que nos ocupa.

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las resoluciones acusadas números 16598 de 26 de julio de 2004, 24411 de 29 de septiembre de 2004 y 26904 de 28 de octubre de 2004, concedió a favor de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., el registro de la marca “BRIA” en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir “bebidas no alcohólicas, con y sin vitaminas, con y sin extractos de zumos de frutas o vegetales y bebidas energéticas”, y declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Bavaria S.A. titular de la marca registrada “Brisa”.

Con fundamento en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina transcribió parcialmente el artículo 134, interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, disposiciones que la actora consideró violadas; resolvió no interpretar los artículos 135, 154 y 172, e interpretar de oficio los artículos 224, 225, 228 y 229, ibídem.

Las citadas disposiciones, prevén:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) …”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.

… .

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“De los signos distintivos notoriamente conocidos.

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiere conocido.

ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del país miembro.

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

La controversia se contrae a establecer si la marca registrada “BRIA” (nominativa), para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su marca “BRISA” (nominativa) de la misma clase previamente registrada, y además registrada en las clases 9ª, 16, 18, 21, 28, 31, 32 y 35 (fls. 247 a 269).

Las marcas en conflicto se presentan así:

Marca registrada
(opositora)
Marca registrada
(cuestionada)


Brisa

(nominativa)
Clase 32 internacional

Bria

(nominativa)
Clase 32 internacional

Advierte la Sala, en cuanto a la alegada notoriedad de la marca “Brisa” en la Clase 32 Internacional planteada por la parte demandante, que esta circunstancia no se presume, por lo tanto quien la alega, debió demostrarlo, y no lo hizo, por lo que el análisis de registrabilidad de la marca “Bria”, prescindirá de este aspecto y solo tendrá en cuenta que se trata de dos signos nominativos.

Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos: de una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de la otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

La demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, consideran que la marca registrada “BRIA”, que controvierte la actora, y la marca opositora “BRISA”, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta o asociación, desde el punto de vista conceptual, fonético o visual, que puedan inducir al consumidor a error, porque son completamente diferentes.

En el dictamen pericial solicitado por la parte demandante, el señor perito Luis Carlos Ramírez Zaraza, especialista en marcas y patentes, al responder el cuestionario presentado por aquélla, en resumen, conceptuó (fls. 264 a 267, 272 a 283 y 290 a 303), en los siguientes términos: la expresión “BRIA” es un monosílabo y la expresión “BRISA” contiene dos sílabas y en este aspecto no existe confundibilidad, pero aplicando los criterios establecidos por la jurisprudencia y la doctrina para la comparación de los signos, es claro que presentan similitud gráfica al repetirse en su orden la sílaba BRI, y fonética porque la letra S no hace la diferencia, por lo que puede originar confusión en el público consumidor; que para el consumidor medio desprevenido, las expresiones evocan un mismo origen empresarial, y puede generarse riesgo de asociación que lleve a creer que entre los empresarios de los que provienen los productos existe conexión económica o jurídica; y que la expresión “BRISA” no es evocativa frente a los productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El dictamen fue objeto de aclaración y complementación; durante el traslado legal previsto para el efecto, las partes no hicieron manifestación alguna.

Ahora bien, siguiendo los parámetros del Tribunal Andino de Justicia, la Sala debe examinar de manera independiente y autónoma, el carácter distintivo de la marca “BRIA”, frente al signo registrado “BRISA”, que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Es de anotar que las resoluciones acusadas consideraron que como los signos eran diferentes, no era necesario hacer pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de los productos o servicios, así sean conexos e idénticos.

De la comparación de los signos en conflicto “BRIA” y “BRISA”, pese a que aquella es una palabra de fantasía y ésta tiene la significación de viento suave, sin que sea evocativa frente a los productos amparados en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se tiene que existen semejanzas visual, gráfica y fonética, porque ambas empiezan con la expresión BRI, y terminan con la vocal A; tienen las mismas vocales y en el mismo orden, y la sílaba tónica ocupa la misma posición y es idéntica, de tal manera que ante tales semejanzas la letra “S” contenida en la palabra BRISA, no ofrece distintividad. La marca “BRIA” reproduce cuatro de las cinco letras que conforman la marca registrada “BRISA” y se encuentra totalmente comprendida en la misma.

La semejanza se observa con mayor claridad cuando se comparan los signos sucesivamente: BRISA, BRIA, BRISA, BRIA, BRISA, BRIA, BRISA, BRIA. Entre signos generan la misma impresión global, lo cual puede llevar a un consumidor medio a adquirir uno u otro producto pensando que es el mismo o que entre las marcas existe un vínculo, lo cual constituye una confusión directa, por lo que en este caso se cumple una de las características para que el signo “BRIA” no pueda ser registrable.

En cuanto al otro requisito, esto es la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, se tiene que ambos protegen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza que ampara cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Por lo anterior, se advierte que un consumidor medio desprevenido adquirente de los productos de la Clase 32 distinguidos con las expresiones “BRIA” y “BRISA”, puede deducir sin mayor esfuerzo que los signos, pese a no ser idénticos, tienen un mismo origen empresarial, por lo que la coexistencia de los mismos podría generar una confusión indirecta.

Igualmente, al coexistir los dos signos “BRIA” y “BRISA”, puede generarse riesgo de asociación, que lleve a los consumidores a creer que entre los empresarios de los que provienen los productos distinguidos con dichas marcas, existe conexión jurídica o económica.

El hecho de que los productos identificados con las marcas “BRIA” y “BRISA”, posean finalidades idénticas o afines, constituye además un indicio de conexión competitiva entre ellos, que se advierte en que tienen los mismos canales de comercialización; los medios de publicidad son idénticos o similares y son intercambiables.

Por lo tanto las marcas enfrentadas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, porque generan riesgo de confusión en el público consumidor, de ahí que la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones números 16598 de 26 de julio de 2004, por medio de la cual se declaró infundada una oposición y concedió el registro de una marca; 24411 de 29 de septiembre de 2004 y 26904 de 28 de octubre de 2004 que confirmaron la primera, en respuesta, respectivamente, a los recursos de reposición y de apelación.

2. ORDÉNASE a la entidad demandada cancelar los registros correspondientes y publicar la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

3. DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por el señor consejero doctor Guillermo Vargas Ayala, para intervenir en el proceso de la referencia.

4. TIÉNESE al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, como apoderado de Bavaria S.A., de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes a folios 334 a 345 del expediente.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) En desarrollo de esa asesoría jurídica dio Consejo y rindió conceptos en temas relacionados con propiedad industrial y registros sanitarios.