Sentencia 2005-00101 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001-0324-000-2005-00101-01

Actor: Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. y otra.

Bogotá D.C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Como se mencionó en páginas precedentes, los actos administrativos demandados concedieron el registro del signo VOGUE (denominativo) a la sociedad Advance Magazine Publishers Inc para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anterior, el problema de la litis consiste en determinar si la existencia del registro previo de la marca “VOGUE” (denominativa y mixta), para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “JOLIE DE VOGUE” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, impide el registro de la marca VOGUE a nombre de la sociedad antes mencionada, para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, si por la preexistencia de tales registros, la marca solicitada se encuentra incursa o no en alguna causal de irregistrabilidad. En ese orden de ideas, la Sala procederá a dar aplicación a los criterios y lineamientos señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, no sin antes precisar cuáles son las disposiciones aplicables al caso particular.

2. Normatividad aplicable.

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 138-IP-2011, las disposiciones aplicables al caso bajo examen son las de la Decisión 344 que se transcriben a continuación, por cuanto la solicitud de registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada en vigencia de dicha decisión.

DECISIÓN 486

Disposición transitoria primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

DECISIÓN 344

ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

ART. 84.—Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

3. Las marcas en conflicto.

Las marcas a cotejar son las siguientes:

A. MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

VOGUE
12345

 

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, el signo precedente fue registrado en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad Advance Magazine Publishers Inc, para distinguir “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador”(2).

B. MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

VOGUE
12345

y

JOLIE DE VOG UE
12345 12 123 45

 

Las marcas opositoras, por su parte, se encontraban previamente registradas a nombre de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 del mismo nomenclátor e identifican los productos y servicios que se relacionan a continuación:

ClaseBienes y servicios amparados
3Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
14Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
21Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
25Vestidos, calzados, sombrerería.
26Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
35Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

 

No sobra señalar que mientras la marca cuestionada es denominativa, las marcas opositoras son denominativas o mixtas.

4. Análisis de los cargos.

Teniendo en cuenta los parámetros doctrinales consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala considera que ante la necesidad de cotejar una marca denominativa con otras marcas denominativas y mixtas, el elemento a considerar será necesariamente el denominativo, no solo por ser el más característico y el que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor, sino porque la marca cuestionada, siendo denominativa, adolece de elementos visuales que sean susceptibles de examen o cotejo. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca cuestionada y las marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confusión desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. Además de anterior, no puede soslayarse que para la configuración de un riesgo de confusión directa o indirecta, es preciso que concurran dos circunstancias: por una parte, que exista una identidad o semejanza visual, fonética o conceptual entre las marcas enfrentadas y, por la otra, que se presente una conexión competitiva entre los productos o servicios identificados por aquellas.

Para poder abordar el análisis de tales aspectos, los signos deberán ser observados en su conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, esto es, teniendo en cuenta la todas las sílabas y letras que forman los vocablos respectivos, sin perjuicio de que puedan destacarse aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.

Bajo esa perspectiva, observa la Sala que las marcas confrontadas VOGUE (cuestionada), y VOGUE (opositora) tienen la misma longitud y presentan plena identidad en sus aspectos estructurales y ortográficos, al estar integradas por las mismas letras y sílabas, es decir, por ser totalmente idénticas.

Por otra parte, es innegable que las marcas VOGUE y JOLIE DE VOGUE presentan entre sí un grado bastante significativo de semejanza, al reproducir la marca cuestionada el vocablo VOGUE, que es una de las tres palabras que conforman la marca opositora.

Para poder observar con mayor facilidad la identidad y la semejanza a que se viene haciendo referencia, se incorporan a continuación los signos marcarios enfrentados, destacando su composición vocálica, consonántica y silábica:

Las sílabas en los signos enfrentados:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

VOGUE
12

 

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

VOGUE
12

JOLIE DE VOGUE
12 1 12

 

Las vocales en los signos enfrentados:

 

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

OUE
245

 

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

OUE
245

OIE E OUE
245 2 245

 

Las consonantes en los signos enfrentados:

 

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

VG
13

 

MARCAS OPOSITORAS PREVIAMENTE REGISTRADAS

 

VG
13

JL D VG
13 1 13

 

Se concluye entonces, a manera de recapitulación, que la marca cuestionada es exactamente idéntica a la marca opositora VOGUE y semejante a la marca JOLIE DE VOGUE, tanto en el plano visual como ortográfico.

Desde el punto de vista fonético, las marcas VOGUE (cuestionada) y VOGUE (opositora) también son idénticas. Para corroborarlo, basta con pronunciar los signos de viva voz y de manera sucesiva:

- VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE -

- VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE -

- VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE - VOGUE -

 

Frente a la marca opositora JOLIE DE VOGUE, la marca cuestionada es fonéticamente parecida, al reproducir, como ya se ha dicho, uno de sus elementos constitutivos:

 

- VOGUE - JOLIE DE VOGUE - VOGUE - JOLIE DE VOGUE -

- VOGUE - JOLIE DE VOGUE - VOGUE - JOLIE DE VOGUE -

- VOGUE - JOLIE DE VOGUE - VOGUE - JOLIE DE VOGUE -

 

Aparte de las consideraciones consignadas hasta aquí, resulta oportuno poner de relieve que el acento prosódico es totalmente coincidente entre las marcas VOGUE y VOGUE, pues siendo iguales desde el punto de vista gramatical u ortográfico, el acento aparece marcado en la misma sílaba. Respecto de la marca JOLIE DE VOGUE, la expresión VOGUE en ella incluida es fonéticamente semejante a la marca cuestionada.

En el plano eminentemente conceptual, debe mencionarse que las expresiones enfrentadas provienen todas del idioma francés, en el cual el vocablo VOGUE hace referencia a aquello que está en boga o de moda(3). Como quiera que ese significado no es conocido por el común de los consumidores, los signos en contienda deberán tenerse como de fantasía. En todo caso, el desconocimiento del significado de la palabra VOGUE, es una razón más que suficiente para restar importancia al aspecto conceptual, pues a pesar de la identidad y semejanza ya advertidas, cualquier persona desprevenida del común ignora el significado de tales expresiones por ser ajenas a nuestro idioma y no ser de uso común en nuestra lengua.

Establecida en los términos anteriores la identidad visual, ortográfica y fonética existente entre la marca cuestionada VOGUE y la marca opositora VOGUE, así como su semejanza con la marca JOLIE DE VOGUE, corresponde a la Sala definir si se presenta además una conexidad competitiva entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto, pues la identidad o la semejanza no son en sí mismas suficientes para predicar la irregistrabilidad de la marca cuestionada.

Para tales propósitos, se impone establecer cuál es la finalidad que cumplen los productos y servicios distinguidos por las marcas confrontadas, así como también los posibles nexos de intercambiabilidad y complementariedad que pudieren existir entre ellos; los canales empleados para su comercialización, distribución y publicidad sin perder de vista la postura que puede llegar a asumir un consumidor medio al momento de diferenciar, identificar y seleccionar tales productos y servicios con propósitos de adquisición, uso o consumo.

En relación con estos temas, la Sala comparte plenamente el criterio expresado por el señor agente del Ministerio Publico cuando en su vista fiscal señala que

“(...) al comparar los productos de la clase 3 y 14, con los que distingue la marca concedida, se dan más diferencias que semejanzas entre ellas, como quiera que además de estar en nomenclatores(sic) diferentes, esto es, en clases distintas, los canales de comercialización, con una alta probabilidad van a ser diferentes, toda vez que se tienden a ofrecer separadamente en establecimientos especializados, y si se ofrecen en grandes tiendas o supermercados, forzosamente van a estar en secciones separadas, igualmente especializadas. (...) Tampoco se evidencia relación entre ellos, salvo que la publicación identificada por la marca VOGUE, puede ser utilizada por la demandante para comercializar sus productos o servicios; no hay complementariedad en ellos, pues se pueden utilizar, y de hecho se usan o se consumen de manera independiente y separada”. Añade el Procurador Delegado a lo anterior, que unos y otros “No están sujetos a la necesidad de ser utilizados o consumidos en conjunto, ni fungen como partes que den origen o se fusionen en un producto final”.

En efecto y a diferencia de lo que ocurre con los productos amparados por la marca cuestionada, que son de naturaleza tecnológica, los productos de las clases 3 y 14 apuntan a una finalidad bien distinta, consistente en facilitar las labores o actividades de limpieza, aseo y presentación personal, de lo cual se deriva, a manera de consecuencia, que tales productos y servicios no son sustituibles o intercambiables entre sí y no guardan tampoco una relación de complementariedad. Las razones mencionadas conducen igualmente a predicar que en su comercialización, publicidad o difusión se emplean medios distintos y, por contera, el expendio o venta de unos y otros tiene lugar en escenarios totalmente distintos, o al menos, en departamentos diferentes cuando su comercialización se realiza en grandes almacenes de cadena.

Los comentarios que anteceden, resultan igualmente predicables de los productos pertenecientes a las clases 21, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no hay razones para afirmar que existe conexión competitiva entre los “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador” de la Clase 9ª y los utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, los peines y esponjas, los cepillos, los materiales para la fabricación de cepillos, el material de limpieza, la viruta de hierro; el vidrio en bruto o semielaborado, la cristalería, la porcelana, la loza, los vestidos, calzados y sombreros, las puntillas, bordados, cintas y lazos, los botones, corchetes y ojetes, los alfileres y agujas y las flores artificiales pertenecientes a las clases 21, 25 y 26.

Estima la Sala además, que no existe tampoco un fundamento que lleve a colegir que los productos de la marca cuestionada sean intercambiables con los de las marcas opositoras y tampoco hay motivos para pensar que los “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador” deban ser necesariamente utilizados en conjunto o en forma complementaria con los productos y servicios identificados con las marcas opositoras, o que puedan ser consumidos o utilizados en sustitución de aquellos.

En lo que atañe a los productos y servicios cobijados por la clase 35, el hecho de que la publicidad, la gestión de negocios comerciales, la administración comercial y los trabajos de oficina puedan realizarse utilizando “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador”, en modo alguno significa que se trate de productos o servicios complementarios, pues se trata de complementariedad casual, ocasional o indirecta, que no es de suyo necesaria.

Como bien lo anotan el señor agente del Ministerio Público, la entidad demandada y el tercero interviniente, los CD-roms y discos compactos cobijados bajo la marca cuestionada, no tienen necesidad de ser utilizados conjuntamente con los productos y servicios de las marcas opositoras, ni juegan tampoco el papel de partes que den origen o se fusionen en un producto final. En ese orden de ideas, no es dable predicar la existencia de un nexo de complementariedad entre unos y otros, pues de hecho pueden ser usados y/o consumidos de manera autónoma, independiente o separada, a lo cual se suma el hecho de que cumplen finalidades distintas. Por todo lo anterior, tales bienes y servicios no son intercambiables ni sustituibles entre sí en tratándose de cumplir o satisfacer un mismo propósito o finalidad. Sin desconocer que eventualmente los productos y servicios pueden llegar a coincidir en el uso de los medios de difusión, esa coincidencia resulta irrelevante dada la fuerza de las diferencias anotadas.

Los consumidores de los distintos productos y servicios antes mencionados tienden también a ser diferentes, pues no necesariamente la persona que adquiere, usa o consume “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador”, es la misma que utiliza o adquiere los productos y servicios de las Clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35. Bajo esa perspectiva, no puede soslayarse el hecho de que el consumidor medio de los productos de la Clase 9ª, no necesariamente es el mismo que utiliza o consume preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; preparaciones abrasivas, metales preciosos y sus aleaciones, bisutería, piedras preciosas; instrumentos cronométricos, utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, viruta de hierro, vidrio en bruto, cristalería, porcelana y loza, bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas, por citar algunos pocos.

Aparte de lo mencionado hasta aquí, es claro para la Sala que en la comercialización y distribución de los productos de la marca cuestionada, no se emplean necesariamente los mismos medios que se utilizan en la comercialización y distribución de los productos y servicios de las marcas oponentes. Piénsese por ejemplo que los “CD-roms, discos compactos, casetes de audio y de video pregrabados, publicaciones electrónicas, soporte lógico (software) de computador”, se comercializan en establecimientos especializados y, en aquellos casos en los que su expendio se realiza en almacenes de cadena, su exhibición se lleva a cabo en departamentos distintos de los que se emplean para comercializar los productos y servicios de las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35.

Estando establecida la inexistencia de una conexión competitiva, debe definirse ahora si las marcas en conflicto tienen o no el carácter de marcas notorias, tal como lo alegan en sus escritos tanto la actora como la sociedad que funge como tercero interviniente.

En relación con el tema, en la interpretación prejudicial allegada al expediente por el Tribunal de Justicia la Comunidad Andina, se precisa lo siguiente:

“El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

En consecuencia, dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar , etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.

En consecuencia (...) el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio” (proceso 124-IP-2011. Marca: Lockheed Martin (mixta). Interpretación prejudicial de nov. 23/2011).

La situación particular que se presenta en este proceso, radica en el hecho sui generis de que tanto la firma que actúa en calidad de demandante como la sociedad que interviene en el proceso en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, están alegando al mismo tiempo la notoriedad de sus respectivas marcas. Ello plantea el interrogante de cuál de las marcas notorias —en el caso hipotético de que efectivamente tengan ese carácter—, es la que debe ser objeto de protección por parte de esta corporación.

En atención a lo expuesto, debe la Sala entrar a determinar si realmente las marcas enfrentadas ostentan la condición de marcas notorias, pues de no ser así, la marca cuya notoriedad logre demostrarse, deberá prevalecer y ser objeto de tutela jurídica respecto de la otra.

Antes de abordar el examen de notoriedad de las marcas, ha de poner de relieve que la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, estimaron que la notoriedad de las marcas no fue demostrada en sede gubernativa. Justamente por ello, en las consideraciones contenidas en la Resolución 16111 del 27 de mayo de 2002, la Superintendencia consideró que los medios de prueba aportados por la firma Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., al momento de sustentar su oposición y de soportar la notoriedad de las marcas de que es titular, a saber, una certificación expedida por el contador de dicha empresa, cuatro (4) carteles publicitarios de los cosméticos VOGUE y JOLIE DE VOGUE y un artículo de la revista Semana, eran insuficientes y demasiado precarios para demostrar el grado de conocimiento y difusión de tales marcas. Al decidir el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución, la jefe de la división de signos distintivos reiteró que las pruebas antes mencionadas eran insuficientes para demostrar la notoriedad de las marcas opositoras, circunstancia que le permitió concluir que la marca observada no estaba incursa en ninguna causal de irregistrabilidad.

Posteriormente, en las consideraciones de la Resolución 13247 del 18 de junio de 2004, el superintendente delegado para la propiedad industrial, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 16111 del 27 de mayo de 2002, decidió confirmar lo resuelto en esa decisión, poniendo de manifiesto que las pruebas allegadas por la opositora “(...) no establecen los presupuestos para que la marca sea notoria, tales como la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En reiteradas jurisprudencias la Sala ha dejado por sentado que la notoriedad de una marca debe ser objeto de prueba por parte de quien la alega. En ese sentido, en Sentencia del 30 de octubre de 2003, Expediente 11001-03-24-000-2001-00044-01, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero, expresó:

La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el juez o el administrador, según sea el caso.

Más recientemente, en Sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 11001-03-24-000-2001-00369-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, la Sala Expresó:

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: “La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus...”., y agrega: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso..”.. Al respecto, esta corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida. Es así como las pruebas aportadas al proceso por parte de la sociedad actora, deben considerarse más que suficientes para reconocerle su status de marca notoriamente conocida a “FINESSE”, pues, así lo demuestra con el certificado expedido por el revisor fiscal donde constan las cifras del volumen de ventas del producto amparado por dicha marca durante los años 1992 a 1995; las facturas de venta de los productos yogur y kumis; las etiquetas, envases y afiches utilizados; la publicidad de los productos con la marca “FINESSE”; el certificado del revisor fiscal donde consta el valor invertido en publicidad durante los años 1997, 1998 y 1999. De otra parte, el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de producto o servicio, es decir, lo protege para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza, aún distinta donde tiene su registro, considerando que si existe similitud con otra marca puede producir confusión.

En providencia dictada el 12 de mayo de 2011, expediente 11001-03-24-000-2002-00107-01,la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del H. Consejero doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, al referirse al mismo punto, señaló:

En efecto, no basta simplemente con alegar en estos casos la notoriedad de una marca para obtener su tutela por parte del derecho, pues el conocimiento generalizado que pueda tenerse de la misma en el mercado por parte de los consumidores y competidores, es un hecho que está sujeto a acreditación probatoria. A este respecto es preciso señalar que quien acuda ante la justicia en procura de obtener la protección jurídica de una marca notoria, no se encuentra liberado de la carga de la prueba, pues lo cierto es que la “notoriedad” que se predica de ciertos signos marcarios, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría de los “hechos notorios”. Así las cosas, el aforismo notoria non agunt probationem(4), que aparece incorporado en nuestro derecho procesal en el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(5), no tiene aplicación en estos casos, pues para los efectos del Derecho Marcario, quien alegue la notoriedad deberá demostrarla, por tratarse precisamente de un hecho objetivo que la autoridad judicial o administrativa debe reconocer y admitir, tan sólo cuando tenga una convicción plena alrededor de su existencia. Por esa razón, ningún sujeto procesal se encuentra eximido de la obligación de probar la notoriedad de la marca cuya protección jurídica pretende.

A su turno, el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina anteriormente trascrito, enuncia algunos de los criterios que pueden servir para determinar la notoriedad de una marca, señalando que para tales efectos debe analizarse la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca(6).

Ahora bien, como en el orden interno rige el principio de libertad probatoria, la notoriedad de una marca bien puede ser demostrada acudiendo a cualquiera de los medios probatorios establecidos en nuestra legislación, pues es claro que el artículo 84 de la Decisión 344 contiene una relación de pruebas que es meramente enunciativa o indicativa y no taxativa. En ese sentido, la demostración de la notoriedad que se predique de una marca, podrá hacerse a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, “Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”.

Visto lo anterior, pasa la Sala a definir si el apoderado de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., por una parte, y el de Advance Magazine Publishers Inc., por la otra, lograron demostrar la notoriedad de sus marcas o si, por el contrario, aquella no fue acreditada, tal como lo considera el señor agente del Ministerio Público.

La parte actora, con el objeto de demostrar la notoriedad de las marcas VOGUE y JOLIE DE VOGUE de que es titular, solicitó en la demanda que se tuvieran en cuenta las pruebas que reposan en los expedientes 96-685682 y 04-73409 tramitados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, afirmando que en ellos aparece debidamente acreditada la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y conocimiento, la publicidad empleada en su divulgación, la presentación de los productos en ferias exposiciones y otros eventos, así como el valor de la inversión realizada por tales conceptos. Al propio tiempo, destacó las negociaciones efectuadas en Colombia y en otros países con empresas tales como Casa Moeller del Ecuador, Productos de Prestigio de Panamá, M&Z Import Export del Perú y Laboratorios Dr. Collado de República Dominicana, a lo que se suma el hecho de que Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A. cuenta con un importante portafolio de productos que son reconocidos nacional e internacionalmente, lo cual explica, entre otras cosas, que haya celebrado contratos con la organización del certamen conocido como Miss Universo y el Concurso Nacional de Belleza. Aparte de lo expuesto, hizo mención a la existencia de distintos registros marcarios en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Bolivia, Ecuador, Finlandia, Panamá y Estados Unidos. De igual modo, solicitó que se oficiara a la demandada para que aportara al proceso los certificados de registro de las marcas VOGUE y JOLIE DE VOGUE en las clases 3, 5, 14, y 40.

No obstante lo anterior, encuentra la Sala que el expediente administrativo identificado con la referencia 96-685682, jamás fue allegado al proceso. Si bien en el auto de pruebas proferido el 18 de diciembre de 2007 se ordenó tener como pruebas los documentos que forman parte de dicho expediente (fls. 227 a 229 del cdno. ppal.), se advierte que el Secretario General de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de fecha 13 de marzo de 2008, al dar respuesta al requerimiento contenido en el oficio 240 del 4 de febrero de 2008 suscrito por el Secretario de la Sección Primera, indicó que “El expediente 96-68682 se encuentra en búsqueda en los archivos de la entidad y, una vez sea ubicado, se procederá a expedir la copia solicitada”. Posteriormente, el día 2 de mayo de ese mismo año, ese mismo funcionario informó al despacho que “(...) la delegatura para la propiedad industrial de esta entidad ubicó el expediente 96-68682, documento (sic) que en su momento quedó pendiente para ser enviado a ese despacho, por lo cual esta secretaría procedió a su fotocopiado, copia que a la fecha se encuentra lista para ser remitida tan pronto la parte actora acredite el pago de costas, para lo cual se le envió comunicación a la dirección citada en su petición, cuya copia se adjunta”. En esta última comunicación (ver fl. 329), la Superintendencia le informó al apoderado de la parte actora que debía cancelar la suma de $208.800 en la cuenta corriente allí mencionada. No obstante lo anterior y tras revisar cuidadosamente el expediente, no aparece en él la demostración de que el pago antes mencionado haya sido efectuado y tampoco aparece la copia del expediente administrativo 96-685682, situación que lleva a la Sala a colegir que la parte actora incumplió la carga procesal que era de su incumbencia, en el sentido de cancelar el valor de las copias anteriormente mencionadas.

Ahora bien, según se desprende de los documentos visibles en el cuaderno identificado como “Anexos 2 a 4”, en el cual reposa la copia del expediente 04-73409, la marca JOLIE DE VOGUE aparece registrada en Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. En ese mismo expediente obra una copia de la Escritura Pública núm. 329 del 18 de febrero de 2005, otorgada en la Notaría Cuarenta del Círculo de Bogotá, por medio de la cual se protocolizaron 548 folios, entre los cuales aparece la certificación expedida por el revisor fiscal de Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A., según la cual los ingresos operacionales obtenidos por esa empresa en el quinquenio 2000 a 2004 correspondientes a la comercialización de los productos identificados con las marcas VOGUE y JOLIE DE VOGUE, ascendieron en ese mismo orden a $77.168’203.184,36 y $31.540´867.544,27, en tanto que la inversión realizada en publicidad para promover su venta, ascendió en ese período a $206´057.198,80 y $1.012’171.770, respectivamente. En ese mismo orden, se allegaron algunas fotografías de los muebles utilizados en los puntos de venta de Bogotá, Quito y Guayaquil para la exhibición y auto-selección de los productos antes mencionados; las certificaciones expedidas por algunos de los distribuidores de tales productos en el Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana; algunas fotocopias del libro Universo 2004 de Establecimientos Detallistas de ACNielsen de Colombia, en donde aparecen unas gráficas referidas a la participación que tiene Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. en el mercado y otras relacionadas con el volumen de compras realizadas en el segmento de productos para manos y cuerpo discriminado por ciudad, donde se ve la participación de dicha empresa. Aparece asimismo la estadística correspondiente a las visitas efectuadas al sitio web [http://www.joliedevogue.com] durante el período comprendido entre el 12 de julio de 2004 y el 6 de febrero de 2005; las copias de los contratos celebrados por Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. con el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universo en el año 2005; algunos anuncios publicitarios publicados en revistas y periódicos nacionales e internacionales entre los años 1987 y 2004; y algunos folletos publicitarios publicados entre los años 1994 y 2005.

Revisando en todo caso los documentos invocados por la parte actora y que forman parte del expediente administrativo 04-73409, la Sala considera que los mismos no tienen la virtud de demostrar la notoriedad de las marcas opositoras en el momento en el cual la firma Advance Magazine Publishers radicó la solicitud de la marca que ahora se cuestiona.

En efecto, no hay manera de establecer, en primer término, en qué fecha fueron tomadas las fotografías de los módulos para la exhibición y auto-selección de los productos y si es cierto que corresponden a los puntos de venta de Bogotá, Quito y Guayaquil. En todo caso, aún en el evento de haberse acreditado esos dos aspectos, ellos no tendrían la virtud de demostrar la notoriedad de las marcas sino el uso efectivo de los módulos en esas ciudades.

En lo que concierne a los anuncios y folletos publicitarios supuestamente publicados en revistas y periódicos nacionales e internacionales entre los años 1987 y 2005, si bien fueron allegados al proceso en fotocopia auténtica, tales documentos no pueden ser tenidos en cuenta, pues no hay manera de determinar en qué medios ni en qué fechas se realizó su publicación y tampoco hay manera de establecer el tamaño de la población objetivo que tuvo acceso a esa publicidad, motivo por el cual no pueden ser considerados para establecer la notoriedad de las marcas ni para medir la extensión de su conocimiento por parte de los consumidores. Además de ello, no puede perderse de vista que la notoriedad de las marcas que interesa para los fines de este proceso, no es propiamente la que haya podido ganar una marca opositora con posterioridad a la fecha en la cual se radicó la solicitud de registro, sino la que tenía al momento de formularse esa solicitud, fecha que en el asunto bajo examen corresponde al 29 de septiembre de 1997.

Respecto de los certificados de registro de las marcas expedidos por otros países y que obran en el cuaderno de anexos 2 a 4 y los certificados nacionales visibles a folios 333 a 341 del cuaderno principal, estima la Sala que tales documentos tan solo demuestran la existencia de tales registros, más nada dicen con respecto a su notoriedad. Al respecto vale la pena traer a colación el siguiente fragmento de la interpretación prejudicial, en donde el Tribunal Andino de Justicia señala que “El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Las certificaciones expedidas por los distribuidores de los productos distinguidos con las marcas opositoras, tan sólo sirven en este caso para demostrar que dichos productos son comercializados por ellos en sus respectivos países, pero como bien se puede advertir, se guarda silencio en relación con el volumen de ventas y el monto de las inversiones efectuadas. Por esa razón, tampoco son suficientes para predicar la notoriedad de los signos opositores.

En relación con las fotocopias auténticas del libro titulado “Universo 2004 de establecimientos detallistas” de AC Nielsen de Colombia, en donde aparecen algunas gráficas referidas volumen de compras de productos faciales por ciudad y a la participación de Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. en ese mercado; con las estadísticas correspondientes a las múltiples visitas efectuadas al sitio web [http://www.joliedevogue.com] durante el período comprendido entre el 12 de julio de 2004 y el 6 de febrero de 2005; y con las copias de los contratos celebrados por Laboratorios Cosméticos Vogue S.A. con el Concurso Nacional de Belleza y Miss Universo en el año 2005; la Sala no puede tenerlas como pruebas de la notoriedad de las marcas oponentes, pues tales documentos están referidos a hechos posteriores a la fecha en que la firma Advance Magazine Publishers solicitó el registro de la marca Vogue en la Clase 9ª Internacional.

Por virtud de lo expuesto, comparte la Sala el criterio del señor agente del Ministerio Público, cuando en su vista fiscal manifiesta que no se probó la notoriedad de las marcas opositoras.

Ahora bien, el apoderado de la firma Advance Magazine Publishers solicitó en la contestación de la demanda, que se oficiara a la Superintendencia para que allegara al proceso copia auténtica de las resoluciones 1150 de 1981, 1744 de 1984, 12169 de 1997, 12256 de 1997, 14712 de 1997, 1826 de 1999, 42175 de 2001 y 13246 de 2004 y de los expedientes 97.008.049, 97.008.052, 97.008.054 y 96.026.238, en los cuales se reconoce en forma inequívoca y expresa el carácter notorio que tiene la marca VOGUE, registrada a nombre de dicha firma, documentos éstos que reposan efectivamente en el cuaderno de anexos 3 del proceso.

Además de lo anterior, a instancias suyas se anexaron al expediente los documentos que dan cuenta que dicha marca aparece registrada en los Estados Unidos de América desde el 13 de abril de 1915 y ha sido usada desde el 17 de diciembre de 1892, inicialmente por la sociedad The Vogue Company y actualmente por la firma Advance Magazine Publishers en virtud de la cesión realizada a favor suyo.

Como quiera que la mayoría de esos actos administrativos fueron expedidos con mucha anticipación o con posterioridad al 29 de septiembre de 1997, fecha en la cual la firma Advance Magazine Publishers radicó la solicitud de registro de la marca VOGUE para los productos de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala solamente tendrá en cuenta las resoluciones 12169 del 30 de abril de 1997, 12256 del 30 de abril de 1997 y 14712 del 30 de mayo 1997, dictadas en los expedientes administrativos números 92.237.463, 92.368.005 y 92.293.713, por haber sido expedidas en fechas relativamente cercanas y en todo caso anteriores a la radicación de la solicitud de registro, en las cuales se reconoce de manera expresa la notoriedad de la marca VOGUE e incluso se hace referencia a la protección especial a que tiene derecho su titular. (El texto de dichas resoluciones puede consultarse en el cuaderno identificado como Anexo 3). Por lo mismo, debe la Sala admitir que la notoriedad de la marca cuestionada sí fue demostrada, lo cual refuerza las razones para predicar que aquella era registrable, como en efecto lo dispuso la Superintendencia al proferir los actos acusados.

No sobra señalar que aunque esta corporación ha señalado que así como la notoriedad de una marca puede ser invocada en una oposición como mecanismo de defensa y protección de los derechos marcarios de que se es titular, dicha notoriedad resulta irrelevante cuando es alegada por el solicitante de una marca con el propósito de obtener prerrogativas en su trámite y registro, pues así se pretenda registrar una marca notoria, si la autoridad competente considera que está incursa en una causal de irregistrabilidad, procede su negación. A pesar de lo anterior, considera la Sala que la invocación que ha hecho en este caso la firma Advance Magazine Publishers con respecto a la notoriedad de su marca, no apunta precisamente a ese propósito sino al de demostrar que las pretensiones de la demanda carecen de sustento y, por lo mismo, son merecedoras de ser tenidas en cuenta. En ese sentido, las manifestaciones formuladas de manera reiterada por la entidad demandada en esos actos administrativos, constituyen prueba fehaciente de la notoriedad de la marca cuestionada para la época en que se dispuso su registro.

En ese orden de ideas, como en el sub lite no se demostró la notoriedad de las marcas opositoras, debe concluirse que el registro otorgado era jurídicamente factible. Además de ello, establecida la identidad y la semejanza de los signos en conflicto, pero desvirtuada su conexidad competitiva, la Sala considera que en el asunto que ocupa su atención no se presentan riesgos directos o indirectos de confusión o asociación empresarial.

Por todo lo expuesto, estima la Sala que acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al proferir los actos acusados, pues ante la inexistencia de riesgo de confusión, el signo VOGUE solicitado era susceptible de ser registrado en la clase 9ª Internacional al satisfacer la exigencia de distintividad establecida por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no estar afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 83 ejusdem.

Por todo lo anterior, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 15 de agosto de 2013».

(2) Los productos amparados por dicha clase 9ª son los que se indican a continuación: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

(3) La palabra “Vogue” es igualmente propia del idioma inglés. Según el Merriam-WebsterSpanish and English Dictionary, Editorial New Win, su significado es el mismo que tiene ese vocablo en idioma francés.

(4) “Lo notorio no requiere prueba”.

(5) ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

(6) En la actualidad, el artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) El valor contable del signo como activo empresarial;

h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o

i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) Los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.