Sentencia 2005-00136 de 16 de marzo de 2012 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2005-00136-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La excepción de ineptitud de la demanda.

Como se expresó previamente, en la contestación de la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio formuló la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, fundada en que, a su juicio, existe indebida acumulación de pretensiones, como quiera que se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normativa en materia de propiedad industrial y, además, en un caso se trata de una marca nominativa y en el otro de una marca mixta.

La Sala desestima esta glosa por cuanto en realidad se dan las condiciones procesales para que tal acumulación sea procedente bajo la óptica del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, pues, en efecto, en este caso, se tiene que esta Sección de la corporación es competente para conocer de ellas, las pretensiones no se excluyen entre sí, ya que bien pueden ser o no acogidas en la sentencia, y deben tramitarse por el mismo procedimiento ordinario.

A este respecto, es pertinente citar las consideraciones que sobre este mismo aspecto se consignaron en la sentencia de 20 de agosto de 1998 proferida por esta Sala, en donde se dijo lo siguiente:

“La parte demandada solicitó en su escrito de contestación de la demanda que se declare la excepción de inepta demanda por indebida “acumulación de pretensiones”, pues la sociedad actora demandó dos actos administrativos que no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre ellos una relación de dependencia, por lo cual ha debido solicitar la nulidad a través de dos demandas independientes.

Considera el Tribunal Andino de Justicia, refiriéndose al artículo 87 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el sentido de la norma invocada cuando exige que la solicitud de registro “deberá comprender una sola clase de productos o servicios” es que cada una de dichas solicitudes se tramite mediante un procedimiento individual y autónomo, pero que corresponde al juez nacional “…determinar la procedencia de la acumulación en el correspondiente proceso judicial contencioso administrativo, conforme a las prescripciones procesales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Para el análisis de la excepción planteada, la Sala tendrá entonces en cuenta, por así permitirlo la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza:

““Acumulación de pretensiones”. El demandado podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

“1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrá acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

“2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

“3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

En el caso sub examine, los actos acusados consisten en dos resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se niega el registro de la marca Predilecta solicitada por la sociedad Grasas Vegetales S.A., y sus correspondientes actos administrativos presuntos confirmatorios. Esos elementos indican que el conocimiento de esas pretensiones corresponde a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; de otra parte, no son pretensiones que se excluyan entre sí, y, finalmente, todas ellas pueden tramitarse por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario.

Por tanto, la “acumulación de pretensiones” en el asunto examinado es viable jurídicamente y, en consecuencia, la excepción propuesta no tiene vocación de prosperidad”(1).

En el presente asunto, se reitera, la parte actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra dos actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que le conceden el registro de la misma marca Bouygues Telecom para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9 de la clasificación internacional; la demanda contra tales actos se resuelve por esta corporación en única instancia y por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario; y las pretensiones no se excluyen entre sí.

Además, al margen de lo ya señalado, debe precisarse que de acuerdo con los actos administrativos demandados, la marca Bouygues Telecom se solicitó y se concedió en ambos casos como marca nominativa, para distinguir productos comprendidos en las clases 9 y 38 de la clase internacional de Niza.

No prospera, entonces, la excepción propuesta por la entidad demandada.

2. Consideración sobre la legitimación de la demandante.

Aunque no es una cuestión que se debata dentro de esta actuación, estima pertinente la Sala precisar que la sociedad Colombia Tlecomunicaciones(sic) S.A. ESP se encuentra legitimada en este proceso, en consideración al contrato de licencia de uso de la marca y signos distintivos suscrito el 30 de septiembre de 2003 entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom— en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, en el cual se lee, entre otras consideraciones:

“Segunda: Modalidad de la licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom— en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato.

Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom— en liquidación, ante la división de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encuentran vigentes a la fecha, y que se relacionan en el anexo A…”(2).

3. La normativa aplicable a este asunto.

No obstante que en la demanda se invocan como infringidas disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Sala acogiendo las conclusiones de la interpretación prejudicial emitida en este proceso, dará aplicación a la normativa pertinente de la Decisión 344, en consideración a que la solicitud relativa al registro del signo Bouygues Telecom (nominativo) fue presentada el 3 de febrero de 2000, en vigencia de la citada decisión.

La Sala prohíja las consideraciones que sobre el particular se hacen en la citada interpretación, y que se concretan en lo siguiente:

“Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

Con el mismo sentido y finalidad este tribunal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la disposición transitoria primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(...) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (...)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (...). (Proceso Nº 28-IP-95, caso “Canali”, publicado en la GOAC 332, mar. 30/98)”.

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “Bouygues Telecom” (denominativo), fue presentada el 3 de febrero de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”.

4. El asunto de fondo.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca “Bouygues Telecom” (nominativa), a favor de la firma Bouygues S.A., para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 38 de la clasificación internacional de Niza. La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP estima que los citados actos son contrarios a la normativa comunitaria que invocó en la demanda, en consideración a que la marca cuyo registro se concede a través de los mismos se asemeja y confunde con las marcas de su propiedad previamente registradas y que amparan productos y servicios comprendidos dentro de las mismas clases.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, y cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 344

“ART. 81.—Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“ART. 82.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…).

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”.

“ART. 83.—Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

[…]”

“ART. 95.—Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

En la interpretación prejudicial 108-IP-2010 del mismo modo es interpretada la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el que sigue:

Decisión 486

“Disposición transitoria primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)”.

Es claro, conforme a esta normativa, que no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva, y que, de permitirse su registro, se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Antes de proceder al análisis comparativo de las marcas enfrentadas, la Sala se referirá al aspecto genérico y débil que el tercero interesado le endilga a la marca Telecom.

Sobre el particular, se prohíja lo expuesto por esta Sala en reciente sentencia de 28 de octubre de 2010 (exp. 11001-03-24-000-2005-00137-01, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno), reiterada en fallo de 2 de diciembre de 2010 (exp. 11001-03-24-000-2005-00138-01, C.P. Dra. María Elizabeth García González), en la cual se consideró que la marca Telecom no es genérica ni débil.

Al efecto, dijo la Sala en la primera de las citadas sentencias lo siguiente:

”Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, la Sala estima conducente, referirse al aspecto genérico de la marca “Telecom” pregonada por el tercero interesado en las resultas del proceso, al igual que si esta marca es o no débil por cuanto su titular se encuentra en liquidación y la expresión Telecom es débil.

Al respecto debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucre alguno de los productos o servicios que éste distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta “Telecom”, ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

MarcaClaseCertificadoVigencia
Telecom918956622/03/2006
Telecom3816024123/02/2014
Telecom3818957323/02/2014
Telecom3818958623/02/2014

 

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “Telecom” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término Telecom, no tiene significado.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “Telecom”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca “Telecom”, sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menos aún, puede indicarse que la expresión Telecom sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones.

Así las cosas, las observaciones planteadas por el tercero interesado en las resultas del proceso, no tienen perspectiva de éxito en el presente proceso” (resaltados originales).

Mediante la citada sentencia de 28 de octubre de 2010, se declaró la nulidad de las resoluciones 3738 de 20 de febrero de 2003, a través de la cual se concedió el registro de la marca “América Telecom” para distinguir servicios de la clase 38, y 3742 de 20 de febrero de 2003 por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V. Por su parte, en la sentencia de 2 de diciembre de 2010, se declaró la nulidad de las resoluciones 3741 de 20 de febrero de 2003, mediante la cual se concedió el registro de la marca “Grupo América Telecom” para distinguir servicios de la clase 38, y 3743 de 20 de febrero de 2003, por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor también de la sociedad América Móvil S.A. de C.V.

En el caso sub examine, la Sala procederá a efectuar el análisis comparativo de las marcas, siguiendo los lineamientos de la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Las marcas enfrentadas son las siguientes:

 

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En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, se impone señalar que a juicio de la Sala, contrario a lo sostenido por el tercero interesado, en el caso bajo examen en las marcas mixtas el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a estas marcas.

Pues bien, respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas “Bouygues Telecom”, discutida, y “Telecom”, de propiedad de la demandante, existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, pues la palabra Telecom, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término Bouygues de la cuestionada no le proporciona un valor diferenciador frente a la marca registrada.

Ahora bien, no obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como se ha hecho en reiterada jurisprudencia, que para que exista confusión entre marcas se requiere no solo de la identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, aspecto que ya se analizó, sino que además debe verificarse que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el tema de la conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

A este respecto esta corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la clasificación internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar su marca la sociedad Bouygues S.A. es en la industria de las comunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 y en los productos de la clase 9ª Internacional, y las empresas Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, esta última en su calidad de licenciataria, lo hacen dentro de la misma órbita al distinguir iguales productos y servicios, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos.

En efecto, tanto la marca cuestionada “Bouygues Telecom”, como la marca previamente registrada “Telecom”, distinguen los productos de la clase 9ª Internacional y los servicios comprendidos en la clase 38 ibídem.

La clase 9ª Internacional comprende los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”. La clase 38 Internacional: “Telecomunicaciones”.

En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual, observada entre los signos en disputa, existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen. Por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error.

Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca “Bouygues Telecom” no se ajusta a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se concluye por la Sala que se encuentran fundados los cargos de la demanda y, en consecuencia, se declarará la nulidad de las resoluciones administrativas acusadas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 37520 de 20 de noviembre de 2001, mediante la cual se concedió el registro de la marca “Bouygues Telecom” (nominativa) para distinguir servicios de la clase 38, y 37521 de 20 de noviembre de 2001, por la cual se concedió el registro de la misma marca para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad Bouygues S.A.

3. ORDÉNASE a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de las marcas “Bouygues Telecom” para distinguir productos de la clase 9ª y servicios de la clase 38 internacional.

4. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

(1) Sentencia de 20 de agosto 1998, proferida en el expediente con radicación 3228, Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta Ayola.

(2) Copia auténtica de este documento obra a folios 117 a 126 de este cuaderno.