Sentencia 2005-00137 de octubre 28 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2005-00137

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil diez.

La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 3738 de 20 de febrero de 2003 mediante la cual se concedió el registro de la marca “America Telecom” para distinguir servicios de la clase 38, y 3742 de 20 de febrero de 2003 por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones propuestas por la entidad demandada sobre “la indebida acumulación de pretensiones”. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 28 de mayo de 1998, Expediente 3227, Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa, actora: Grasas Vegetales S.A., de la cual se extraen algunos apartes que ilustran el tema.

“1. La excepción de inepta demanda. La ineptitud de la demanda se hace consistir en la indebida «acumulación de pretensiones», por el hecho de haber sido acusadas en la misma demanda seis resoluciones correspondientes a actuaciones administrativas distintas.

La Sala desestima esta glosa por cuanto en realidad se dan las condiciones procesales para que tal acumulación sea procedente bajo la óptica del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, ya que, en efecto, en este caso, se tiene que esta corporación es competente para conocer de todas ellas; las pretensiones no se excluyen entre sí, ya que todas bien pueden ser o no acogidas en la sentencia, y todas deben de tramitarse por el mismo procedimiento.

En consecuencia, la excepción se declarará como no probada”.

En igual sentido, la sentencia de 20 de agosto de 1998 proferida por esta Sala, sostiene:

“La parte demandada solicitó en su escrito de contestación de la demanda que se declare la excepción de inepta demanda por indebida «acumulación de pretensiones», pues la sociedad actora demandó dos actos administrativos que no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre ellos una relación de dependencia, por lo cual ha debido solicitar la nulidad a través de dos demandas independientes.

Considera el Tribunal Andino de Justicia, refiriéndose al artículo 87 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el sentido de la norma invocada cuando exige que la solicitud de registro ‘deberá comprender una sola clase de productos o servicios’ es que cada una de dichas solicitudes se tramite mediante un procedimiento individual y autónomo, pero que corresponde al juez nacional “... determinar la procedencia de la acumulación en el correspondiente proceso judicial contencioso administrativo, conforme a las prescripciones procesales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano”.

Para el análisis de la excepción planteada, la Sala tendrá entonces en cuenta, por así permitirlo la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza:

«Acumulación de pretensiones». El demandado podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

“1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrá acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

“2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

“3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

En el caso sub examine, los actos acusados consisten en dos resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se niega el registro de la marca predilecta solicitada por la sociedad Grasas Vegetales S.A., y sus correspondientes actos administrativos presuntos confirmatorios. Esos elementos indican que el conocimiento de esas pretensiones corresponde a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; de otra parte, no son pretensiones que se excluyan entre sí, y, finalmente, todas ellas pueden tramitarse por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario.

Por tanto, la «acumulación de pretensiones» en el asunto examinado es viable jurídicamente y, en consecuencia, la excepción propuesta no tiene vocación de prosperidad”(1).

La Sala prohíja las sentencias transcritas, ya que se trata de situaciones jurídicas idénticas al sub judice, pues la entidad demandada excepciona por “acumulación indebida de pretensiones”, ya que la actuación administrativa referente al trámite de registro de la marca nominativa “America Telecom” clase 9ª, se surtió dentro del Expediente 257545 y bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que la actuación administrativa que concluyó con la concesión de la marca “America Telecom” clase 38, se adelantó bajo el Expediente 257533 y en vigencia de la Decisión 313. Además, que el análisis se efectuó atendiendo a la modalidad nominativa y, en el otro, el carácter mixto.

En efecto, los actos administrativos acusados consisten en dos resoluciones de la administración, mediante los cuales se concede el registro de la marca “America Telecom”, clases 9ª y 38, respectivamente, solicitada por la sociedad América Móvil S.A. de C.V. No obstante, se precisa que el Tribunal de Justicia Andino, contrario a lo informado por la administración, en la interpretación prejudicial 026-IP-2008 solicitada, indica “que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo America Telecom se presentó el 4 de julio de 2002”, deben aplicarse la normas de la Decisión 486 vigentes para esa época, y no la Decisión 313 para una de las actuaciones administrativas que concedió dicho signo.

Al respecto, la Sala considera, que en el caso sub examine, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las pretensiones de la demanda, las cuales no se excluyen entre sí y ellas son tramitables bajo el proceso ordinario, de donde se deduce que cumple con los requisitos señalados en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, la excepción propuesta por la entidad demandada, no tiene vocación de prosperar.

Tampoco tienen éxito las excepciones propuestas por el tercero interesado, ya que estas se refieren en su orden:

A que el signo “Telecom” es débil, en virtud de que la titularidad de la marca está en cabeza de una empresa que se encuentra en liquidación e inevitablemente está condenada a desaparecer. Que la expresión Telecom contenida en la marca de Telecom en liquidación es genérica para los productos y servicios de telecomunicaciones. Que la marca “America Telecom”, no constituye la perpetración, ni facilita ni consolida actos de competencia desleal, como tampoco constituye uso fraudulento de marca alguna.

Como puede apreciarse, tales aspectos no son excepciones, sino que son situaciones propias de la causa petendi que ocupará a esta Sala al momento de resolver de fondo los cargos formulados por la actora.

Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido entre la marca “Telecom” previamente registrada y la marca nominativa “America Telecom”, cuyos actos administrativos que concedieron el registro para las clases 9ª y 38 Internacional, fueron acusados por la parte demandante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. El juez consultante debe analizar si la marca America Telecom cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

2. El juez consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si(sic) mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El juez consultante deberá analizar si la marca America Telecom al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

3. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El juez consultante deberá determinar en qué medida la marca America Telecom es similar a la marca registrada Telecom y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

4. Corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que este ampara.

5. En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquel elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado” (fls. 548 a 549).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 026-IP-2008, solicitada por esta corporación señaló, que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo America Telecom se presentó el 4 de julio de 2002, es decir en vigencia de la Decisión 486, es procedente la interpretación de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 y de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 128 de su estatuto se interpretará de oficio el artículo 135 literal f) de la mencionada decisión, y no se interpretarán los artículos 84 y 128 de la misma decisión por no ser aplicables al caso.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“ART. 258.—Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

“ART. 259.—Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Igualmente, afirma el mencionado tribunal, que esta sección, al realizar el examen de registrabilidad, debe tener en cuenta lo sentado en la interpretación prejudicial ya citada, para determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre America Telecom y Telecom.

Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, la Sala estima conducente, referirse al aspecto genérico de la marca “Telecom” pregonada por el tercero interesado en las resultas del proceso, al igual que si esta marca es o no débil por cuanto su titular se encuentra en liquidación y la expresión Telecom es débil.

Al respecto debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucre alguno de los productos o servicios que este distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta “Telecom”, ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

Marca ClaseCertificadoVigencia
Telecom 9 189566 22/03/2006
Telecom 38 160241 23/02/2014
Telecom 38 189573 23/02/2014
Telecom 38 189586 23/02/2014

 

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “Telecom” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término Telecom, no tiene significado.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “Telecom”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca “Telecom”, sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menos aún, puede indicarse que la expresión Telecom sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones(2).

Así las cosas, las observaciones planteadas por el tercero interesado en las resultas del proceso, no tienen perspectiva de éxito en el presente proceso.

Ahora bien, respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas “America Telecom” cuestionada y “Telecom” existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la palabra Telecom, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término America de la cuestionada no le proporciona un valor diferenciador frente a la marca registrada.

No obstante lo anterior, se considera necesario abordar el tema del nexo o conexión competitiva de los productos que distinguen ambas marcas, para efectos de determinar si a pesar de sus semejanzas observadas, la marca denominativa “America Telecom” en conflicto, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486.

Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, los cuales son: (i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya determinada, (ii) y que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. De los diferentes fallos sobre este tema, se trae a colación el aparte pertinente de la sentencia de 29 de julio de 2010.

“No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se a referido esta corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.

(...).

Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege solo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, solo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante”(3).

En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa América Móvil S.A. de C.V., es en la industria de las comunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 y en los productos de la clase 9ª Internacional, y las empresas Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP en su calidad de licenciataria, lo hacen dentro de la misma órbita al distinguir iguales productos y servicios, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos.

En efecto, tanto la marca cuestionada “America Telecom”, como la marca previamente registrada “Telecom”, distinguen los productos de la clase 9ª Internacional y los servicios comprendidos en la clase 38 ibídem.

La clase 9ª Internacional comprende los siguientes productos:

“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

La clase 38 Internacional: “Telecomunicaciones”.

En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual observada entre los signos en disputa existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen. Por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error.

Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

Por último, respecto a la violación de los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486, anunciada por la parte actora, es preciso indicar que en el expediente no figura prueba alguna que establezca que el tercero interesado en las resultas del proceso, titular del signo “America Telecom”, haya obrado de mala fe o hubiese atentado contra la sana competencia. Por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperar.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 3738 de 20 de febrero de 2003 mediante la cual se concedió el registro de la marca “America Telecom” para distinguir servicios de la clase 38, y 3742 de 20 de febrero de 2003 por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro de las marcas “America Telecom” para distinguir productos de la clase 9ª y servicios de la clase 38 Internacional.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

(1) Sentencia de 20 de agosto 1998. Rad. 3228, C. P. Manuel Santiago Urueta Ayola. Actor: Sociedad Grasas Vegetales S. A.

(2) “Cuánto valen marcas como Juan Valdez, Microsoft, Disney, Harley-Davidson, Google o Coca-Cola? estas y otras marcas con gran posicionamiento valen más dinero que los demás activos de estas empresas. El nombre de su empresa y de cada uno de sus productos o servicios no es solo un punto de referencia, es un activo intangible que se debe robustecer cada día con calidad, cumplimiento y servicio. Una empresa colombiana tenía uno de sus productos de consumo masivo muy posicionado en el mercado local, uno de sus competidores era una empresa multinacional la cual investigó si la marca de su competidor más fuerte estaba registrada y al saber que no lo estaba la registró como suya. Aunque la multinacional nunca usó esta marca, la empresa local tuvo que cambiar la marca de su producto lo cual le implicó grandes gastos, el descenso en el posicionamiento de su producto y por supuesto pérdidas en ventas…”. (*) EAE es la Escuela de Administración de Empresas de España. Eliana Salgado, Channel Planet, 23 de julio de 2007.

(3) Sentencia de 18 de junio de 2009. Ref. Expediente 2003-00095. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Transpack Ltda.