Sentencia 2005-00139 de julio 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente: 2005-00139-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

Acción de nulidad

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “Telecom Américas” (nominativa) a favor de América Móvil S.A. de C.V., para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª de la clasificación internacional de Niza.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP solicita la nulidad de los registros marcarlos aludidos, con fundamento en la titularidad de la marca “Telecom”, previamente registrada a nombre de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación.

En primer término, la Sala se referirá a la excepción de inepta demanda, propuesta por la Superintendencia de Industria Comercio, al considerar que los actos administrativos acusados no podían acumularse en una misma demanda, porque se trata de dos actuaciones administrativas distintas, iniciadas bajo diferente normativa; que en un caso la modalidad del signo era nominativo y en el otro mixto; que en las actuaciones no intervino la demandan; y que no interpuso los recursos legales que eran procedentes.

El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1º Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2º. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3º. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

Del texto de la resoluciones acusadas, se desprende sin mayor dificultad, que la actora podía acumular las pretensiones, porque se trata de una acción contra dos actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que conceden el registro de la marca “Telecom América” (nominativa en las clases 9ª y 38), solicitado por América Móvil S.A. de C.V. el 4 de julio de 2002, según consta en los formularios visibles a folios 445 y 469.

En cuanto a los requisitos formales, se tiene que es competente el Consejo de Estado, en única instancia, para conocer la demanda contra ambos actos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo; el proceso se resuelve por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario; y, además, las pretensiones no se excluyen entre sí.

En consecuencia, no prospera la excepción propuesta por la entidad demandada.

En cuanto a las excepciones formuladas por la tercera con interés directo en las resultas del proceso, comoquiera que no se trata de excepciones propiamente dichas, sino de situaciones relacionadas directamente con el fondo del asunto, la Sala las resolverá al momento de estudiar la legalidad de los actos acusados.

Resuelto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si procedía el registro de la marca “Telecom Américas” (nominativa), para distinguir servicios de la clase 38 y productos de la clase 9ª de la clasificación internacional de Niza.

Teniendo en cuenta que las solicitudes de registro del signo “Telecom Américas” se presentaron el 4 de julio de 2002(2); y, lo actos acusados se expidieron en el año 2003, deben aplicarse la normas de la Decisión 486, vigentes para esa época, y no las de la Decisión 313, como lo afirmó la demandada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 126-IP-2009, solicitada por esta corporación, señaló que en el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, 136, literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 128 de su estatuto, estimó que procede de oficio la interpretación del artículo 135, literal f), de la mencionada decisión.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) Los sonidos y los olores;

d) Las letras y los números;

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

“ART. 137.—Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“ART. 258.—Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.

“ART. 259.—Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre la marcas en conflicto, la Sala estima pertinente referirse aI argumentos esbozados por la tercera con interés directo en I resultas del proceso, relacionados con el carácter genérico del signo “Telecom”; su debilidad para representar una marca; y el hecho de que su titular se encuentra en liquidación.

Al efecto, conviene traer a colación la sentencia de 28 de octubre de 2010 (Exp. 2005-00137, C.P.: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno), en la que la Sala, al pronunciarse sobre la distintividad de la marca “Telecom”, consideró que no se trataba de una marca genérica o débil. Al respecto, sostuvo la Sala en la precitada providencia:

“Debe indicarse que un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucra alguno de los productos o servicios que este distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta “Telecom”, ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38, entre las cuales se encuentran los siguientes registros:

MarcaClaseCertificadoVigencia
Telecom918956622/03/2006
Telecom38160241 23/02/2014
Telecom3818957323/02/2014
Telecom3818958623/02/2014

 

Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “Telecom” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, antes reseñados, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término Telecom, no tiene significado.

Otra cosa bien diferente, es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “Telecom”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas.

De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca “Telecom” sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarlos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menos aún, puede indicarse que la expresión Telecom sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones”.

La Sala prohíja los argumentos de la citada sentencia, por ser completamente aplicables al caso concreto; y prohíja también el criterio dado por el tribunal andino en la interpretación prejudicial, en el sentido de que la marca es un bien intangible cuya vida jurídica depende del término por el cual fue concedida o renovada y de que su registro no haya caducado o haya sido anulado. Por lo tanto, los derechos sobre la marca “no desaparecen por la liquidación de la persona de su titular, ya que, siendo un bien intangible, forma parte de los activos de dicha persona y, en tal sentido, puede ser avaluada y negociada como cualquier otro activo de la sociedad en liquidación. En este sentido, habría que distinguir que una cosa es el estado del titular de la marca y otra cosa la distintividad que tenga la misma”(3). (Resaltado fuera del texto).

El examen de registrabilidad

Para el examen de registrabilidad se tendrán en cuenta las reglas acogidas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(4), a saber:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.

Para efectos de realizar la comparación visual, a continuación se presentan las marcas en conflicto:

septiembre 21.PNG

Se observa que entre las marcas “Telecom Américas cuestionada y “Telecom” existe identidad ortográfica, fonética e ideológica, en cuanto respecta al signo nominativo esencial “Telecom”. En relación con la expresión “América” del signo cuestionado, se observa que no proporciona un valor diferenciador que le otorgue suficiente distintividad para considerar que no se confunde con la marca registrada.

Ahora bien, para establecer si existe una conexión competitiva entre los signos que pueda conllevar un riesgo de confusión y/o asociación es necesario analizar la relación directa o indirecta entre los productos y servicios que estos distinguen.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 84-IP-2005, sostuvo:

“III. Conexión competitiva.

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como:

a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclator.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o servicios de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización.

Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud.

c) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre los productos o servicios.

Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva.

e) Misma finalidad.

Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión.

En el caso bajo examen, se tiene que la marca “Américas Telecom” fue registrada para amparar servicios de la clase 38, esto es, telecomunicaciones, y productos de la clase 9ª, entre los cuales se encuentran aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; y distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago.

El sector del mercado en el que pretende explotar sus marcas la empresa América Móvil S.A. de C.V., es la industria de las comunicaciones (servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª internacional).

Por su parte, la sociedad Colombia Telecomunicaciones, en calidad de licenciataria de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en Liquidación, explota el mercado dentro de la misma órbita, porque su marca “Telecom” distingue servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9ª Internacional, lo cual, sin duda, permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos, según los criterios señalados en la interpretación prejudicial transcrita.

En este orden de ideas, puede concluirse que, además de la similitud ortográfica, fonética e ideológica observada entre los signos en disputa, existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen; por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas en el mercado, induciría a error al consumidor que adquiriría un producto o usaría un servicio creyendo que está comprando o usando otro, o que consideraría que los productos y servicios tienen el mismo origen empresarial.

Aunado a lo anterior, las marcas en conflicto, al distinguir productos y servicios de las mismas clases, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, lo que refuerza aún más el concepto de confundibilidad.

Es pertinente resaltar que la Sala, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2010(5), declaró la nulidad de las resoluciones 03741 y 03743 de 20 de febrero de 2003, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “Grupo América Telecom”, para distinguir servicios de la clase 38 y productos de la clase 9ª expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V.

En esa oportunidad, al igual que en el presente caso, el estudio de confundibilidad se efectuó sobre los signos “América Telecom y “Telecom”, por lo que son válidas las mismas apreciaciones en cuanto a sus similitudes y el riesgo de confusión.

Por otra parte, en la sentencia atrás citada de 28 de octubre de 2010(6), la Sala decidió anular el registro de la marca “América Telecom” para distinguir servicios de la clase 38 y productos de la clase 9ª internacional, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V., concluyendo que entre dicho signo y la marca “Telecom” existe, por una parte similitud gráfica, fonética y conceptual, y, por otra, una conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos signos distinguen, que genera un riesgo de confusión.

Resta a la Sala pronunciarse sobre el cargo de violación de los artículos 137, 258 y 259 de la Decisión 486, alusivos a la competencia desleal endilgada por la actora.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, sostuvo:

“Cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el juez consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar el conocimiento previo de la marca “Telecom” (mixta) por parte de la solicitante” (fl. 651).

Se advierte que en el expediente no figura prueba alguna que establezca que la tercera con interés directo en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca “Telecom Américas”, haya obrado de mala fe o atentado contra la sana competencia; razón por la cual este cargo no tiene vocación de prosperidad.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos demandados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 03739 de 20 de febrero de 2003, mediante la cual se concedió el registro de la marca “Telecom Américas” para distinguir servicios de la clase 38 y 03740 de 20 de febrero de 2003, por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad América Móvil S.A. de C.V.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de las marcas “Telecom Américas” para distinguir productos de la clase 9ª y servicios de la clase 38 internacional.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de julio de 2011».

(2) Folios 445 y 469, cuaderno principal.

(3) Folio 650.

(4) Folio 646.

(5) Expediente 2005-00138, C.P. María Elizabeth García González, actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

(6) Expediente 2005-00137, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, actora: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.