Sentencia 2005-00164 de mayo 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2005-00164-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Smithkline Beecham P.L.C.

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los actos administrativos demandados.

Se demandan las resoluciones 1934 de 30 de enero de 2004 y 31975 de 23 de diciembre del mismo año, por medio de las cuales se niega una patente de invención denominada “Hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. El objeto de la controversia.

A efectos de poder adoptar una decisión de fondo con respecto a la legalidad de los actos administrativos demandados, la Sala procederá a determinar si la creación denominada “Hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona”, tiene altura inventiva.

3. Normas comunitarias aplicables.

El Tribunal Andino de Justicia señala en su interpretación que las disposiciones a aplicar en el asunto bajo examen son las siguientes:

Decisión 344

“(...).

ART. 1º—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 2º—Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(...).

ART. 4º—Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(...)”.

Decisión 486

“(...).

Disposiciones transitorias

Primera. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(...)”.

4. Requisitos de patentabilidad establecidos por las normas comunitarias.

Conforme a la norma supranacional que debe regir los aspectos relacionados con la propiedad industrial, la patentabilidad de una invención supone en esencia que sea novedosa, tenga nivel inventivo y sea aplicable industrialmente. Lo anterior significa que la creación no puede ni debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no puede formar parte del conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente, y su resultado no puede ser derivado o inferido de manera evidente en cuanto el estado de la técnica respecta, esto es, que no resulte obvia para una persona versada en la materia.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas aplicables al caso señaló:

“Este tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’— y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”(1).

2.1. Requisitos de patentabilidad.

El artículo 1º de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2º a 5º de dicho cuerpo legal.

3. La novedad y el estado de la técnica.

Según lo establecido en el artículo 2º de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.

5. Análisis del caso concreto.

Según se desprende de los antecedentes administrativos allegados al proceso, el objeto de la invención propone “una forma de sal de ácido maleíco indicada para la preparación de agentes farmacéuticos a escala comercial”, ante lo cual, la entidad nacional competente que funge como parte demandada en el proceso, consideró que carecía de novedad y nivel inventivo, toda vez que se encuentra comprendida en el estado de la técnica comoquiera que había sido revelado previamente y puede ser deducida fácilmente por una persona versada en la materia.

En efecto, al realizar el estudio de patentabilidad, la demandada encontró que el estado de la técnica arrojaba, luego de consultar las fuentes de información, documentos anteriores a la fecha de prioridad invocada en la solicitud de patente y relacionados con el objeto de esta, cuya descripción es la siguiente:

 

DocumentoTítuloFecha de publicación
1WO 9405659“Derivados sustituidos de tiazolidindionas”17-03-1994
2EP 0306228“Derivados sustituidos de tiazolidindionas”02-06-1998
3Texto“Remington farmacia”31-12-1995

 

En consideración al estado de la técnica, la Superintendencia concluyó que las reivindicaciones 1 a 10 y 12 a 15 carecen de novedad, dado que la publicación WO 9405659 revela compuestos de la formula general cuyos constituyentes se revelan en la descripción, en la que se incluyen hidratos y solvatos, al igual que ocurre con la solicitud EP 0306228, en la que también se revelan compuestos idénticos.

En cuanto el nivel inventivo, la entidad nacional competente pudo establecer que una persona versada en la materia, basándose en sus conocimientos de conjunto y en las publicaciones del estado del arte anteriormente relacionadas, hubiese podido concluir fácilmente que era posible proporcionar un hidrato de rosiglitazona para obtener los solvatos que se pretenden patentar.

Con el propósito de controvertir la postura de la Superintendencia, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en sede administrativa, y para ello solicitó que se practicara una prueba pericial para efectos de constatar, a través de elementos técnicos y científicos, que las reivindicaciones sí gozaban de novedad y nivel inventivo. En tal sentido el despacho encargado de sustanciar el proceso accedió a ordenar la práctica de la prueba y designar el perito correspondiente(2). Sin embargo, la actora desistió de dicha prueba, desistimiento que finalmente fue aceptado(3).

Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que es existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas.

Lo anterior, encuentra fundamento en la máxima jurídica onus probandi incumbit actori, que tiene reconocimiento en nuestro derecho positivo en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este asunto por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentra incurso en un vicio invalidante.

En este contexto, para la Sala es claro que el actor no probó que la administración haya incurrido en alguna irregularidad al negar la solicitud de patente y como ello es así, esta corporación no tiene más remedio que dar por ciertos los argumentos técnicos y científicos de que se valió la Superintendencia para señalar que las reivindicaciones que pretendía patentar la sociedad Smithkline Beecham P.L.C. carecen de novedad y nivel inventivo, requisitos necesarios concurrentes para otorgar la patente.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad presentada por la sociedad Smithline Beecham P.L.C. contra las resoluciones 1934 de 30 de enero 2004 y 31755 de 23 de diciembre del mismo año proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se denegó la solicitud de patente para la creación titulada “Hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2-4-diona”.

2. Por secretaría devuélvase el saldo de la suma depositada para cubrir los gastos del proceso si lo hubiere.

3. En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. GOAC Nº 631, de 10 de enero de 2001, caso: “Derivados de bilis humana”.

(2) Folios 230 a 231.

(3) Folios 364 y 366.