Sentencia 2005-00203 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001032400020050020301

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Biogen Laboratorios de Colombia S.A.

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Bristol-Videx EC, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Al respecto, los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) Carezcan de distintividad;

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo hace una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución acusada, concedió el registro de la marca Bristol-Videx EC, a favor de Bristol Myers Squibb Company, para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”...

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa...”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona
Marca previamente registrada

Bristol-Videx EC
(mixta clase 5)
Virex
(nominativa clase 5)
S 2005-00203 FOR1.jpg

VIREX

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra que es nominativa, debe recordarse que el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 106-IP-2011:

“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, marca: CASA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999)”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Bristol-Videx EC y Virex.

5.1.1. Comparación ortográfica(2) y fonética(3) e ideológica(4). 

Advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Bristol-Videx EC y Virex, pues se perciben de forma diferente, produce sonidos distintos al pronunciarse de manera conjunta y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores, pues son de fantasía.

Al efecto, deben recordarse los argumentos que expuso la Sala en sentencia de 13 de diciembre del año 2012 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), cuando efectuó un cotejo análogo de la siguiente manera:

“Marcas: “Bristol Videx EC” y “Virex”.

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa no existen semejanzas ortográfica, fonética y conceptual significativas, por cuanto el signo denegado, es de aquellos denominados compuestos mientras que la marca previamente registrada es simple, además porque contrario a lo afirmado por el tercero interesado en las resultas del proceso, ambos signos son de aquellos denominados por la doctrina de “fantasía”, donde se presume que el significado de sus denominaciones no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de su marca “Virex” esté estructurada por el prefijo VIR el cual, según sus palabras, evoca la expresión “virus”, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor con solo observarla.

En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que esta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión.

La semejanza ortográfica no se presenta en esta oportunidad, dado que es diferente la longitud de las palabras y de sus vocales, las cuales se encuentran ubicadas en distinto orden, y contiene diversos números de sílabas, situación que no genera riesgo de confusión ante la vista de los consumidores, veamos:

Bristol Videx EC - Virex Bristol Videx EC - Virex

Bristol Videx EC - Virex Bristol Videx EC - Virex

Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el grado de confundibilidad, se presentan en forma diferente en los signos en conflicto, cuyas pronunciaciones se perciben disímilmente.

Referente a la semejanza conceptual, ya se dijo, que ambos signos son de aquellos denominados por la doctrina de “fantasía”, donde se presume que el significado de sus denominaciones no forma parte del conocimiento común.

Así las cosas, al ser distintas en la longitud de cada una de las palabras que conforman sus denominaciones y disímiles en sus vocales, como también contar con diferentes números de sílabas y ubicación de las sílabas tónicas, donde sus acentos prosódicos producen sonidos desemejantes, y ser signos de fantasía debe concluirse que son más las diferencias que las similitudes y, por lo tanto, el signo “Bristol Videx EC”, a juicio de la Sala, es registrable como marca.

Adicionalmente, la expresión Virex, utilizada en la denominación de la marca previamente registrada, es de uso común en las marcas de la clase 5ª, la cual no puede ser apropiada por nadie, constituyéndose en un signo débil, tal como se demuestra en el archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, extraído vía Internet, además de las pruebas allegadas al proceso.

(...).

Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que, como ya se dijo, no generan riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo “Bristol Videx EC” cumple con los requisitos de distintividad y no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial”(5).

En conclusión, se observa que la marca Bristol-Videx EC no es semejante, al signo Virex, pues se perciben de manera distinta, producen un sonido diferente al ser pronunciadas y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca Bristol-Videx EC genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

5.2. Riesgos de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008, marca denominativa “Sheraton”, publicado en la Gaceta Oficial 1648, de 21 de agosto de 2008)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Bristol-Videx EC se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo Virex se otorgó para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la misma clase.

Ahora, aplicando las reglas del tribunal de justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que los signos Bristol-Videx EC y Virex no son semejantes y distinguen productos similares.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Bristol-Videx EC es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Bristol-Videx EC se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza y aquel que se concedió previamente a la marca Videx se había otorgado para distinguir “productos farmacéuticos” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, permite constatar que la marca Bristol-Videx EC es suficientemente distintiva respecto de Virex, pues a pesar de que identifican productos similares, lo cierto es que las marcas son distintas y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera diferente y producen sonidos disimiles al ser pronunciadas en su conjunto.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Bristol-Videx EC, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca Virex.

A propósito, en un caso análogo, en el que se concedió el registro de la marca Bristol-Videx EC, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con los signos Virex y Almanaque Pintoresco de Bristol, previamente registrados para distinguir productos en las clases 5 y 16, esta Sala manifestó:

La Sala considera necesario analizar el grado de confusión entre las marcas “Bristol Videx EC” y “Virex”, dado que distinguen los mismos productos de la clase 5ª y, luego, frente a la marca mixta “Almanaque Pintoresco de Bristol” que ampara los productos de la clase 16 internacional.

Marcas: “Bristol Videx EC” y “Virex”.

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa no existen semejanzas ortográfica, fonética y conceptual significativas, por cuanto el signo denegado, es de aquellos denominados compuestos mientras que la marca previamente registrada es simple, además porque contrario a lo afirmado por el tercero interesado en las resultas del proceso, ambos signos son de aquellos denominados por la doctrina de “fantasía”, donde se presume que el significado de sus denominaciones no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de su marca “Virex” esté estructurada por el prefijo VIR el cual, según sus palabras, evoca la expresión “virus”, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor con solo observarla.

(...).

Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que, como ya se dijo, no generan riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo “Bristol Videx EC” cumple con los requisitos de distintividad y no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial.

Aunado a lo anterior, se advierte que no es dable atender el argumento expuesto por la demandante, en virtud del cual señala que Bristol Myers Squibb Company desarrolló una conducta constitutiva de competencia desleal al registrar el signo Bristol-Videx EC , pues lo cierto es que no aportó pruebas que permitieran corroborar dicha información. De hecho, sobre el particular, debe recordarse que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Rad. 11001032400020030042001, actor: Bristol-Myers Squibb Company, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.